Raymond Chan mostra que uma estratégia aparentemente conveniente para os depositantes é solicitar a patente de uma invenção, mantendo o “melhor modo” de praticar a invenção (best mode) como segredo comercial. Embora a lei de patentes dos EUA exija que o requerente "estabeleça o melhor modo contemplado pelo inventor" no relatório descritivo da patente, o American Invents Act ("AIA") eliminou as ameaças de nulidade da patente pela falha em divulgar o melhor modo. Passado o risco de não ter sua patente concedido o depositante pode estar seguro, após a patente concedida, que sua patente não poderá mais ser anulada por não revelar o best mode. Muitos relatórios descritivos de patente divulgam um ou mais parâmetros reivindicados em faixas progressivamente mais estreitas (e mais preferidas), em que o parâmetro é reivindicado "na faixa de" X a Y ", mais preferencialmente na faixa de" X1 a Y1, e "ainda mais preferencialmente no intervalo de ”X2 a Y2, o último dos quais representa o melhor modo. Uma estratégia, portanto, seria omitir a faixa mais preferida de X2 a Y2 do relatório descritivo da patente mantendo-a sobre segredo de negócios e reivindicar o parâmetro reivindicado no intervalo de X1 a Y1 para cobrir a invenção de modo mais genérico. Mas há o risco de se encontrar no estado da técnica anterior o parâmetro reivindicado dentro do intervalo de X1 a Y1, mas fora do intervalo de X2 a Y2, seja durante o processo do pedido de patente ou durante uma revisão inter partes para contestar a patente resultante. Tendo divulgado apenas a faixa mais ampla de X1 a Y1 no relatório descritivo, não há suporte descritivo (written description) suficiente para a faixa mais estreita de X2 a Y2. O depositante está, portanto, impedido de alterar a reivindicação de patente para estreitar o parâmetro reivindicado para a faixa de "melhor modo" X2 a Y2 e, como resultado, a reivindicação de patente é considerada não patenteável em vista do estado da técnica.[1]
[1] CHAN, Raymond. Don’t Just Hide Your Best Mode and Call It a Trade Secret. 23/08/2021
www.lexology.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário