Em
T1329/04 OJ 2005 um efeito técnico até então desconhecido que fundamente uma
patente de seleção deve estar claramente identificado ou ser de outra forma
plausível diante dos testes mostrados no pedido.[1] Se o
efeito não fosse considerado plausível, os dados pós-publicados não poderiam
ser considerados a única base para a atividade inventiva. T116/18 dizia
respeito à oposição de uma patente concedida com reivindicações independentes
direcionadas à composição de um inseticida compreendendo dois ou mais
compostos. O oponente argumentou que os dados no pedido conforme apresentado
não demonstravam o efeito sinérgico da combinação reivindicada de compostos em
todo o escopo da reivindicação e, portanto, não poderia ser considerado para o
estabelecimento da atividade inventiva em todo o escopo da reivindicação. Em
resposta, o titular da patente argumentou que a eficácia foi corroborada por
uma série de documentos citados que foram publicados após a data de vigência da
patente, e que o efeito poderia, portanto, ser considerado. O Conselho
considerou que, se os dados pós-publicados por si só não puderem ser usados
como prova do efeito técnico, e o efeito técnico não for apoiado pelos dados
dentro do pedido conforme apresentado, o grau de "plausibilidade" que
o especialista teria considerar do aplicativo conforme apresentado torna-se
crítico. Em particular, o Conselho questionou se o teste correto para saber se
os dados pós-publicados podem ser usados como prova do efeito técnico era se
esse efeito técnico deve ser: a) plausível com base nas informações do pedido
conforme apresentado, ou b) pelo menos não implausível (ou seja, sem razão para
duvidar da plausibilidade) com base nas informações do pedido conforme
apresentado.
O
Conselho, portanto, formulou as seguintes perguntas ao Enlarged Boards of Appeal
para o caso de que para o reconhecimento da atividade inventiva o titular da
patente confiar em um efeito técnico e tiver apresentado dados ou outras
evidências para comprovar tal efeito, tais dados ou outras evidências foram
gerados somente após a prioridade ou data de depósito da patente (dados
pós-publicados): 1) Deve uma exceção ao princípio da livre avaliação de
evidências ser aceita, no caso dos dados pós-publicados terem de ser
desconsiderados com o fundamento de que a prova do efeito repousa
exclusivamente sobre esses dados pós-publicados dados ? 2) Se a resposta for
sim (dados pós-publicados devem ser desconsiderados se a prova do efeito
repousar exclusivamente sobre esses dados): os dados pós-publicados podem ser
levados em consideração se com base nas informações do pedido de patente o
especialista na data relevante teria considerado o efeito plausível
(plausibilidade ab initio)? 3) Se a resposta à primeira pergunta for sim (dados
pós-publicados devem ser desconsiderados se a prova do efeito repousar
exclusivamente sobre esses dados): os dados pós-publicados podem ser levados em
consideração se com base nas informações do pedido de patente o pessoa
qualificada na data relevante não teria visto nenhuma razão para considerar o
efeito implausível (implausibilidade ab initio)? O Enlarged Boards of Appeal
deve apresentar sua resposta provavelmente até 2023. [2]
[1] Manual of Patent Practice (MoPP), 2015, p. 103
[2] Potential EPO enlarged board of appeal referral:
post-published data to support inventive step?
D
Young & Co LLP, www.lexology.com 10/08/2021
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