No guia de exame do USPTO publicado em janeiro de 2015 e expedido após a decisão da Suprema Corte em Mayo v. Prometheus é mencionado que uma composição de bebida compreendendo suco de pomelo com adição de conservantes é considerado patenteável pela seção 101 porque se trata de uma combinação de uma substância de ocorrência natural suco de pomelo) com adição de conservantes, o que torna o produto com características “marcadamente diferentes” do produto encontrado na natureza. Segundo Mayo v. Prometheus “a proibição contra a patente de ideias abstratas não pode ser contornada pela tentativa de limitar o uso da fórmula a um ambiente particular ou pela adição de uma atividade pós solução considerada insignificante”. No exemplo do suco com conservante a adição de conservante não foi considerada uma atividade insignificante, mas ao contrário conduziu a um produto marcadamente significante. Um método compreendendo proporcionar um fruto pomelo por outro lado não atende a seção 101 por se constituir “em substância” uma reivindicação de produto relativo ao pomelo per se, tal como encontrado na natureza, e como tal enquadrada na exceção de produto da natureza.[1]
Um segundo exemplo mostra a combinação de três substâncias conhecidas na natureza para juntas formarem um explosivo. Nenhuma das três substâncias isoladamente é explosiva o que só ocorre quando combinadas nas proporções especificadas. A propriedade explosiva da combinação reivindicada é marcadamente diferente das propriedades não explosivas das substâncias isoladamente tal como encontradas na natureza, o que garante sua patenteabilidade. Um ácido de uma planta purificado não é algo marcadamente diferente do que é encontrado na natureza e, portanto, não é patenteável. Uma reivindicação de ácido 5 metil purificado é patenteável pois é uma molécula diferente da encontrada na natureza na medida em que substitui o hidrogênio por um grupo 5 metil e apresenta como característica funcional distinta o crescimento de cabelo enquanto que o produto natural tinha aplicação apenas no tratamento de câncer.
Uma outra reivindicação pleiteia um outro derivado do composto natural obtido pela remoção do grupo hidroxila, porém sem apresentar qualquer diferença funcional do produto natural. Neste caso mesmo havendo apenas a diferença estrutural esta já é suficiente para garantir a patenteabilidade da reivindicação. Uma outra reivindicação trata de composição farmacêutica composta de um núcleo contendo o ácido tal como encontrado na natureza revestido de uma camada envoltória feita de um material polimérico natural. Também neste caso a reivindicação é patenteável pois há nova funcionalidade visto que neste formato a composição pode ser melhor absorvida pelo organismo. Uma composição aquosa compreendendo o ácido tal como encontrado na natureza e um agente solubilizante é patenteável pois o ácido tal como encontrado na natureza não é solúvel em aga de modo que há uma propriedade marcadamente diferente da encontrada na natureza. Da mesma forma um método para tratamento de câncer compreendendo a administração do ácido em uma forma purificada ao paciente também constitui matéria patenteável pois a reivindicação se refere ao processo e não ao produto per se.
Um quarto exemplo reivindica um antibiótico L. Este antibiótico é produzido por uma bactéria e exibe a atividade antibiótica na natureza ao matar outras espécies de bactérias em seu ambiente natural. A reivindicação não é patenteável pois não há diferenças estruturais ou funcionais em relação ao antibiótico encontrado na natureza sendo portanto um produto da natureza. Uma reivindicação para antibiótico L purificado é patenteável. Nesta forma o antibiótico assume uma forma de cristal tetraédrico ao passo que na natureza possui forma hexagonal. A forma purificada portanto não engloba a forma natural e é diferente da encontrada na natureza o que conduz a efeitos diferenciados como por exemplo diferentes meia vidas. Um outro exemplo reivindica um kit para preparação de iogurte de leite de cabra compreendendo Streptococcus thermophilus e Lactobacillus alexandrinnus. A reivindicação não é patenteável pois as duas bactérias ocorrem naturalmente não tendo características marcadamente das encontradas na natureza e no kit as duas bactérias não são misturadas. Uma outra reivindicação para cultura de partida para iogurte compreendendo leite de cabra misturado com Streptococcus thermophilus e Lactobacillus alexandrinnus é patenteável pois quando misturadas as duas bactérias agem para fermentar o leite o que confere características funcionais (menor conteúdo de gordura no iogurte) diferenciadas das bactérias ou do leite tal como encontrado na natureza.
Chester Moore critica a abordagem usada na diretriz de exame como incompatível com as decisões da Suprema Corte ao instruir o examinador a considerar apenas as diferenças estruturais do pedido de patente com os dos produtos encontrados na natureza quando também deveriam ser consideradas as diferenças funcionais. Chester Moore estima que tomando-se em consideração apenas estas diferenças estruturais cerca de 70% das novas entidades químicas aprovadas pelo FDA entre 1981 e 2010 não poderiam ser protegidas por patentes.[2] Chester Moore observa que em Myriad enquanto que uma sequência de nucleotídeos encontrada na natureza não é patenteável meramente pelo fato dela ser isolada. Por outro lado, os ácidos nucleicos tais como o cDNA distintos do DNA do qual é derivado, por não ser um “produto da natureza” é patenteável pela seção 101. Em Chakrabarty a Suprema Corte reconehec a patenteabilildade da bactéria por suas características marcadamente diferentes das encontradas na natureza devido sua capacidade de degradar óleo, ou seja, a decisão não se limita a destacar diferenças estruturais da bactéria mas também suas diferenças funcionais de uso: “um produto do gênio humano tendo diferenciados nome, caráter e uso”[3]. Em Myriad a Suprema Corte confirma que “a bactéria em Chakrabarty eraa nova por suas características marcadamente diferentes de qualquer outra encontrada na natureza devido aos plasmídios adicionais e pela resultante capacidade de degradar o óleo”. Para Chester Moore o fato de se referir as “características” no plural indica que está se referindo as suas características estruturais e funcionais.
Portanto, enquanto em Chakrabarty a estrutura e função são novas, em Myriad o cDNA patenteável apresenta apenas características estruturais novas que justificam sua patenteabilidade. Por outro lado a Suprema Corte em decisão de 1849 em Lawrence v. Allen (48 US 785) conclui que sapatos feitos a partir da colocação de um produto natural, a borracha da Índia, em um molde e depois endurecido constitui um artigo manufaturado patenteável, ou seja, embora estruturalmente a composição deste sapato seja a mesma do produto encontrado na natureza, sua funcionalidade, o uso em um molde confere a patenteabilidade como manufatura. Chester Moore observa que no painel da OMC dos Estados Unidos contra a Argentina (WT/DS171)[4] a Argentina foi obrigada a mudar seu entendimento para garantir a patenteabilidade de microorganismos tal como previsto em TRPs (INPI Resolution 633/2001 Official Gazette, 22 outubro 2001)[5]: “Todo microorganismo que cumpla con los requerimientos de novedad, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial es patentable. Por ejemplo, microorganismos modificados (bacterias, levaduras y células) son patentables. Son patentables porque no son plantas o animales, no son parte del material biológico y genético tal como existe en la naturaliza”. O caso da Argentina, contudo, não confirma o entendimento de Chester Moore pois a disposição citada prevê a patenteabilidade apenas quanto as características estruturais diferentes das encontradas na natureza, não há qualquer referência a características funcionalmente distintas como alega o autor.
[1]
http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/2014-int
erim-guidance-subject-matter-eligibility-0
[2] MOORE, Chester; McBEE,
Susan; FLASCHE, Wolfgang. The USPTO guidance in response to Myriad runs conter
to Supreme Court precedente and the TRIPS Agreement. Journal of Intellectual
Property Law & Practice, 2015, v.10, n.2, p.115-126
[3] His claim is not to a hitherto unknown natural phenomenon, but to a
nonnaturally occurring manufacture or composition of matter __ a product of
human ingenuity ‘having a distinctive name, character [and] use http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2105.html
[4] https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds171_e.htm
[5] http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/69549/norma.htm
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