Federal Court Goes All-In on Claim Construction in Assessing Patentable Subject Matter Markwell Clarizio LLP www.lexology.com 19/11/2025
Dusome v. Canada (2025 FC 1809)
Em 12 de novembro de 2025, o Tribunal Federal do Canadá, sob o juiz Whyte Nowak, decidiu que o Comissário de Patentes cometeu vários erros de direito ao rejeitar um pedido de patente sobre um “Método para Jogar um Jogo de Cartas”. O caso foi devolvido para reexame, seguindo os critérios determinados pelo tribunal.
Essa é a decisão mais recente sobre invenções implementadas por computador, após Benjamin Moore (2023).
O pedido de patente CA2701028 reivindicava um novo método de jogar pôquer; realizável com cartas físicas ou via computador. O Comissário entendeu que: os elementos físicos (cartas, computador) eram essenciais, mas que a “invenção real” era apenas o método de jogo, considerado abstrato e não físico. Com isso, concluiu que: não era uma “arte” no sentido do art. 2 da Lei de Patentes, era abstrata segundo o §27(8), portanto, não patenteável.
Um método de jogar um jogo de cartas que compreende os passos como: (a) permitir que uma pluralidade de jogadores aposte pelo menos uma primeira aposta de buy-in em um primeiro pote e uma segunda aposta buy-in em um segundo pote; (b) distribuir a cada jogador uma mão inicial composta por um número pré-determinado de cartas; (c) cada jogador dividindo sua mão inicial em uma primeira mão e uma segunda mão, sendo a primeira mão composta por um número predeterminado de cartas correspondentes a esse primeiro pote, e a segunda mão com um segundo número predeterminado de cartas correspondentes a esse segundo pote; (d) os jogadores que jogam uma primeira partida de pôquer com a primeira mão, sendo o vencedor dessa primeira partida receber o primeiro pote; (e) os jogadores jogando uma segunda partida de pôquer com a segunda mão, sendo o vencedor dessa segunda partida ganhar a primeira parte desse segundo pote; (f) durante as rodadas de apostas da primeira e segunda partida de pôquer, revelando três ou mais cartas comunitárias para serem usadas por cada jogador nas duas mãos e distribuindo várias cartas de baralho, antes de revelar uma carta comunitária, correspondente ao número de cartas da segunda mão em relação a uma mão de showdown; (g) se um vencedor for declarado no primeiro jogo de pôquer antes que um número prescrito de cartas comunitárias seja exposto ou as rodadas de apostas sejam concluídas, então as cartas comunitárias restantes e as rodadas associadas são transferidas para o segundo jogo de pôquer; 26 (h) se um vencedor for declarado no segundo jogo de pôquer antes de revelar todas as cartas comunitárias, o dealer criará a mão do showdown e revelará quaisquer cartas comunitárias adicionais sem rodadas de apostas associadas (i) depois, após jogar o segundo jogo de pôquer, comparando a mão vencedora do segundo jogo de pôquer com as cartas comunitárias da mão do showdown junto com as cartas comunitárias, e conceder ao segundo jogador vencedor a parte restante do segundo pote se a mão vencedora do segundo jogo de pôquer tiver uma classificação de mão de poker superior à da mão do showdown e onde a parte do segundo pote não vencida pelo vencedor do segundo jogo em uma mão de showdown é alocada para um pote de showdown de um jogo posterior jogado posteriormente.
Erros apontados pelo Tribunal Federal
Erro 1 — Falha na interpretação das reivindicações O Comissário: aplicou o teste formal, mas não interpretou as reivindicações com o olhar de um técnico no assunto. Sem interpretação adequada, toda a análise subsequente ficou comprometida. Esse erro, sozinho, já justificaria reexame.
Erro 2 — Focar na “invenção real” em vez das reivindicações O Comissário: baseou a análise apenas na descrição, ignorou o objeto das reivindicações interpretadas intencionalmente. Isso viola a regra fixada em Amazon (Amazon.com Inc v Canada (Attorney General), 2011 FCA 328) : patenteabilidade depende das reivindicações, não da descrição isolada.
Erro 3 — Remoção indevida dos elementos físicos O Comissário: desconsiderou cartas físicas e computador, reduzindo a invenção a um método abstrato. O Tribunal afirmou que: combinações específicas de elementos conhecidos podem ser patenteáveis, e que a análise não pode remover artificialmente a fisicalidade presente. Também esclareceu que a noção de “invenção real” só é válida: como parte da interpretação das reivindicações, e para aplicar Schlumberger, quando a única contribuição inventiva é um algoritmo. Mas isso não pode substituir a interpretação adequada das reivindicações.
Erro 4 — Aplicação errada do conceito de “arte” O Comissário aplicou a definição ultrapassada de Lawson (Lawson v Commissioner of Patents (1970), 62 CPR 101 (CA EXC) at 109-110), segundo a qual uma arte exigiria alteração física de um objeto. O Tribunal declarou correta a definição: de Shell Oil (Shell Oil Co v Commissioner of Patents, [1982] 2 SCR 536), reafirmada em Progressive Games (Progressive Games, Inc v Canada (Commissioner of Patents) (1999), 177 FTR 241 (FC)) . Ou seja: uma “arte” patenteável não precisa transformar fisicamente um objeto. Não há proibição automática contra patentes envolvendo regras de jogos. O Tribunal também observou que o MOPOP — seção 17.03.09 — está desatualizado em alguns pontos à luz de Amazon.
Conclusão
O Tribunal: anulou a decisão do Comissário, determinou reexame acelerado, com base em: interpretação correta das reivindicações, aplicação fiel dos precedentes Amazon, Shell Oil, Schlumberger (Schlumberger Canada Ltd v Commissioner of Patents, [1982] 1 FC 845 (CA)) e Benjamin Moore (Canada (Attorney General) v Benjamin Moore & Co, 2023 FCA 168). O Procurador-Geral tem 30 dias para recorrer ao Tribunal Federal de Apelações.
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