When Section 101 Goes to Trial: Alice Step Two Decided by Jury Blog Section 101 Holland & Knight LLP www.lexology.com 13/11/2025
As etapas de exame de elegibilidade estabelecidas em Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014) são duas, aplicadas sequencialmente. Elas se tornaram o padrão para analisar se uma invenção é elegível para patente sob 35 U.S.C. § 101. Etapa 1 — Determinar se a reivindicação é “direcionada a” uma categoria não elegível. O tribunal pergunta: A reivindicação é dirigida a uma ideia abstrata, lei da natureza ou fenômeno natural? Se não, a patente é elegível e o exame de eligibilidade termina. Se sim, passa-se ao passo 2. Exemplos de ideias abstratas segundo a jurisprudência: métodos de organização humana, matemática. Etapa 2 — Procurar um “elemento inventivo” (inventive concept) Pergunta-se: A reivindicação, individualmente ou como combinação ordenada, adiciona algo significativamente mais do que a ideia abstrata? Ou seja: inclui uma melhoria tecnológica real? utiliza hardware não genérico? utiliza uma técnica específica nova ou não convencional? Se sim, a reivindicação pode ser elegível mesmo envolvendo uma ideia abstrata. Se não, é inelegível sob §101. Essa segunda etapa frequentemente depende de questões de fato, como estabelecido em Berkheimer v. HP.
Alice Step One: Identificar se a reivindicação é dirigida a matéria não elegível (ideia abstrata, lei da natureza, fenômeno natural).
Alice Step Two: Verificar se há um elemento inventivo que transforme a ideia abstrata em algo significativamente mais — não apenas implementação genérica.
Berkheimer v. HP Inc., 881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018) é uma das decisões mais importantes na jurisprudência de elegibilidade de patentes (§101) após Alice. Ela estabeleceu limites claros sobre quando um tribunal pode invalidar uma patente no passo 2 de Alice. Aqui estão os pontos centrais da decisão:
1. A etapa 2 de Alice contém questões de fato. O Federal Circuit afirmou que: Saber se um elemento ou combinação de elementos é “bem compreendido, rotineiro e convencional” é uma questão de fato. Isso significa que, se o titular da patente apresentar provas concretas de que algo não era convencional, então: o juiz não pode invalidar a patente automaticamente em motion to dismiss, não pode invalidar por summary judgment, e, em alguns casos, deve enviar a questão ao júri.
2. Nem todas as reivindicações de Berkheimer criavam disputa factual. O Federal Circuit analisou várias reivindicações: Algumas eram nitidamente genéricas e puderam ser invalidadas de imediato. Outras levantavam dúvidas factuais sobre se os requisitos técnicos eram convencionais. Por isso, o tribunal dividiu o resultado: Invalidou algumas reivindicações (por serem claramente rotineiras). Reverteu o summary judgment para outras (porque os fatos eram disputados). Esse é um ponto famoso do caso: É possível que algumas reivindicações de uma mesma patente sejam elegíveis, e outras não.
Depois de Berkheimer, ficou claro que: A convencionalidade não pode ser simplesmente assumida pelo réu ou pelo USPTO. É necessário apresentar provas, como: literatura técnica, evidências históricas, testemunhos periciais, materiais da patente (especificação), ou inconsistências na prática da indústria. O USPTO inclusive publicou um memorando — o famoso “Berkheimer Memo” — orientando examinadores a exigir provas documentais antes de rejeitar algo como “convencional”. Berkheimer decidiu que a análise do passo 2 de Alice — se algo é “rotineiro e convencional” — envolve fatos, não apenas direito, e que quando há disputa factual, a patente não pode ser invalidada precocemente.
O Circuito Federal deixou claro que a existência de tal disputa factual impede o julgamento sumário, Berkheimer v. HP Inc., 881 F.3d 1360, 1368 (Fed. Cir. 2018) ("A questão de saber se um elemento de reivindicação ou combinação de elementos é bem compreendida, rotineira e convencional para um artesão habilidoso na área relevante é uma questão de fato."), e os titulares de patentes que se opõem a uma moção da Seção 101 tentarão demonstrar que tal disputa existe.
Em Omnitracs, LLC v. Motive Techs., Inc., 23-cv-05261 (N.D. Cal. 29 de julho de 2024), op. slip p. 7. No segundo passo de Alice, entretanto, o tribunal não conseguiu concluir que a configuração de hardware exigida pelas reivindicações, que especificava um "dispositivo de aquisição de dados" separado do "dispositivo portátil de transferência e exibição de dados sem fio", era genérica e convencional: Embora os componentes individuais do hardware possam ser genéricos (por exemplo, um celular e uma câmera de painel), a Primeira Reclamação Emendada e seus anexos levantam questões factuais sobre se a decisão de dividir a funcionalidade do gravador de eventos do veículo em um receptor a bordo (por exemplo, a câmera de painel) e uma unidade portátil separada (por exemplo, o celular) foi não genérica e não convencional.
Um método para transferência e exibição de dados que compreende: recebendo sem fio, por meio de um módulo de comunicação sem fio de curto alcance, dados do veículo a partir de um dispositivo de aquisição de dados montado dentro do veículo para coletar dados do veículo durante a operação; aceitando entradas de informações do driver de um usuário via interface de usuário e transmitindo as informações do driver para o dispositivo de aquisição de dados, as informações do driver afetando as horas de registros de serviço dos drivers associados ao dispositivo portátil de transferência e exibição de dados sem fio; associando as entradas de informações do motorista aos dados do veículo; gerar um relatório eletrônico resumo do motorista com os dados e informações do veículo associados; enviando o relatório eletrônico resumo do motorista através de um módulo de comunicação sem fio de longo alcance para um dispositivo de rede remoto via uma rede sem fio de longo alcance; processando os dados do veículo, as informações do motorista e as comunicações do motorista em um cartão eletrônico de pontuação do motorista, incluindo uma ou mais classificações alfanuméricas de acordo com uma seleção de motoristas.
O formulário de veredicto pedia ao júri que determinasse o seguinte em relação ao segundo passo de Alice: O [réu] provou, por meio de provas claras e convincentes, que os elementos das seguintes alegações ... Considerados individualmente e como uma combinação ordenada, envolvem apenas atividades que uma pessoa de habilidade comum na área consideraria bem compreendidas, rotineiras e convencionais no momento em que o pedido de patente foi protocolado? O júri respondeu "sim" em relação a cada alegação alegada. Até a data deste post no blog, entretanto, parece que a questão juiz versus júri ainda não foi autorizada pelo Circuito Federal. Até que o Circuito Federal responda à questão do juiz ou júri, os tribunais distritais terão a tarefa de decidir como questões de fato contestadas na segunda etapa de Alice devem ser resolvidas em casos com júri. O detentor da patente no caso Omnitracs recorreu da decisão desfavorável, então, dependendo em parte das questões levantadas pelo titular, o Circuito Federal pode tratar da questão nesse caso.
A diferença entre júri e juiz na decisão de uma questão factual no Alice Step Two tem consequências práticas enormes, tanto estratégicas quanto processuais. Se o júri decide (veredicto especial): O tribunal de apelação só pode reverter se não houver “evidência substancial” sustentando o veredito. É um padrão altamente deferente. Na prática: é muito difícil reverter. Se o juiz decide (bench trial ou JMOL): O tribunal de apelação pode revisar quase de novo (“de novo review”). Muito mais fácil de reverter. Conclusão: para o réu, é muito melhor que o júri decida. Para o titular da patente, é melhor que o juiz decida. Em Alice Step Two, o réu deve provar que os elementos são: “bem compreendidos, rotineiros e convencionais” por provas claras e convincentes (quando decisão é do júri). Se o juiz decide sozinho, ele tende a aplicar esse padrão de forma mais estrita. Com júri: A interpretação do padrão pode ser mais flexível. Basta que o júri “acredite” que era convencional.
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