Atividade Inventiva e o PSA na UPC

The UPC and the Inventive Step - Problem Solution Approach (PSA) or Holistic Approach? www.lexology.com 06/11/2025 Elvira Bertram 

Embora a avaliação da atividade inventiva pelas divisões da UPC parecesse depender cada vez mais dos princípios da abordagem de solução de problemas do IEP, o Central Division Paris (frequentemente abreviada como “CD Paris”) refere-se à Secção Central com sede em Paris da UPC optou agora por uma abordagem mais holística/mais ampla em sua decisão Meril v Edwards em 20. Outubro de 2025 (UPC_CFI_189/2024).

A UPC foi criada pelo Agreement on a Unified Patent Court (UPCA) para tratar de litígios relativos a patentes europeias (e patentes unitárias) entre os Estados-Membros participantes. Um dos “divisions” de primeira instância da UPC é a “Central Division”. A Central Division tem três secções ou “seats”: em Paris, em Munique e em Milão, cada uma com competências técnicas diferentes. Segundo o guia da prática: A Paris “seat” trata os casos relativos às classes IPC B (Performing operations; transporting), D (Textiles; paper), E (Fixed constructions), G (Physics), H (Electricity). Mais recentemente, com o estabelecimento da secção em Milan e a redistribuição, a Paris passou também a ter competência para alguns casos de IPC A (Human necessities) e de IPC C (Chemistry; metallurgy) quando envolvem SPCs (certificados suplementares de proteção). Um resumo claro:Paris: Classes B, D, E, G, H.Paris também para casos de A ou C com SPCs. Milan: A (sem SPCs) Munich: C (sem SPCs), F.

Em uma primeira decisão – Sanofi v Amgen (UPC_CFI_1/2023, 16. Julho de 2024) – o CD Munique tendeu a uma abordagem mais holística (afirmando ao mesmo tempo que a avaliação da etapa inventiva partiu de um ponto de partida realista do estado da técnica), seguindo em vários aspectos os primeiros pensamentos do CoA em Nanostring v 10x Genomics (UPC_CoA_335/2023, decisão de 26. fevereiro de 2026), que não estabeleceu diretrizes sobre a avaliação da atividade inventiva.

Em sua decisão NJOY v. Juul de 5. Novembro de 2024 (UPC_CFI_315/2023), o CD Paris aplicou vários elementos do PSA, como a interpretação do problema comparando a invenção e as reivindicações com o estado da técnica, tendo deixado claro no entanto antes na sua decisão Meril v. Edwards Life Sciences de 19. julho de 2024 (UPC_CFI_255/2023) que o PSA não foi explicitamente decidido no EPC e, portanto, não era obrigatório.

Embora as Divisões até agora escolham livremente elementos do PSA e combinem-no com outras avaliações, dependendo do caso único, o LD Munique adotou uma visão bastante clara a favor do alinhamento com a jurisprudência do EPO e do aumento da segurança jurídica em 4. Abril de 2025, declarando (Meril v. Edwards Life Sciences, UPC_CFI_501/2023): "Para avaliar se uma invenção deve ser considerada óbvia tendo em conta o estado da técnica, a abordagem de solução de problemas desenvolvida pelo Instituto Europeu de Patentes deve ser aplicada principalmente como um instrumento, na medida do possível, para reforçar a segurança jurídica e alinhar ainda mais a jurisprudência do Tribunal Unificado de Patentes com a jurisprudência do Instituto Europeu de Patentes e dos Conselhos de Apelação".

A mais recente decisão de primeira instância da UPC do CD Paris – optando claramente por uma abordagem holística na avaliação da "não obviedade"No entanto, em sua decisão mais recente de 20. Outubro de 2025 (UPC_CFI_189/2024), a CD Paris optou por uma abordagem holística na avaliação da actividade inventiva, depois de ter identificado o problema subjacente à luz da especificação da patente.

O CD Paris resumiu ainda os passos a serem dados na avaliação da atividade inventiva, referindo-se também à jurisprudência da UPC até agora, da seguinte forma:

Identificação do problema objetivo subjacente à invenção reivindicada, que deve ser realizada à luz da especificação da patente (UPC_CoA 382/2024, decisão de 20. abril de 2025), de forma abstrata e neutra.

Identificação do estado da técnica no momento da invenção reivindicada, representado por um ou mais pontos de partida realistas (CD Munique, UCP_CFI_252/2023, decisão de 17.outubro de 2024), deixados à iniciativa das partes (o Tribunal não pode adquirir provas relevantes do estado da técnica com base em iniciativa própria); pontos de partida realistas geralmente são aqueles documentos que revelam as principais características relevantes como a patente contestada e, portanto, constituíram a base para o desenvolvimento da ideia inventiva ou que abordam o mesmo problema subjacente ou semelhante (CD Paris, UPC_CFI_311/2023, decisão de 21.janeiro de 2024).

Avaliação, se teria sido óbvio para a pessoa qualificada chegar à solução alegada tendo em vista o problema subjacente e um ou mais pontos de partida (CD Paris, UPC_CFI_307/2023, decisão de 29. Novembro de 2024), adotando uma abordagem "holística", não focando em características distintivas, mas considerando a invenção como um todo.