A exigência de atividade
inventiva é aplicada inicialmente em Waterous v. Bishop (1870). Em Ball v.
Crompton (1887) a Corte conclui: “não há
como escapar da conclusão de que o uso de um fio em forma espiral era somente
um equivalente mecânico da mola feita de borracha na patente, que não possui
consequentemente qualquer elemento de uma invenção”.[1] Em
Crosley Radio v. CGE (1936) a Corte declinou em empregar o termo “obvious” preferindo se referir a “grau de engenhosidade” "a degree of ingenuity”. Em Lighting
Fasteer v. Colonial Fastener (1932) a Corte conclui: “cada aperfeiçoamento trivial não é uma invenção e o interesse público
não deve ser embaraçado por patentes a cada pequeno aperfeiçoamento. Muitas
vezes é dito que é importante encorajar invenções devido a sua influência no
comércio e manufatura, porém é igualmente importante que fabricantes ou
comerciantes, ou o público em geral, não sejam impedidos de agir pela concessão
de patentes onde não existe o exercício de qualquer faculdade inventiva”.[2] Em
Beloit Canada v. Valmet em 1986 a Corte canadense interpreta o técnico no
assunto como “especializado na técnica,
mas não tendo nenhuma centelha de inventividade ou imaginação; um protótipo de
dedução e destreza, totalmente destituído de intuição; um triunfo do hemisfério
esquerdo sobre o direito[3] [...] a questão a ser respondida é se esta
criatura mística [o técnico no assunto] à luz do estado da técnica e do
conhecimento geral comum na data da invenção chegaria de forma direta e sem
dificuldade à solução ensinada na patente. É um teste bastante difícil de ser
satisfeito”[4].
Segundo o guia de exame do Canadá
de setembro de 2015 (página 15-2) “o
teste de obviedade (seção 28.3 do Patent Act) é essencialmente se um técnico no
assunto não imaginativo seria levado, à luz do conhecimento do estado da
técnica e do conhecimento geral comum, diretamente e sem dificuldade à invenção
reivindicada [...] As Cortes tem considerado como óbvios: meramente substituir
um material superior por outro inferior na fabricação de uma ou mais partes de
uma máquina ou manufatura, (ii) meramente mudar o tamanho e dimensões de um
objeto, (iii) omitir uma ou mais partes de uma máquina ou manufatura com a
correspondente omissão da função, exceto se tal omissão causa um novo modo de
operação das partes residuais, (iv) mudar o processo, máquina, manufatura ou composição
da matéria pela substituição por um equivalente para qualquer uma de suas
partes, exceto se esta nova parte não somente executa a função da parte
substituída mas também executa outra função, por outro modo de operação ou
desenvolve novos usos e propriedades de um artigo formado, (v) meramente usar
um processo antigo, máquina ou manufatura para um propósito novo, mas análogo,
(vi) mudar a forma ou proporções de uma máquina ou manufatura, a menos que
resulte um novo modo de operação ou função, (vii) produzir um artigo que difere
de um artigo antigo somente por casa da excelência e habilidade de seu artesão,
(viii) duplicar uma ou mais partes de uma máquina ou manufatura exceto se esta
duplicação provoca um novo modo de operação ou produz um novo resultado
unitário, (ix) combinar dispositivos antigos em uma nova máquina ou manufatura,
sem produzir um novo modo de operação”.
Em Apotex Inc v Sanofi-Synthelabo
Canada Inc (2008 SCC 61) a Suprema Corte estabeleceu um teste em quatro etapas
para a determinação de não obviedade. Em primeiro lugar a noção de pessoa
técnica no assunto e o conhecimento geral comum relevante devem ser
identificados. Em segundo lugar o conceito inventivo da reivindicação deve ser
determinado ou construído. Em terceiro lugar as diferenças, se existirem, entre
o estado da técnica e o conceito inventivo da reivindicação tal como
interpretada deve ser identificado. Em quarto lugar a Corte deve considerar se,
visto de um modo que não considere o conhecimento da alegada invenção tal como
reivindicada, se estas diferenças constituem etapas que seriam consideradas
óbvias pelo técnico no assunto ou se isto exigiria algum grau de inventividade.
É nesta última etapa que o conceito de “óbvio
de se tentar” surge, ou seja, quando há evidências para convencer o juiz
que no balanço das probabilidades seria mais ou menos evidente tentar para se
chegar na solução reivindicada. A mera possibilidade de se chegar na solução
não é suficiente. [5]
Este entendimento foi confirmado em Eli Lilly Canada v. Mylan Pharmaceuticals
2015 FCA 286.[6]
[1] BOCHNOVIC, John. The
inventive step: its evolution in Canada, the United Kingdom and the United
States, IIC Studies, Basel:Verlag Chemie, 1982, p.29
[3] BARTON, John.
Non-obviousness (draft), agosto 2001, p. 6
http://eml.berkeley.edu/~bhhall/ipconf/Barton901.pdf
[4] MONOTTI, Ann. Divergent
approaches in defining the appropriate level of inventiveness in patent law,
2012, p.23 http://ssrn.com/abstract=2052695
[6]
http://decisions.fct-cf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/127120/index.do
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