Atividade inventiva na Inglaterra

O estatuto de Veneza de 1474 se refere aos conceitos de utilidade, novidade e engenhosidade (nuovo et ingegnoso artificio)[1] para concessão de uma patente. Para Giulio Mandich esta passagem deve ser interpretada como uma referência ao mérito inventivo no sentido de que a invenção não deve ser trivial. [2] Karl Beier, contudo, discorda deste entendimento, e interpreta a referência ao mérito inventivo como um elemento adicional ao que já atenderia as condições de patenteabilidade, uma vez que observando-se as patentes concedidas em Veneza nos séculos XV a XVII somente em raros casos de faz referência à originalidade da invenção, ao passo que os conceitos de novidade e utilidade são enfatizados. Tais conceitos, exceto pelo de atividade inventiva, serão incorporados no Estatuto dos Monopólios da Inglaterra em 1624. Para John Duffy a não incorporação do conceito de atividade inventiva foi o resultado de décadas de abuso do sistema de patentes inglês. O objetivo primordial do Estatuto dos Monopólios foi o de suprimir tais abusos, de modo que a exigência de um mínimo de inventividade deixou de ser o foco neste momento.[3] O Estatuto dos Monopólios de 1624 exigia novidade das invenções para concessão de uma patente, porém, não incluía o critério de atividade inventiva, que só foi formalmente incorporado na legislação três séculos depois. A lei de patentes de 1932[4] seguindo recomendações do Sargant Committee[5] estabelecia a falta de atividade inventiva como fundamento para anulação de uma patente.

John Bochnovic aponta uma imprecisão terminológica uma vez que a seção VI do Estatuto dos Monopólios se refere ao primeiro inventor[6] de modo que nas decisões que se seguiram o termo invention ora era usado para significar a atividade inventiva ora para significar o próprio objeto de proteção[7]. As dificuldades burocráticas e o custo para aquisição de uma patente já constituíam impedimentos por si só suficientes tornando desnecessária a existência de um critério substantivo de concessão adicional ao de novidade.[8] Nesse período, as Cortes inglesas, contudo, já vinham adotando a exigência de atividade inventiva alargando o conceito de novidade. Edward Coke em comentário ao Estatuto dos Monopólios em 1641 menciona uma decisão dos tribunais publicada em 1600 sobre o indeferimento de uma patente de tratamento de minérios concedidas a Bircot em que se observa que um aperfeiçoamento em tecnologia conhecida de modo a torná-la mais vantajosa não constitui matéria que possa ser patenteada. Tal adição seria como “acrescentar um botão novo a um casaco velho. É muito mais fácil acrescentar do que inventar (invent)”. Frank Prager chama a atenção para o uso do termo “invent” em seu sentido moderno, ou seja, incorporando o conceito de algo novo e inventivo.[9]

Também na Alemanha um julgamento de uma patente em Ausgburg em 1601 rejeitou a possibilidade de patente para um órgão inventado pelo músico Hans Hassler por ser um aperfeiçoamento de um instrumento já existente: “sempre será muito fácil acrescentar alguma coisa a um objeto previamente inventado e desta forma aperfeiçoá-lo ao invés de inventar algo novo pela primeira vez”.[10] Em 1711 em Mitchell v. Reynolds a Corte inglesa observa que uma patente não deve ser concedida para nada além do que uma “recompensa razoável para genialidade e indústria incomum”.[11] Esta abordagem de e rejeitar patentes para aperfeiçoamentos começou a ser desfeita apenas com Morris v. Bransom (1776)[12]. Segundo Lord Mansfield: “se a objeção à uma patente pelo fato desta ser meramente uma adição a uma máquina antiga fosse prevalecer, tal objeção significaria repelir quase todas as patentes já concedidas”.

Thomas Webster em livro escrito em 1841 conclui: “qualquer mudança, embora pequena, se conduzir a um resultado benéfico nas artes e manufaturas, é suficiente para suportar uma patente”.[13] Em Crane v. Price de 1842 o juiz Tindal se refere a necessidade de um critério adicional ao de novidade ao exigir da patente uma “quality or degree of invention”. Segundo a Corte: “se o resultado produzido pela combinação de coisas conhecidas for um novo artigo, ou um artigo melhor, ou um artigo mais barato ao público, do que aquele produzido pelo método antigo, tal combinação é uma invenção [...] e pode ser patenteada”. Segundo o juiz: “para a invenção ser considerada nova e útil ao público não é relevante se ele seja o resultado de longos experimentos e profunda pesquisa ou se resultado de um súbito e sortudo pensamento, ou mera descoberta acidental”[14]. Em Harwood v. Great Northern Ry (1864) a patente foi negada por falta de novidade ainda que houvesse uma diferença não substantiva com o estado da técnica. Em White v. Toms (1868) a patente igualmente foi negada por falta de atividade inventiva. Em American Braided Wire v. Thompson (1889) a questão sobre obviedade também foi discutida, em que Lord Herschell pela primeira vez utiliza o termo “obvious” ao discutir o conceito de atividade inventiva[15]. Em Blakey v. Latham (1889) a Corte conclui que uma invenção não é dita nova simplesmente porque nunca foi vista antes: “para ser nova no sentido conferido em patentes, é necessário que a novidade deve mostrar alguma invenção”. Em Willians v. Nye (1890) a Corte considerou como não sendo inventiva a combinação de uma máquina conhecida de moer carne com uma máquina conhecida de enchimento de salsichas unidas numa única máquina[16]. Em Vickers Sons & Co. v. Siddell (1890) a Corte novamente utiliza-se do termo “obvious”[17] ao discorrer sobre uma invenção considerada simples, porém inventiva: “a experiência tem mostrado que não poucas invenções, algumas das quais revolucionaram a indústria neste país, foram de um caráter tão simples que uma vez que tenham sido conhecidas era difícil de acreditar como tal ideia demorou tanto tempo para ser apresentada, ou não acreditar que tal ideia deveria ter sido óbvia para qualquer um”. [18] Em Elias v. Grovesend (1890) Lord Justice Lindley conclui que “eu penso que a tendência agora é evitar que sejam concedidas patentes para coisas triviais que não mereçam a recompensa de um monopólio, e que não possuem importância suficiente para justificar uma terrível restrição sobre o público em geral de não utilizar-se tal método óbvio”[19].

Em Sharp & Dohme v. Boots Pure Drug (1928) Lord Diplock confirmou entendimento de que aquilo que pode ser realizado pelo perito na técnica dentro de sua rotina de trabalho não pode ser objeto de patente, o que ficou conhecido como “Cripps question”[20], diante da pergunta colocada por Stafford Cripps um dos advogados do réu: “seria óbvio para todos os propósitos práticos para um químico especialista no conhecimento de química na data da patente, que consiste na literatura disponível e no conhecimento geral de química que chegaria na invenção ?”. [21] Em British Celanese v. Courtalds [1935] 52 RPC 171 a Corte concluiu que a mera disposição de dois elementos lado a lado de modo que cada qual desempenhe sua função de forma independente não constituía uma invenção patenteável, por outro lado quando, há uma inter-relação entre tais elementos que produza um resultado aperfeiçoado ou novo haverá uma invenção patenteável.[22] O Patents Act de 1949 não possui qualquer referência direta a atividade inventiva.[23] O Patents Act de 1977 estabelece no artigo 3° o critério de atividade inventiva como aquilo que não é óbvio para o técnico no assunto (person skilled in the art).[24]

Em Windsurfing Int. v. Tabur Marine [1985] RPC 59 (CA) a Corte de Apelações identificou quatro etapas na avaliação de obviedade: 1) identificar a essência da invenção embutida na patente (deve-se buscar a essência da reivindicação – core, kernel or essence of the invention), 2) fornecer como informação de partida a um destinatário habilitado porém não imaginativo (normally skilled but unimaginative addressee) sobre o conhecimento comum do estado da técnica na data de prioridade do pedido, 3) identificar as diferenças, se houver, entre a matéria conhecida e a alegada invenção, 4) decidir se estas diferenças, vistas sem o conhecimento da alegada invenção, constituem etapas que teriam sido óbvias ao técnico no assunto ou se estas exigiriam qualquer grau de invenção.[25] Para Lisa Almgren o valor do teste não é propriamente alterar a subjetividade da questão decisiva sobre inventividade, mas o de ser uma abordagem estruturada para decisão.[26]

O teste em Windsurfing, contudo, foi alvo de críticas. Em Biogen v. Medeva[1997] RPC 1 (HL) Lord Hoffmann conclui: “uma afirmação adequada do conceito inventivo [etapa 1 do teste] necessita incluir alguma referência expressa ou implícita ao problema a qual a invenção busca superar”. Em Pozzoli SPA v BDMO SA [2007] EWCA Civ 588, o teste foi reformulado procurando dar menos ênfase a determinação do “conceito inventivo”, ao invés disso, concentrando o foco na invenção reivindicada[27]. As etapas do teste em Pozzoli compreendem: (1)(a) identificar a noção de técnico no assunto, (1)(b) identificar o conhecimento geral comum relevante (common general knowledge) desta pessoa; (2) identificar a essência da invenção da reivindicação, ou, caso não seja possível de forma direta, elabore uma; (3) identificar as diferenças, se houver, entre a matéria citada e a alegada invenção; (4) decidir se estas diferenças, vistas sem o conhecimento da alegada invenção, constituem etapas que teriam sido óbvias ao técnico no assunto ou se estas exigiriam qualquer grau de invenção[28].

Em KCI Licensing Inc & Ors v Smith & Nephew Plc & Ors [2010] EWHC 1487 a Corte identificou uma situação em que uma informação que não é revelada por um documento do estado da técnica e nem faz parte do common general knowledge pode ser usada para análise de atividade inventiva se provado que o técnico no assunto diante de tal problema seria levado a buscar tal aspecto na literatura como um procedimento de rotina: “por exemplo, se o problema é o de como formular uma substância farmacêutica para administração ao paciente pode-se assumir que o formulador experiente iria, por questões de rotina, iniciar em avaliar as propriedades químicas e físicas da substância com base na literatura ou por meios de testes de rotina. Desta forma, é legítimo usar esta informação para avaliar a atividade inventiva, uma vez que é óbvio que o técnico no assunto obteria esta informação e não porque esta informação faça parte do conhecimento geral comum”.[29] Em Brugger v Medic-Aid Ltd [1996] RPC 635 o juiz conclui que uma rota óbvia de ser tentada não é considerada inventiva ainda que existam várias rotas a serem testadas.[30] Em Johns-Manville Corporations Patent, [1967] RPC 479 uma patente referente ao uso de agentes de floculação na fabricação de amianto foi considerada não inventiva uma vez que o mesmo agente era encontrado em processos de filtragem similares na indústria de papel e de mineração, sendo considerado óbvio de se tentar o mesmo agente na indústria de amianto com razoável expectativa de sucesso. Em Cingapura o guia de exame de 2016, baseado na decisão inglesa em Datacard Corp. v Eagle Technologies Ltd [2011] RPC 17 destaca (item 4.29) que o conceito inventivo usado na análise atividade inventiva pode ser mais amplo que o reivindicado. Se o depositante reivindica sua invenção de forma ampla, o conceito inventivo usado na análise de atividade inventiva deve ser ao menos equivalente a esta mesma amplitude.

O teste em Windsurfing/Pozzoli não destaca o problema técnico sendo resolvido. Em Lalvani et al’s Patent BLO/220/13 o escritório inglês de patentes considerou que embora o problem solution approach da EPO seja persuasivo, a abordagem a ser usada na avaliação da atividade inventiva é a prevista em Windsurfing/Pozzoli. Paul Cole observa que o Patent Act de 1977 não faz qualquer referência ao problema técnico o que revela uma resistência das Cortes inglesas em adotar a abordagem problema solução da EPO. Em Symbian v. Comptroller [2008] EWCA (Civ) 1066 reconhece como válidas os critérios propostos em Windsurfing e atualizados em Pozzoli, contudo, estas “embora úteis, não devem necessariamente ser seguidos cegamente pelas Cortes”.[31] Lisa Almgren argumenta que as Cortes inglesas tendem a analisar a atividade inventiva como uma questão de fato enquanto a EPO tende a fazer uma avaliação tendo em vista aspectos legais ao defender o critério PSA demonstrando relutância em aceitar critérios circunstanciais como sucesso comercial e necessidade de longa data não atendida. Para Lisa Almgren a adoção do PSA pela Inglaterra traria maior segurança jurídica às decisões em relação ao critério adotados pelas cortes inglesas. Em Biogen v. Medeva [1997] RPC 1 a Corte se aproxima da adoção do critério PSA[32]. Uma consulta pública realizada em 2006 conclui que não havia necessidade em um futuro imediato de se promover qualquer mudança na lei no que diz respeito à análise de atividade inventiva, muito embora a pesquisa tenha detectado problemas na consistência da aplicação do critério entre diferentes áreas tecnológicas.[33]

---

[1] BEIER, Karl. The inventive step in its historical development, 1986, IIC, v.17, n.3, p.302

[2] MANDICH, Giulio. Le privative industriali Veneziane, Rivista di Diritto Comerciale, 1936, 1450-1550, p.511-518 cf. STENGER, Jean Pierre. La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain. Collection Hermes, Ed. Cujas: Paris, 1965, p.8; PIERCE, Scott. Common Sense: Treating Statutory Non-Obviousness as a Novelty Issue, Santa Clara Computer and High Technology Law Journal, v. 25, p. 551, 2009

[3] DUFFY, John. Inventing Invention: A Case Study of Legal Innovation. Texas Law Review, v.1, n.4, 2007, p.17, 21

[4] BEIER, Karl. The inventive step in its historical development, 1986, IIC, v.17, n.3, p.301-323; GRATWICK, S. Having regard to what was known and used, 1972, v.88, LQR, 341; BOCHNOVIC, J. The inventive step: its evolution in Canada, the United Kingdom and the United States, Munich, Max Plank, 1982; WILKINSON, M. Patents: nventive step, collocation, validity and infringment, 2005, v.27 EIPR, p.47-50; COLE, Paul. KSR and standards of inventive step: a european view, the John Marshall Review of Intellectual Property Law, 2008, http://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1173&context=ripl

[5] MONOTTI, Ann. Divergent approaches in defining the appropriate level of inventiveness in patent law, 2012, p.4, http://ssrn.com/abstract=2052695

[6] shall not extend to any letters patents (b) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm (c) to the true and first inventor (d) and inventors of such manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use (e), so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient (f): the same fourteen years to be acccounted from the date of the first letters patents or grant of such privilege hereafter to be made, but that the same shall be of such force as they should be if this act had never been made, and of none other (g). https://en.wikipedia.org/wiki/Statute_of_Monopolies

[7] BOCHNOVIC, John. The inventive step: its evolution in Canada, the United Kingdom and the United States, IIC Studies, Basel:Verlag Chemie, 1982, p.13, 18, 27, 30

[8] DUFFY, John, Invention invention: a case study of legal innovation, Texas Law Review, v.86, n.1, 2007, p. 24 https://www.utexas.edu/law/conferences/ip/DuffyPaper.pdf cf. Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes: Vigésima segunda sesión, Genebra, 2015 Study on inventive, p.3 step http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=35591

[9] CARVALHO, Nuno. A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas: passado, presente e futuro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 306; PRAGER, Frank. Standards of Patentable Invention from 1474 to 1952, The University of Chicago Law Review, v. 20, n. 1 (Autumn, 1952), p.72

[10] BEIER, Karl. The inventive step in its historical development, 1986, IIC, v.17, n.3, p.303

[11] BEIER,op.cit.p.310

[12] PRAGER, Frank. Standards of patentable invention from 1474 to 1952. University of Chicago Law Review, v.20, n.1, 1952, p.72

[13] DUFFY, John. Inventing Invention: A Case Study of Legal Innovation. Texas Law Review, v.1, n.4, 2007, p. 37

[14] BEIER, Karl. The inventive step in its historical development, 1986, IIC, v.17, n.3, p.311

[15] BOCHNOVIC, John. op.cit., p.16; DUFFY, John. Inventing Invention: A Case Study of Legal Innovation. Texas Law Review, v.1, n.4, 2007, p. 26; THOMAS, John, et al. Panel 1: KSR V. TELEFLEX: The Nonobviousness Requirement of Patentability, Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 2007, p.880

[16] ALMGREN, Lisa. Inventive step. Master thesis in comparative law, Faculty of Law, University of Lund, London, 2000, p.34; BOCHNOVIC, John. The inventive step: its evolution in Canada, the United Kingdom and the United States, IIC Studies, Basel:Verlag Chemie, 1982, p.76

[17] ALMGREN, Lisa. Inventive step. Master thesis in comparative law, Faculty of Law, University of Lund, London, 2000, p.18

[18] BEIER, Karl. The inventive step in its historical development, 1986, IIC, v.17, n.3, p.311

[19] BOCHNOVIC, John. op.cit, p.17

[20] BOCHNOVIC, John. op.cit. p. 21, 60

[21] https://en.wikipedia.org/wiki/Cripps_question

[22] ALMGREN, Lisa. Inventive step. Master thesis in comparative law, Faculty of Law, University of Lund, London, 2000, p.35; COLE, Paul. KSR and standards of inventive step: a european view, the John Marshall Review of Intellectual Property Law, 2008, p. 31

[23] http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1949/87/pdfs/ukpga_19490087_en.pdf

[24] http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37/contents

[25] GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.63; Manual of Patent Practice (MoPP), 2015, p. 80 https://www.gov.uk/government/publications/patents-manual-of-patent-practice

[26] ALMGREN, Lisa. Inventive step. Master thesis in comparative law, Faculty of Law, University of Lund, London, 2000, p.23

[27] MONOTTI, Ann. Divergent approaches in defining the appropriate level of inventiveness in patent law, 2012, p.10 http://ssrn.com/abstract=2052695

[28] https://en.wikipedia.org/wiki/Inventive_step_and_non-obviousness

[29] Manual of Patent Practice (MoPP), 2015, p. 87

[30] Manual of Patent Practice (MoPP), 2015, p. 101

[31] COLE, Paul. KSR and standards of inventive step: a european view, the John Marshall Review of Intellectual Property Law, 2008, p.24 http://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1173&context=ripl

[32] ALMGREN, Lisa. Inventive step. Master thesis in comparative law, Faculty of Law, University of Lund, London, 2000, p.68

[33] MONOTTI, Ann. Divergent approaches in defining the appropriate level of inventiveness in patent law, 2012, p.25 http://ssrn.com/abstract=2052695 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140603093549/http://www.ipo.gov.uk/response-inventive.pdf