Mark Lemley observa que embora a lei de 1952 tenha
permitido reivindicações funcionais, a mesma restringe em muito o escopo de
tais patentes aos meios específicos listados no relatório e seus equivalentes,
e, portanto, não alcançam o escopo de proteção que se buscava na década de 1940
em Halliburton. Mark Lemley conclui que a redação da seção 112(f) embora
tentando restaurar as reivindicações funcionais o fez de forma pouco atrativa,
de modo que o requerente busca evitar o enqudramento de sua reivindicação na
seção 112(f): “ao acrescentar um termo –
computador, ao invés de meios para calcular - que é não somente necessário para
qualquer implementação possível de uma patente de software mas também tão
amplo, de modo a implicar em nenhuma limitação no escopo de sua reivindicação,
tal situação [aceita pelas Cortes] escapa ao propósito da seção 112(f)” .
Mark Lemley cita como exemplo uma reivindicação do tipo meios mais funções que
pleiteia meios de processamento de dados, e que no relatório descritivo citam
como meio um iPad. Neste caso o escopo da patente se restringiria aos
equivalentes de um iPad, o que possivelmente incluiria um computador mas que
talvez não incluísse uma calculadora, ábaco, papel e caneta ou mesmo o cérebro
humano, uma vez que as Cortes tendem a não ter uma interpretação ampla da
doutrina de equivalentes.[1]
Com isto os requerentes tendem a evitar redigir suas patentes na forma de meios
mais funções como meio de evitar uma restrição considerada indevida de seu
escopo. Em Chicago Board Options Exchange, Inc. v. International Securities
Exchange, LLC (Fed. Cir. 2012) a Corte entendeu que a referência na
reivindicação a “meios de memória de sistema para armazenamento de parâmetros de
alocação” trata de uma especificaão do tipo meios mais funções previstos pela
seção 112(f) no entanto neste caso os tais meios de memória de sistema
tratam-se meramente de memória de sistema de modo que não seria necessário
definir qualquer estrutura definida e específica. [2]
Denis Crouch estima que o percentual de pedidos que
utilizam tais reivindicações (com a presença do termo “meios para”) tem
declinado gradualmente de 24% em 2001 para cerca de 7% em 2013[3],
assim ao invés de “meios para prender” os requerentes preferem utilizar
“prendedor” como forma de escapar as restrições da seção 112(f) assim como o
risco de ter sua patente invalidada por indefinição dos meios utilizados para
alcançar tal funcionalidade. Joseph Root destaca que uma boa técnica de redação
de uma reivindicação é se referir diretamente a “meios para” como forma de
manifestar claramente a intenção de escrever uma reivindicação do tipo meios
mais funções. Sempre que uma estrutura for incluída na reivindicação de forma
suficiente para execução da função descrita, a mesma já não será interpretada
como uma reivindicação de meios mais funções e desta forma já não pode se
enquadrar no 35 US 112 § 6º . Joseph Root recomenda que é importante que ao
menos uma estrutura para executar a função definida na reivindicação deve ser
descrita no relatório, ainda que de forma sucinta, de modo a atender o critério
de suficiência descritiva (enablement).
[1] ALLISON,
John; LEMLEY, Mark. The (unnoticed) demise of the doctrine of equivalents, 59,
Stanford Law Review, 955, 2007
[2] RANTANEN, Jason. Judge
Wallach and Claim Construction, 9/05/2012 http://patentlyo.com/patent/2012/05/judge-wallachs-approach-to-claim-construction.html
[3]
http://patentlyo.com/patent/2013/01/means-plus-function-claiming.html
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