Suficiência descritiva da anterioridade

Nos Estados Unidos, Albert Walker observa que “a novidade não é negada por qualquer patente anterior ou publicação impressa, exceto se a informação contida nestes documentos seja suficiente e precisa o suficiente para possibilitar uma pessoa técnica no assunto a qual este documento se refere, em executar o processo ou fabricar a coisa abrangida pela patente a ser procurada em ser antecipada [...] uma diferença que consista numa mera omissão de algo que um mecânico especializado supriria, não é fatal para antecipação. A frase ‘mecânico especialista’ neste caso não inclui os mecânicos que são especializados somente nos métodos de imitação servil. Ela se refere somente aos mecânicos que sabem como variar a forma  sem variar a substância, e  que, ao construir uma máquina ou manufatura, a partir de uma descrição escrita, ou a partir dos desenhos de uma patente, podem prontamente e livremente, alterar proporções e modificar detalhes de modo a adaptar  as restrição a um uso em particular”.[1] Janice Mueller destaca que um documento citado como anterioridade (prior art) deve apresentar suficiência descritiva (enablement), ou seja ter descrição técnica suficiente para que um técnico no assunto possa realizar a característica descrita na anterioridade, sem experimentação indevida, para que esta possa ser considerada relevante no exame da invenção em análise. Em Cephalon Inc. v. Watson Pharms[2] a Corte entendeu que uma referência ao estado da técnica não poderá antecipar uma reivindicação se tal anterioridade não for descrita de forma suficiente para sua implementação (a prior art reference cannot anticipate a claimed invention if the allegedly anticipatory disclosures cited as prior art are not enabled).

Nos Estados Unidos o 35 USC § 102(a) exige que para uma anterioridade ser considerada válida é necessário que a invenção tenha sido conhecida ou utilizada (known or used) por terceiros, ou seja, as Cortes tem interpretado este “conhecimento” como algo que tenha sido disponibilizada ao público. Em Gayler v. Wildder 51 US 477 (1850) a Suprema Corte analisou uma patente que tratava de um cofre resistente ao fogo cuja invenção residia no material disposto na parte interna do cofre, de forma que tal característica não era visível em sua aparência externa. A Suprema Corte entendeu que a mera disponibilização do cofre no comércio não configura neste caso uma disponibilização acessível ao público da invenção exigida pelo USC § 102(a) e portanto, não poderia ser usado como anterioridade.[3]

O Federal Circuit em decisão de 2015 em In re Morsa entendeu que a anterioridade apresentada presumia que a invenção descrita tinha suficiência. Quando o depositante questiona a suficiência descritiva de uma anterioridade apresentada contra seu pedido de patente, sendo este questionamento considerado não frívolo, o ônus se desloca para o USPTO determinar se a presunção de suficiência foi superada.[4]

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[1] WALKER, Albert. Walker on patents: a treatise on the law of patents for inventions. New York:Baker, Voorhis and Co., 1929, p.120

[2] 707 F.3d 1330, 1337 (Fed. Cir. 2013)

[3] MUELLER, Janice. Patent Law. New York:Aspen Publishers, 2009, p.154

[4] Prior art enablement looks to applicant’s specification to determine ordinary level of skill, 30/11/2015 http://www.lexology.com