Na Inglaterra uma decisão de 1962 fundamentou o que ficou conhecido como “reivindicações Thornhill” pela qual o requerente de um pedido de patente pleiteia uma reivindicação mais restrita da observada no pedido de prioridade de modo a conferir o mesmo escopo do revelado no documento de prioridade e assim garantir de forma mais segura que esta reivindicação preserva os direitos da data de prioridade.
O Enlarged Boards of Appeal em decisão G2/98 destacou a necessidade de tais reivindicações: “a invenção é a mesma somente se o técnico no assunto possa derivar a matéria da reivindicação diretamente e de forma não ambígua (directly and unambiguously) usando o conhecimento geral comum (common general knowledge) a partir do pedido anterior como um todo”. Não basta, portanto, que a matéria reivindicada no pedido possa ser obtida do pedido de prioridade de forma óbvia, é necessário que esta matéria esteja presente no pedido de prioridade de forma direta e não ambígua, caso contrário haverá a perda de prioridade.
Na Inglaterra em HTC Corp v. Gemalto [2014] EWCA Civ. 1335 a Corte de Apelações flexibilizou este critério na medida em que a reivindicação do pedido descreve uma matéria mais ampla e o pedido de prioridade descreve uma matéria mais específica. A Corte entendeu que também neste caso a patente tem o direito de prioridade.[1]
Em T557/13 OJ 2015 a Câmara de Recurso analisou patente relativa ao uso de um fluxo frio em composição de óleo combustível que consiste na introdução de aditivos ao diesel de tal modo que o ponto de congelamento do diesel é reduzido, evitando características indesejáveis em temperaturas frias, ou seja, será preciso um frio mais intenso (menor temperatura) para fazer o combustível congelar. A alegação para anulação da patente é a de que tal patente não faria juz à prioridade por ser uma generalização de um princípio mais específico descrito no documento de prioridade, e, portanto, uma anterioridade em questão poderia servir contra novidade da patente, uma vez desconsiderda a data de prioridade da patente.
Em G2/98 o Enlarged Board of Appeal conclui que o uso de um termo genérico ou fórmula em uma reivindicação ao qual múltiplas prioridades são reivindicadas é perfeitamente aceitável desde que signifique a reivindicação de um número limitado de alternativas claramente definidas. O Enlarged Boards of Appeal conclui que em reivindicações do tipo OR-Claim se um primeiro documento de prioridade revela a característica A e um segundo documento revela B usado como alternativa para A, então, a reivindicação para A ou B consiste de fato em duas partes distintas, cada qual completa em si mesma, de modo que a parte A tem direito a primeira prioridade e a parte B à segunda prioridade. Nos casos que se reivindica C na forma de um termo genérico que engloba A e B também cabe o direito de prioridade, uma vez que este termo genérico abarca um número de alternativas claramente definidas.
Nos casos em que a reivindicação generaliza uma fórmula química, uma faixa de valores ou um campo de aplicação a reivindicação genérica faz juz a prioridade na medida em que engloba a matéria mais restrita descrita no documento de prioridade, aplicando-se a segunda data de prioridade para o restante da reivindicação. Em T85/87 OJ 1998 a reivindicação do pedido descrevia uma fórmula química geral mais genérica que a revelada no documento de prioridade. A Câmara conclui cabe prioridade apenas para a parte específica revelada na prioridade. Em T395/95 OJ 1997 a reivindicação revela uma temperatura de 10 a 120 C contendo 10 a 60 wt % de composto aromático. A Corte não reconhece prioridade para as faixas de 80 a 120 C e de 30 a 60 wt% que não foram reveladas no documento de prioridade.
Em G2/98 o Enlarged Boards of Appeal conclui: “a exigência para se ter uma prioridade aceita de que deva se referir a mesma invenção (Artigo 87(1) EPC) significa que a prioridade em relação a reivindicação do pedido em questão deva ser aceita se o técnico no assunto poder derivar a mat´´eria reivindicada de forma direta e não ambígua usando o conhecimento geral comum a partir do documento de prioridade como um todo”.
Após esta decisão T1127/00 conclui que uma reivindicação de uma fórmula geral não tem o direito de prioridade sobre documento de prioridade que revela fórmula específica uma vez que esta fórmula geral não revela claramente um número limitado de alternativas, mas ao contrário, tal fórmula genérica revela um grande número de compostos alternativos não previstos no documento de prioridade de forma direta e não ambígua. T2311/09 trata de reivindicação que pleiteia proteína com pelo menos 40% de identidade de uma dada sequência não tem direito de prioridade, pois embora o documento de prioridade contemple o percentual de identidade de 100% desta sequência, não se trata, novamente, de um numero limitado de alternativas. T1443/05 tem uma reivindicação de compsção com dois componentes sendo a presença de um terceiro componente considerada desvantajosas e excluída por um disclaimer. O documento de prioridade revela composição com os mesmos dois componentes, porém, mencione a possibilidade de inclusão do terceiro componente. O documento de prioridade em nenhum momento exclui claramente o terceiro componente. A Câmara entendeu que que não havia direito de prioridade neste caso pois não se tratava da mesma invenção, ainda que os exemplos do documento de prioridade inclua a composição com apenas os dois componentes enquadrada na reivindicação em exame.
T1877/08 trata de composição com três elementos de pesos 30 a 65, 1 a 10 e 33 a 69. O documento de prioridade descreve os mesmos elementos de peso 30 a 55, 2 a 10, 35 a 65 respectivamente. A Câmara entendeu que não havia direito de prioridade pois a matéria reivindicada refere-se a uma faixa contínua e que portanto não corresponde a implementações alternativas distintivas. Em T476/09 a reivindicação trata de partículas de toner de diâmetro de 0.930 a 0.990, ao passo que o documento de prioridade refere-se a faixa de 0.94 a 0.99. A Câmara entendeu que não havia prioridade pois não se trata da mesma invenção, a faixa 0.93 a 0.94 não está contemplada no documento de anterioridade e se trata de faixa contínua, ou seja, não se trata de número limitado de alternativas, negando mesmo a prioridade parcial.
O que se observa é que tanto antes de G2/08 como depois, a regra não tem sido aplicada de forma uniforme e nesse sentido T557/13 faz novo questionamento ao Enlarged Boards of Appeal para dirimir as inconsistências entre as diferentes abordagens do Boards of Appeal.
[1] DANIELS, Mark. Court of
Appeal provides guidance on claim construction and priority. Journal of
Intellectual Property Law & Practice, 2015, v.10,n.4, p.229-230
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