Defesa Gillette contra contrafação

A Corte Federal de Justiça da Alemanha BGH  em Formstein [1986] GRUR 11, 803 [BGH] e [1991] RPC 597 estabeleceu que o meio substituído deve produzir o mesmo efeito técnico que o meio especificado nas reivindicações (mesmo efeito). O técnico no assunto deve ser capaz de concluir, sem considerações consideradas inventivas, que esta substituição atinge a mesma função (obviedade) e por fim ele deve considerar esta variante como uma solução equivalente (equivalência). Esta decisão embora não formalmente adotada pela EPC é considerada uma contribuição importante para o esclarecimento da questão[1]. A contrafação se estabelece desta forma: (i) quando a matéria se enquadra no sentido literal das reivindicações,, (ii) quando a matéria se enquadra no elementos literais e equivalentes diretos (glatte aequivalente), por exemplo ao substituir um prego por um parafuso, ou (iii) quando a matéria se enquadra na mesmo conceito inventivo, o que pode incluir elementos considerados não equivalentes diretos da reivindicação (nicht glatte aequivalente).[2] Segundo a chamada objeção Formstein um réu de contrafação pode alegar em sua defesa que a implementação impugnada como equivalente não é uma invenção patenteada, mas ao invés disso, óbvia em relação ao estado da técnica pelo técnico no assunto e desta forma não deveria ser considerada como contrafação da patente.[3] O acusado de contrafação se conseguir mostrar que seu produto é uma variação óbvia do estado da técnica, à época do depósito da patente em questão, não estará em contrafação. [4]Assim segundo o critério em Formstein a implementação modificada não é considerada contração por equivalência se esta modificação for considerada óbvia  no estado da técnica para o técnico no assunto.[5] Estas mesma conclusão também é observada nos Estados Unidos em Wilson Sporting Goods v. David Geoffrey & Assoc[6] e na Inglaterra em Gillette Safety Razor v. Anglo American Trading (1913) 30 RPC 465 (House of Lords) conhecida como “defesa Gillette”.[7]

---

[1] STAUDER, Dieter; SINGER, Margareth; European Patente Convention: a commentary.  Thomson:Cologne, 2003, p. 247

[2] GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.425

[3] STAUDER, Dieter; SINGER, Margareth; European Patente Convention: a commentary.  Thomson:Cologne, 2003, p. 247

[4] FRANZOSI, Mario. Non-Obviousness, The Journal of World Intellectual Property, v.6, n.2, March 2003, p.245

[5] BAECHTOLD, Robert. The intellectual property review. Law Business Research:Londres, 2014, p.101

[6] 904 F.2d 677, USPQ 2d 1942 (Fed. Cir. 1990)

[7] GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.438; CORNISH, William, LLEWELYN, David. Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights. London: Sweet&Maxwell, 2007. p. 172