Na Inglaterra a doutrina de file wrapper stoppel foi aplicada em Furr v. Truline[1]. Uma restrição do significado de um termo da reivindicação foi adotado pelo
depositante como forma de escapar à uma anterioridade e ter a patente
concedida. Desta forma, na análise de contrafação, o titular não pode pleitear a ampliação do
significado do mesmo termo para aumentar o escopo de sua patente. Em Kirin
Amgen v. Hoesct [2005] RPC 9 a Câmara de Lordes afastou a aplicação da doutrina
file wrapper estoppel e a doutrina de equivalentes. Segundo a Corte a
desvantagem desta doutrina está em se definir o escopo de proteção de uma
patente com base em informações que não diretamente acessíveis e pelo fato de
que o titular pode emitir opiniões no processamento somente para se livrar das
objeções contra a patenteabilidade de seu pedido sem maiores polemizações com o
examinador como forma de ter mais rápida sua patente deixando para o tribunal
as definições exatas do contorno de sua patente: “As cortes da Inglaterra, Holanda e Alemanha, certamente desencorajam,
se ela de fato não proíbem o uso do escritório de patentes como auxílio para
interpretar uma reivindicação. Há boas razões para isso: o significado de uma
patente não deveria variar pelo fato do técnico no assunto ter tido acesso aos
arquivos”. Em Qualcommm v. Nokia [2008] EWHC 329 a Corte entendeu como
contraprodutivo o uso de tal informação.
No
entanto em Actavis v. Elli Lilly [2014] EWHC 1511 aplicou a doutrina de
equivalentes em Improver. A Corte observou que o uso da doutrina de
equivalentes tem sido adotado pelos titulares em três casos: i) a patente foi
mal redigida (como em Improver), ii) a tecnologia avançou muito desde a
concessão da patente (como em Kirin Amgen) e iii) o titular se arrepende de
uma decisão tomada quando do processamento de seu pedido no escritório de
patentes. A corte considera a patente de Eli Lilly como incidindo neste
terceiro caso, pois ela tentou uma reivindicação mais ampla, no entanto acabou desistindo da tentativa e acabou aceitando a forma mais estreita de reivindicação.
Anos depois ao utilizar sua patente em um caso de contrafação a Eli Lilly
buscou aquele escopo mais amplo que havia sido negado na concessão da patente.
A corte negou esta nova tentativa da titular alegando que ao permitir anular o
entendimento do examinador na extensão da patente criaria um desequilíbrio
entre a extensão do monopólio concedido pelo escritório de patentes e a
revelação proporcionada pelo documento de patente. A Corte considerou que o
recurso ao file wrapper stoppel neste caso seria justificado para não se
ampliar o escopo da patente tal como concedida: “considerações sobre o acesso aos arquivos podem ajudar a garantir que
os titulares não abusem do sistema ao aceitar uma reivindicação mais restrita
apenas para ter suas patentes concedidas para depois pleitear uma
interpretação mais ampla em casos de contrafação”[2]. A
decisão aplica a doutrina de equivalentes tal como definida no Protocolo 69, um
recurso que até então vinha sendo pouco utilizado pelas Cortes inglesas.[3]
[1] [1985] FSR 553. Cf. CORNISH, William, LLEWELYN,
David. Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights.
London: Sweet&Maxwell, 2007. p. 174
[3] COX, Ralph; SPPINK,
Simon. UK claim construction: returno f the portocol questions and file wrapper
estoppel. Journal of Intellectual property law & practice, 2015, v.10, n.3,
p.167-169
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