Comercialização e aplicação industrial

O fato da invenção estar sendo objeto de comercialização é uma evidência de que não se trata de mera abstração. A Justiça Federal do Rio de Janeiro em decisão de 2015 Pró-Genéricos v. AstraZeneca conclui [1]: “No caso dos autos este requisito [aplicação industrial] foi considerado satisfeito pelo Perito do Juízo e também não foi impugnado pelo INPI e nem pela ANVISA, sendo certo que a invenção já é comercializada, com grande aceitação no mercado, o que por si só representa forte indício do atendimento a este requisito”. Joseph Root destaca que nos casos que envolvam contrafação de uma patente raramente o acusado poderá ter sucesso em alegar a nulidade da patente por falta de aplicação industrial. Como o Federal Circuit já observou: “se alguém fabrica, vende ou utiliza um dispositivo patenteado, e assim comete contrafação, a prova da utilidade de tal dispositivo está desta forma estabelecida. Raramente alguém, se é que isso é possível, iria se apropriar de uma invenção que não fosse útil”.[2] Para Denis Barbosa não basta a comercialização de um produto para que este tenha aplicação industrial: “Um produto com simpatia de mago ou bênção de rabino também é comercializado no mercado e nem por isso a bênção tem aplicação industrial”[3]. De fato, uma peça teatral ou uma obra de arte podem ser comercializados, no entanto, não possuem aplicação industrial.

Contudo, mesmo invenções aparentemente tidas a princípio como não bem sucedidas comercialmente, poderão se tornar uma realidade de mercado, visto que o examinador na maioria das vezes não dispõe dos subsídios para avaliar a viabilidade comercial de uma invenção. Um bom produto não significa sucesso comercial. Paulo Tigre[4] destaca: “muitas empresas fracassam por apostar que a superioridade de seu produto, pode, em si, abrir um mercado promissor. Um bom produto é apenas uma das variáveis a ser consideradas na formulação de uma estratégia competitiva”. O sucesso comercial, poderá, contudo, ser uma indicação secundária de atividade inventiva[5].

Segundo a OMPI “uma invenção não necessita, geralmente demonstrar viabilidade comercial para satisfazer os requisitos de utilidade ou aplicabilidade industrial. Por exemplo, suponha que um inventor descobriu que o metal platina possui uma propriedade exclusiva, através da qual impede que a água se transforme em gelo. O inventor então se dá conta que sua propriedade poderá ser aplicada ao setor de encanamentos, através de um processo inventivo que reveste canos de água com metal platina, para impedir que esses canos se rompam em climas gelados. Ainda que a invenção possa ser demasiadamente cara para ser implementada na prática, esse uso de platina em canos de água satisfaria, contudo, o requisito de utilidade”[6].

Nos Estados Unidos em Raytheon Co v Roper Corp[7] de 1983 o Federal Circuit analisou uma cavidade auto limpante relativa a um forno de micro-ondas. A reivindicação 1 se baseava no princípio de que haveria convecção durante os procedimentos de autoignição, o que se mostrou incorreta o que tornou a reivindicação inválida uma vez que a invenção descrita não realizava os objetivos tal como afirmado no pedido e, portanto, não atendida o critério de utility. Quanto as demais reivindicações 2 a 7 que não incorporavam tais elementos, a Corte conclui que haveria utilidade e confirmando o entendimento de que o sucesso comercial e a existência de contrafação comprovavam sua utilidade tal como também concluíra em Medtronic, Inc. v. Cardiac Pacemakers, 721 F.2d 1563 at 1582 (Fed.Cir.1983).

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[1] 25ª Vara da Justiça Federal do RJ, Apelação Cível n° 0802461-54.2011.4.02.5101  Decisão: 05/06/2015, Relatora: Márcia Maria Nunes de Barros http://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/6/art20150610-09.pdf

[2] Raytheon Co. v. Roper Corp. 724 F.2d 951, 959 (Fed.Cir.1983) cf. ROOT, Joseph. E. Rules of Patent Drafting from Federal Circuit Case Law. Oxford University Press, 2011, p.104

[3] Entrevista pessoal por email 17/07/2015

[4] Gestão da Inovação: a economia da inovação no Brasil, Paulo Bastos Tigre, Rio de Janeiro:Ed. Elsevier, 2006, p. 181

[5] PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette, Special Issue, WIPO, 25 março 2004, S-02/2004, item 13.15

[6] Manual de Redação de Patentes da OMPI, IP Assets Management Series, 2007, p.32

[7] 724 F.2d 951, 220 U.S.P.Q. 592 (Fed. Cir. 1983) http://openjurist.org/724/f2d/951