Na Inglaterra as reivindicações delimitam de forma
limitativa o escopo de proteção da patente e não com o intuito de estender a
proteção, de forma que o que não é reivindicado é tido como fora da proteção da
patente[1].
Tal estratégia é conhecida como “fence post”, ou seja, as reivindicações
delimitam estacas que demarcam o escopo da patente, como uma cerca de arame
farpado que delimita precisamente os limites de uma terreno. Na Alemanha ao se
avaliar as reivindicações estas não deve se restringir ao seu sentido literal,
mas devem ser interpretadas conforme o sentido inferido por um técnico no
assunto a partir da redação das reivindicações[2].
Esta estratégia é conhecida como “sign
post”, ou seja, as reivindicações sinalizam um conceito inventivo genérico,
objeto da proteção, ou uma “kerntheorie”, um núcleo da invenção[3]. Na
analogia com a propriedade territorial, a estratégia sign post significaria a indicação
dos limites de um terreno por meio de placas, ou seja, servem para indicar tais
limites, porém, são apenas indicativos pois não delimitam de forma exata
esta proteção. Donald Chisum observa que esta terminologia “fence post” e “sign
post” foi elaborada por William Cornish em 1999 e reflete com outra
terminologia o que a evolução da jurisprudência norte americana em que as reivindicações
deixam de ter um papel central para assumir um papel mais periférico, ou seja,
no qual as reivindicações que antes delimitavam os princípios centrais da
invenção passam cada vez mais a delimitar meramente fronteiras mais externas da
invenção respectivamente.[4]
Na Inglaterra segundo Lord Hoffman: “se o literalismo reside no modo de redigir uma reivindicação de modo a
conceder a justa proteção ao titular, existem duas coisas que você pode fazer.
Uma é a de aderir ao literalismo ao construir as reivindicações e evoluir para
uma doutrina que suplementa as reivindicações estendendo a proteção a seus
equivalentes. Isto é o que os norte-americanos fazem. A outra opção é abandonar
o literalismo. Isto é o que a Câmara dos Lordes fez no caso Catnic Components
v. Hill Smith Ltd. ([1982] RPC 183, 242 House of Lords) [...] A solução segundo
Lord Diplock foi adotar um princípio de construção que na verdade considera
aquilo que o técnico no assunto teria entendido como sendo a proteção
pretendida pelo titular”.[5]
Na Alemanha a Suprema Corte introduziu em 1953 um teste em
três etapas para determinação do escopo de uma patente: 1) o escopo literal da
reivindicação ou da matéria diretamente pleiteada na reivindicação, 2)
equivalentes considerados evidentes da matéria pleiteada ao técnico no assunto,
3) equivalentes não evidentes ou a ideia inventiva geral.[6] A
terceira hipótese, ao remeter-se a uma “ideia
inventiva geral” foi objetivamente rejeitada pelo protocolo de
interpretação do Artigo 69 da EPC de outubro de 1973[7]. A
Suprema Corte alemã, após a aprovação deste protocolo, na decisão Formstein de 1981 manifestou seu interesse
em se alinhar à decisão do protocolo de fixar o escopo da patente com base nos
termos utilizados na reivindicação, o invés, de buscar uma “ideia inventiva geral” (Allgemeiner Erfindungsgedanke). Este
entendimento de que a patente protegia um conceito inventivo geral presente em
todo o pedido e não apenas nas reivindicações predominou por muitos países
europeus até ser abandonado na Convenção de Estrasburgo de 1963 e pela Convenção
Europeia de Patentes (EPC).[8] Segundo
Toshiko Takenaka apesar das cortes não empregarem mais expressões como “general inventive Idea” ou “non evident equivalents” estes tipos de
equivalentes tem sobrevivido na prática dos tribunais alemães.[9] Para
Jan Brinkhof o critério alemão não deixa claro o quanto largo pode ser a
distância entre o conteúdo semântico da reivindicação e uma implementação
considerada equivalente à mesma. A Inglaterra por sua vez tend e a se manter
mais próxima ao texto das reivindicações. Segundo Lord Hoffman: “o artigo 69 da EPC fecha as portas para
qualquer doutrina que se estende para além das reivindicações”. Segundo Jan
Brinkhof ainda restam diferenças de interpretação entre o entendimento inglês e
o alemão. [10]
[1] Electric
and Musical Industries Ltd. vs. Lissen Ltd. (1938) 56 RPC 23 [UK] the
function of the claims is to define clearly and with precision the monopoly
claimed, so that others may know the exact boundary of the area within which
they will be trespassers. Their primary object is to limit and not to extend
the monopoly. What is not claimed is disclaimed. The claims must undoubtedly be
read as part of the entire document and not as a separate document; but the
forbidden field must be found in the language of the claims and not elsewhere, in. The enforcement of intellectual property rights: a case book,
Louis Harms,WIPO, 2008, p.251
[2] CUTTER I, BGH, 12/03/2002 – XZR 168/00, In assessing whether use is
being made of the invention protected under patent, the contents of the patent
claims must first be established, on the basis of the specialist’s
understanding – that is to say, the meaning inferred by the specialist from the
wording of the claims, in. The enforcement of intellectual property rights:
a case book, Louis Harms,WIPO, 2008, p.253, 268
[3] in: The
enforcement of intellectual property rights: a case book, Louis Harms,WIPO,
2008, p. 275
[4] CHISUM, Donald. Common law and civil law approaches to patent claim
interpretation: fence posts and sign posts. In: BENTLY, Lionel; VAVER, David.
Intelllectual property in the new millennium, Cambridge: Cambridge University
Press, 2004, p.98
[5] MERGES, Robert; MENELL,
Peter; LEMLEY, Mark. Intellectual property in the new technological age. Aspen
Publishers, 2006. p.280
[6] GRUR 1953,
112 julgamento da Suprema Corte Federal alemã de 28 de outubro de 1952, cf.
TAKENAKA, Toshiko. Extent
of patent protection in the United States, Germany and Japan: analysis of two
types of equivalents and their patent policy implications. In:KUR, Annette;
LUGINBUHL, Stefan; WAAE, Eskil. “...und sie bewegt sich doch ! << Patent
Law on the Move: Festschrift Für Gert Kolle und Dieter Stauder, Berlin:Carl
Heymanns Verlag, 2005, p. 142
[7]
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ma2a.html
[8] FRANZONI, Mario. Claim
interpretation. In:KUR, Annette; LUGINBUHL, Stefan; WAAE, Eskil. “...und sie
bewegt sich doch ! << Patent Law on the Move: Festschrift Für Gert Kolle
und Dieter Stauder, Berlin:Carl Heymanns Verlag, 2005, p. 123, 129
[9] TAKENAKA.op.cit.p.145
[10] BRINKHOF.op.cit.p.109
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