Patente: expectativa de direito

O pedido de patente confere ao inventor uma expectativa de direito e somente após a concessão da carta-patente este poderá exercer plenamente seus direitos. Alexandre Gnocchi explica: “patentes depositadas são expectativas de direito. Onde há invenção, aí está o direito. O direito não nasce da patente, é anterior à patente. O depósito é a sua certidão de nascimento. O direito preexiste à patente, ou nunca existiu onde não há invenção, sejam quantas forem as patentes expedidas pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial. É o próprio Código, em seu artigo 6 que reconhece imperativamente o direito do inventor quando autor de invenção” [1] Mesmo fazendo referência ao Código de 1945 o texto aplica-se igualmente à LPI atual que em seu artigo 6 estabelece que “Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei”.

Segundo Gama Cerqueira: “a patente não cria, mas apenas reconhece e declara o direito do inventor, que preexiste à sua concessão e lhe serve de fundamento. Seu efeito é, portanto, simplesmente declarativo e não atributivo de propriedade. Por esse motivo, as patentes são expedidas, em todos os países, com ressalva dos direitos de terceiros e sem garantia do governo quanto a novidade e aos demais requisitos da invenção. Assim, provando-se que a invenção não poderia ser validamente privilegiada, a patente se anula. Em suma, a patente declara o direito que porventura compita ao inventor e estabelece a presunção da existência de uma invenção suscetível de ser privilegiada de acordo com a lei. Falhando esses pressupostos, a patente não tem nenhum valor e pode ser invalidada” [2].

Segundo Carvalho de Mendonça: “tenham-se bem presentes estas ideias: a patente não faz mais que autenticar as declarações daquele que se diz inventor; não goza outro mérito que os resultantes dessas declarações. Se o privilegiado não é, realmente, o autor da invenção, se obteve a patente contra os termos legais ou com ofensa de direito alheio, se nenhuma novidade contém o pretenso invento, provados esses fatos – a patente não passa de um papel sujo, que trará ao seu portador incômodos muito sérios, pecuniários e morais, pois aí estão os tribunais para lhe aparar as unhas e castigar a ousadia. A patente não garante ao inventor senão quando este pode resistir à severidade das decisões judiciais, impondo-se pela verdade e pela legalidade”. [3]

Segundo o TFR “o direito de patenteabilidade não é garantido com o simples depósito, mera expectativa de direito, e não direito adquirido”.[4] Segundo o TJSP: “Pedido de privilégio junto ao INPI. Patente ainda não concedida. Mera expectativa de direito que não autoriza o interessado a impedir a exploração por terceiro, muito embora assegure a ele o direito de obter indenização pela exploração indevida, entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente, na forma da lei”.[5]

Segundo o extinto TAMG: “O simples depósito do pedido de patente, dirigido ao INPI, não confere, por si só, ao requerente o direito de exclusividade do produto, mas mera expectativa de tal direito, sendo que, apenas após a concessão da patente, advirá o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado, podendo, inclusive, pleitear indenização face à eventual exploração indevida, ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 9.279/96".[6]

Segundo o TJMG “O simples depósito do pedido de patente, dirigido ao INPI, não confere, por si só, ao requerente o direito de exclusividade do produto, mas mera expectativa de tal direito, sendo que, apenas após a concessão da patente, advirá o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado, podendo, inclusive, pleitear indenização face à eventual exploração indevida, ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 9.279/96”.[7]

Segundo o TJRJ “O simples depósito do pedido de patente não confere ao requerente os direitos a ela inerentes. Este será submetido a um determinado procedimento para verificação do preenchimento dos requisitos legais, nos termos dos artigos 19 a 37 da Lei 9.279/96 e após tal avaliação será deferida ou não a concessão da patente. Tão somente após proferida tal decisão, o requerente passará a ostentar a posição de titular do direito, podendo impedir a utilização da invenção sem seu consentimento. De fato, o depósito gera expectativa de direito ao depositante, pois havendo exploração do invento mesmo antes da concessão do privilégio, mas após o depósito, caberá direito de indenização em relação a esse período. Repise-se, entretanto, que apenas haverá direito concreto à reparação pelos danos causados se obtida a patente requerida. Nos termos do artigo 333, I do Código de Processo Civil incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em análise o apelante apenas comprovou o depósito do pedido de privilégio de invenção e não a efetiva concessão da patente. A ré, ao contrário, comprova que o pedido do autor foi arquivado, com fulcro no artigo 33, parágrafo único da Lei 9.279/96 de forma definitiva, informação esta não rechaçada pelo autor que insiste em afirmar que a partir do pedido de registro da patente junto ao INPI possui o inventor o direito de exploração da invenção. Desta forma, não se desincumbindo o autor adequadamente do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar a efetiva concessão da patente sobre a qual fundamenta seu direito, correta a sentença ao afastar a pretensão de ressarcimento”.[8]

Segundo o TJSP: “Marcas e patentes - Abstenção de uso de produto contrafeito - Causa de pedido fundada em registro de patente junto ao INPI – Mera expectativa de direito que não permite impedir terceiro de explorar produto similar – Decisão mantida - Recurso não provido.”[9] Em outro julgado do TJSP: “Propriedade industrial. Modelo de utilidade. Pedido de registro junto ao INPI. Simples expectativa de direito, não ostentando a apelante a proteção oposta à ré. Precedentes deste Tribunal. Ausência, outrossim, do requisito da nova forma exigida pelos artigos 9º e 11 da Lei n. 9.279/96. Improcedência da demanda preservada. APELO IMPROVIDO.” [10] E ainda outro julgado do TJSP: "Marcas e Patentes - Cominatória e indenizatória - Causa de pedir fundada em pedido de registro de patente junto ao INPI - Existência de mera expectativa de direito - Impossibilidade de impedir terceiro de explorar produto similar - Eventual direito indenizatório que poderá ser postulado após a concessão da patente – Precedente da Câmara – Carência da ação reconhecida – Recurso improvido." [11]

O TJSP em outro julgado: “Placas à base de fósforo para aquisição de imagens radiográficas digitais na área industrial' - Sentença que determinou ao réu que se abstivesse de divulgar ser proprietário de patente ou de dizer que o uso dos equipamentos estaria restrito a si - Correção - Simples pedido de registro de modelo de utilidade que não autoriza o alarde, pelo requerente, de exclusividade no uso do objeto do pleito - Eventual direito indenizatório assegurado pelo artigo 44 da Lei n° 9.279/96 que poderá ser pretendido após a concessão efetiva da patente - Decisão de parcial procedência mantida - Recurso desprovido.” [12] “Como bem ponderou o i. Magistrado de origem, o que existe, até o momento, é apenas a expectativa do direito de propriedade industrial (patente de invenção), a qual, se concedida, poderá ensejar a pretensão indenizatória ao apelante, correspondente à exploração realizada entre a data da publicação do pedido e da concessão da patente” [13]. Para o TJSP “O depósito do pedido de patente, por si só, não garante a exclusividade do conteúdo do referido modelo pleiteada pelo autor. Tal garantia somente se efetivará com a concessão da patente nos termos do art. 37, Lei nº 9.279/96. Afinal, caso assim não fosse, bastaria o simples depósito de pedido, ainda que desprovido de qualquer novidade, atividade inventiva ou aplicação industrial, para obstar o processo produtivo legitimamente criado por terceiros”.[14]

Carvalho de Mendonça [15]

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[1] GNOCCHI, Alexandre. Propriedade Industrial: licenças & roialtes no Brasil. São Paulo: Rev. dos Tribunais, 1960. p. 120.

[2] CERQUEIRA, Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v.II, p. 141.

[3] MENDONÇA, Carvalho. Tratado de Direito Comercial, vol V, 1ª parte, p.150, cf. JUNIOR, Benjamin do Carmo Braga, Pequeno Tratado prático das patentes de invenção no Brasil, Rio de Janeiro:Ed. Pocural 1936, p.14

[4] TFR AMS nº 88580/RJ de 27/03/1985 em RTFR 126/327-329 apud BASTOS, Aurélio Wander. Propriedade Industrial: política, jurisprudência, doutrina. São Paulo: Liber Juris, 1991. p. 46

[5] TJSP.Voto nº 1930 Agravo de Instrumento: 097.277.4/2 Comarca: Foro Regional da Lapa. Agte: Omnitek Tecnologia Ltda. Agdo: Samapre Indústria de Máquinas Ltda.

[6] TAMG, Apelação Cível nº 2.0000.00.306342-3/001, 1ª Câmara Cível, rel. Des. Silas Vieira, j. 16-05-2000

[7] TJMG Apelação Cível nº 306.342-3, Comarca de GUARANI, Apelante(s): GUDIM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., BOABEDIL DE OLIVEIRA ALVES - ME - GALVANIZADOS ALVES JÚNIOR e Apelado(s)(a)(s): OS MESMOS  Relator:  Des.(a) SILAS VIEIRA Data do Julgamento:  16/05/2000 Data da Publicação:  17/06/2000 

[8] APELACAO 0072732-35.2004.8.19.0001 -  Relator: DES. MARIO ASSIS GONCALVES - Julgamento: 10/11/2010 - TERCEIRA CAMARA CIVEL Data de Julgamento: 10/11/2010 http://www.tjrj.jus.br

[9] Apel. n. 9122179-12.2002.8.26.0000, TJSP, 7ª Câm. Dir. Priv., Relator Des. Luiz Antonio Costa, j. 03.02.10

[10] Apel. n. 0146765-19.2009.8.26.0100. TJSP, 3ª Câm. Dir. Priv., Relator Des. Donegá Morandini, j. 29.03.11

[11] Apel. n. 9153068-12.2003.8.26.0000, TJSP, 1ª Câm. Dir. Priv., Relator Des. Elliot Akel, j. 03.11.09).

[12] Apel. n. 920620-88.2003.8.26.0000, TJSP, 1ª Câm. Dir. Priv., Relator Des. De Santi Ribeiro, j. 02.12.08

[13] Apelação nº 0011969-63.2009.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, Apelante: ISAÍAS JOSÉ JUSTINO JÚNIOR, Apelado GOBI REFRIGERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME. Relator: Grava Brasil, Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 14/02/2012

[14] Agravo de Instrumento. nº 0212477-91.2011.8.26.0000 TJSP, Mairiporã Rel. Des. Pereira Calças julgado em 08.11.11

[15] http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0310o.htm