Avaliar a novidade de uma reivindicação de patente n a área da ciência dos materiais (bem como na química e nas ciências da vida) geralmente envolve determinar se uma “invenção de seleção”, como é conhecida no Escritório Europeu de Patentes (EPO), foi feita. Uma invenção de seleção surge quando o estado da técnica descreve o assunto em uma forma genérica como um conjunto de elementos ou uma faixa numérica e a patente ou pedido reivindica o assunto mais especificamente selecionando elementos individuais, subconjuntos ou subfaixas. O EPO desenvolveu várias regras para determinar se um determinado tipo de seleção é ou não novo. No entanto, essas regras não são necessariamente consistentes umas com as outras e há decisões conflitantes das Câmaras de Recurso do EPO sobre o assunto. Uma nova decisão no caso T 1688/20 potencialmente coloca outra desafio para o tema.
As Diretrizes para Exame definem as regras que os examinadores do EPO devem seguir em circunstâncias normais em procedimentos de exame e oposição de primeira instância. Estas regras destinam-se a refletir a jurisprudência EPO estabelecida em um determinado momento. De acordo com as presentes Diretrizes, três tipos gerais de invenção de seleção são possíveis. Tipo 1: Seleção de elementos individuais de listas de elementos Regra Básica: A seleção de um elemento de uma única lista não confere novidade, enquanto combinar elementos selecionados de duas ou mais listas de um determinado comprimento, na ausência de um ponteiro para a combinação, é novidade. Tipo 2: Seleção de um único subintervalo de um intervalo numérico mais amplo Regra básica: O subintervalo selecionado é novo se for (a) estreito em comparação com o intervalo conhecido e (b) suficientemente distante de quaisquer exemplos específicos divulgados na técnica anterior e dos pontos finais do intervalo conhecido. Não há mais a exigência de que a subfaixa seja selecionada intencionalmente da faixa mais ampla, no sentido de que deve haver algum efeito técnico associado à faixa mais estreita, para novidade. Tipo 3: Seleção de um primeiro intervalo que se sobrepõe a um segundo intervalo Regra básica: a novidade do primeiro intervalo é destruída por um ponto final explicitamente mencionado do segundo intervalo, valores intermediários explicitamente mencionados ou um exemplo específico na área de sobreposição. A novidade não pode ser alcançada simplesmente excluindo valores específicos destruidores de novidade conhecidos da gama da técnica anterior, também deve ser considerado se o técnico no assunto consideraria seriamente trabalhar na área de sobreposição.
As Câmaras de Recurso no EPO não são obrigadas a seguir as Diretrizes e, em vez disso, estão vinculadas apenas à Convenção da Patente Europeia e às decisões da Câmara de Recurso Ampliada. Os conselhos, portanto, podem e às vezes chegam a decisões que parecem conflitar com as regras gerais expressas nas Diretrizes. Na decisão T 0261/15, o Conselho expressou a opinião de que os pontos finais de uma faixa conhecida, embora explicitamente divulgados na técnica anterior, não devem ser tratados da mesma forma que os exemplos. De acordo com este Conselho, o versado na técnica não consideraria necessariamente trabalhar na região dos pontos finais de uma faixa da técnica anterior sem algum ensinamento adicional nessa direção. Isso ocorre porque os pontos finais normalmente não são representativos da essência do ensino da técnica anterior. O Conselho, portanto, contestou a base legal para a exigência nas Diretrizes de que a subfaixa reivindicada deve estar muito distante dos pontos finais da faixa conhecida. É, portanto, um tanto irônico que as Diretrizes realmente citem T 0261/15 como base para as regras dadas para as invenções de seleção do Tipo 2, presumivelmente para apoiar a omissão de um requisito para uma seleção intencional nas Diretrizes atuais (este terceiro critério também foi criticado em T 01261/15).
Nesta nova decisão T 1688/20, uma Câmara de Recurso afastou-se inteiramente dos testes estabelecidos nas Diretrizes para invenções de seleção. Neste caso, a patente EP3056283 reivindicou um aplicador eletrostático atomizador rotativo para pulverizar tinta em carrocerias automotivas configurado de forma a fazer com que o ar descarregado através dos orifícios de ar seja torcido em um ângulo de 56° ou mais e 59° ou menos. O Conselho teve que determinar se essa faixa reivindicada era nova em relação a uma divulgação da técnica anterior de ar torcido através de um ângulo de 50° ou mais e 60° ou menos, bem como uma divulgação do valor específico de 55°. A Divisão de Oposição havia decidido durante o processo de primeira instância que a divulgação da técnica anterior destruía a novidade ao aplicar os critérios das Diretrizes: 56° a 59° não era estreito em comparação com 50° a 60°; 56° a 59° não foi suficientemente afastado do ponto final 60° ou do valor específico 55°; e não houve seleção proposital (esse critério ainda constava das Diretrizes no momento da decisão inicial). Na decisão do recurso, no entanto, o Conselho concluiu que os termos “estreito” e “suficientemente distante” conforme usados nas Diretrizes não poderiam fornecer critérios objetivos, sólidos e consistentes para estabelecer a novidade de uma subfaixa selecionada. De fato, o Conselho afirmou que esses termos geralmente estão abertos a uma interpretação tão ampla que uma decisão sobre o cumprimento desses critérios não depende apenas das circunstâncias fáticas de cada caso, mas também pode depender da percepção subjetiva do órgão de decisão. Indo ainda mais longe, o Conselho também afirmou que os critérios estabelecidos nas Diretrizes simplesmente não precisavam ser avaliados para que a questão da novidade fosse respondida. O argumento do Conselho baseou-se no princípio fundamental de que o conceito de divulgação deve ser o mesmo para a avaliação da novidade e para a avaliação do direito à prioridade ou ao assunto adicionado. O teste de divulgação para determinar se uma alteração adiciona ou não matéria é conhecido como o "padrão ouro" de G2/10 e requer consideração do que um técnico no assunto teria derivado direta e inequivocamente, usando o conhecimento geral comum, da descrição, reivindicações e desenhos do pedido de patente europeia, vistos objetivamente e relativos à data do depósito. O Conselho concluiu que uma constatação de falta de novidade também deve exigir uma divulgação direta e inequívoca no estado da técnica do assunto abrangido pelo escopo da reivindicação.
Além disso, de acordo com a jurisprudência estabelecida das Câmaras de Recurso, qualquer teste desenvolvido para ajudar a determinar se uma alteração acrescenta matéria não deve levar a um resultado diferente do que seria obtido ao aplicar o “padrão ouro”. No T 1688/20, o Conselho considerou que o mesmo deveria se aplicar à avaliação da novidade. Assim, o Conselho considerou que os critérios estabelecidos nas Diretrizes não eram necessários e que a novidade poderia ser avaliada diretamente pela aplicação do “padrão ouro” fundamental. Nesse caso, o Conselho constatou que o estado da técnica não divulgava direta e inequivocamente um valor de ângulo dentro da faixa reivindicada de 56° a 59°, aplicando o princípio geral de que informações genéricas (por exemplo, uma faixa mais ampla) não podem antecipar uma técnica mais específica característica (por exemplo, um intervalo mais estreito). O Conselho descobriu que a faixa selecionada também envolvia uma atividade inventiva em relação à técnica anterior porque o ângulo de torção reivindicado produzia um efeito de usar a força do ar de atomização ao máximo para a atomização forçada de partículas de tinta, melhorando assim o revestimento eficiência e diâmetro de partícula. Mesmo que o mesmo efeito técnico pudesse ter sido alcançado em uma faixa mais ampla divulgada na técnica anterior, a presença de tal efeito não foi divulgada e, portanto, a seleção foi considerada proposital. Além disso, não havia nenhum indício na técnica anterior disponível para sugerir a restrição do ângulo ao intervalo reivindicado.
Este caso destaca que diferentes resultados são possíveis perante as Câmaras de Recurso em comparação com as divisões de primeira instância do EPO, e não apenas devido a uma abordagem diferente dos mesmos factos ou questões, mas porque os órgãos de decisão estão sujeitos a diferentes conjuntos de regras . Embora seja incomum que as Divisões de Exame ou Oposição se desviem das Diretrizes, as Câmaras de Recurso são livres para interpretar o EPC e a jurisprudência como entenderem. Os Conselhos também estão mais inclinados a voltar aos primeiros princípios quando a aplicação de uma regra rígida pode levar a decisões absurdas. Tendemos a ver esse padrão com mais frequência em decisões relativas à avaliação de matéria adicional. As Divisões de Exame e Oposição são mais propensas a seguir regras definidas, como o teste de essencialidade ou de três pontos para excluir o assunto reivindicado (descrito nas Diretrizes em H-V, 3.1) ou os critérios que devem ser cumpridos para alcançar uma “generalização intermediária” permissível ” (H-V, 3.2.1). Em contraste, as Câmaras de Recurso são mais propensas a serem persuadidas por argumentos baseados no “padrão-ouro” para divulgação, segundo o qual a questão mais importante é se uma emenda apresenta ao técnico especializado novas informações técnicas. Por exemplo, no T 1906/11, o Conselho enfatizou que classificar uma emenda como uma “generalização intermediária”, uma “omissão de um recurso originalmente reivindicado” ou uma “seleção múltipla de dois grupos de recursos alternativos” não permitia o desenho de qualquer conclusão discussão sobre a admissibilidade da emenda; a única questão relevante é se um técnico especializado confrontado com a versão alterada do pedido ou patente, em comparação com um técnico especializado que viu apenas a versão originalmente divulgada, derivaria dessa versão alterada qualquer informação adicional tecnicamente relevante.
Conforme mencionado acima, já vimos outros casos em que as Câmaras de Recurso questionaram os testes de invenção de seleção estabelecidos nas Diretrizes. A edição mais recente da Jurisprudência das Câmaras de Recurso continua a listar várias decisões conflitantes, incluindo T 0261/15. Dada esta decisão mais recente, parece provável que diferentes segmentos da jurisprudência sobre este assunto continuem, a menos que recebamos uma decisão esclarecedora do Conselho Ampliado. Também será interessante ver se os argumentos específicos apresentados na decisão T 1688/20 são acolhidos por outros Conselhos, em particular aqueles com foco mais técnico em composições químicas ou invenções biotecnológicas. Embora intervalos numéricos possam, é claro, aparecer em reivindicações em qualquer campo técnico, as invenções de seleção são mais comumente encontradas na química e nas ciências da vida.
Por enquanto, é improvável que esta decisão tenha muito impacto nos procedimentos de exame ou oposição, pois os examinadores do EPO continuarão a seguir os critérios de seleção de invenções estabelecidos nas Diretrizes. No entanto, é outra arma no arsenal do requerente ou titular que poderia ser utilizada durante o processo de apelação. De fato, a emissão de decisões como essa poderia fornecer esperança de que, em casos desafiadores, uma Câmara de Recurso pode ser mais propensa a encontrar um romance de reivindicação de tipo de invenção de seleção do que um examinador de primeira instância. Também observamos que a próxima atualização das Diretrizes estará disponível para visualização em fevereiro e deve entrar em vigor em março – resta saber se alguma alteração será feita na seção G-VI, 8 sobre invenções de seleção.[1]
[1] HLK - Michael Ford Rethinking the Novelty of Selection Inventions: Board in T 1688/20 Reverts to First Principles www.lexology.com 31/01/2023
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