Em agosto de 2022, o Supremo Tribunal Federal de Taiwan proferiu julgamento em 2022 Tai Shang Zi No. 186. no sentido de que os tribunais subordinados devem examinar as evidências e reivindicações relacionadas ao sucesso comercial apresentadas pelo titular da patente ao decidir sobre a atividade inventiva de uma invenção reivindicada; caso contrário, as decisões serão ilegais. A Suprema Corte assim se pronunciou: Ao determinar uma atividade inventiva de uma invenção reivindicada, os tribunais subordinados também podem levar em consideração os seguintes fatores de forma abrangente para evitar erros de julgamento causados por arbitrariedade subjetiva (como retrospectiva): 1) se uma invenção resolve um problema antigo, mas não resolvido; 2) se uma invenção alcançar sucesso comercial e substituir os produtos pelo estado da técnica; 3) se o licenciado e os concorrentes concordarem com a invenção; 4) se uma invenção foi reconhecida ou reproduzida pelos infratores; ou 5) não existem invenções semelhantes ou idênticas na mesma época.
O recorrente insistiu na alegação de que a patente em questão havia sido concedida em vários países, como Reino Unido, Estados Unidos, China e Japão, há mais de 20 anos. A indústria doméstica de IC de voz, incluindo empresas listadas como . . . tendo participado do licenciamento da patente em questão após revisão de seu conteúdo técnico, exportou bilhões de CIs com a tecnologia patenteada em questão. Portanto, é adequado reconhecer a alegação de que a patente em questão resolveu um problema antigo, mas não resolvido, e alcançou sucesso comercial. O titular da patente também forneceu as especificações da patente ou os diários de patentes das contrapartes estrangeiras da patente em questão, bem como a primeira página do contrato de licença de patente como prova. . . . À luz das explicações acima e das regras gerais de experiência e lógica, as declarações do titular da patente sobre 'sucesso comercial' parecem ter mérito e, de fato, afetam a determinação de uma atividade inventiva da patente em questão. O tribunal original ignorou as declarações do titular da patente sobre 'sucesso comercial', não apenas violando regras de experiência e lógica, mas também falhando em fornecer razões.
O acórdão do Supremo Tribunal Federal indica os cinco fatores que podem ser levados em consideração no exame da atividade inventiva de uma patente para evitar o viés retrospectivo. Além disso, afirma que o "sucesso comercial" reivindicado pelo titular da patente afeta a determinação da atividade inventiva e não deve ser ignorado pelo tribunal original; caso contrário, as decisões tomadas serão ilegais. A Suprema Corte assim afirmou a importância do "sucesso comercial" para determinar uma atividade inventiva. Assim, os titulares de patentes podem citar este julgamento quando submetidos a pedido de patente ou processo de cancelamento para defender proativamente a atividade inventiva de suas patentes.[1]
[1] Julie Wu at Lee and Li Attorneys at Law Supreme Court affirms significance of "commercial success" in inventive step assessments www.lexology.comm 19/12/2022
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