Nas reivindicações de invenções definidas em termos de parâmetros, embora as invenções químicas e relacionadas a materiais muitas vezes se prestem a definições paramétricas em termos de estruturas físicas e propriedades mensuráveis experimentalmente, tais definições podem levar a problemas de clareza e suficiência. Em alguns casos, os examinadores do EPO podem considerar o uso de parâmetros como uma tentativa de disfarçar a falta de novidade. Uma decisão recente (T 0555/18) de uma Câmara Técnica de Recurso no EPO considerou como a atividade inventiva deve ser avaliada quando a única característica distintiva da reivindicação é um parâmetro incomum.
Neste caso, a reivindicação refere-se a um filme termorretrátil multicamada definido, inter alia, em termos de uma taxa de absorção de transmissão espectroscópica de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) a ser medida mediante condicionamento a uma temperatura e umidade especificadas por um período de tempo especificado . A patente explicava que uma taxa de absorção de 1,65 ou inferior indicava um alto teor de poliamida, que conferia alta resistência, e um baixo grau de cristalinidade, que conferia alta transparência. O oponente como apelante argumentou que a taxa de absorção de transmissão FTIR era um parâmetro incomum não comumente usado no campo, e o Conselho concordou.
De acordo com as Diretrizes para Exame do EPO, existem dois tipos de parâmetros incomuns:
(i) O parâmetro incomum mede uma propriedade do produto/processo para o qual outro parâmetro geralmente reconhecido é usado no campo da invenção.
(ii) O parâmetro incomum mede uma propriedade do produto/processo que não foi medida antes no campo da invenção.
Os parâmetros que se enquadram na classe (i) são considerados prima facie censuráveis por falta de clareza, porque nenhuma comparação significativa pode ser feita com a técnica anterior, se não houver conversão direta do parâmetro incomum para um parâmetro geralmente reconhecido na técnica for possível, ou se for necessário usar um aparelho inacessível para medir o parâmetro incomum. Parâmetros que se enquadram na classe (ii) são permitidos se for evidente a partir da aplicação que o técnico no assunto não enfrentaria dificuldade em realizar os testes apresentados e, assim, seria capaz de estabelecer o significado exato do parâmetro e fazer uma comparação significativa com a arte anterior. No entanto, o ônus da prova de que um parâmetro incomum é uma característica distintiva genuína em relação ao estado da técnica recai sobre o requerente.
Em T 0555/18, o Conselho considerou que a taxa de absorção de transmissão FTIR era a única característica distintiva sobre o documento D3 da técnica anterior e teve que determinar (a) se uma diferença neste parâmetro realmente levou a propriedades ópticas aprimoradas e (b) se o funcionamento na faixa reivindicada não seria óbvia com base em uma combinação de divulgações dentro de D3, como argumentou o titular da patente. Em relação a pergunta (a) o Conselho concluiu que o efeito técnico declarado não foi alcançado. O problema técnico objetivo era, portanto, apenas o fornecimento de um filme alternativo ao conhecido de D3. Com relação à pergunta (b), o Conselho observou que, quando a única característica distintiva é um intervalo de um parâmetro incomum, a avaliação da obviedade pode ser obscurecida pelo fato de que tais parâmetros são, por definição, raramente descritos no estado da técnica relevante. Isso significa que comparações indiretas entre o parâmetro reivindicado e estimativas baseadas em parâmetros mais comuns na técnica anterior podem levar a conclusões incertas. Isso abriu a questão de quem deveria arcar com o ônus da prova se as estimativas resultantes são ou não suficientes para tornar a invenção óbvia.
Se a única característica que distingue uma reivindicação do estado da técnica mais próximo for uma faixa de um parâmetro incomum e for concluído que seria óbvio para o técnico no assunto resolver o problema técnico subjacente de maneiras que se pode presumir que conduzam inerentemente a valores dentro ou próximo da faixa reivindicada, cabe ao depositante o ônus da prova para demonstrar que a implementação de tais soluções não levaria à faixa paramétrica reivindicada. Como a invenção definida na reivindicação 1 não forneceu nenhum dos efeitos técnicos alegados pela patente, o problema a ser resolvido foi formulado como o fornecimento de um filme alternativo ao conhecido do estado da técnica mais próximo. O Conselho afirmou que o conceito de "parâmetros incomuns" não implica necessariamente que o parâmetro fosse desconhecido, mas sim que era incomum no sentido de que não era geralmente usado na forma específica proposta em as reivindicações dentro do campo técnico subjacente. No caso em questão, o Conselho constatou que a razão FTIR não era comumente usada no campo da invenção e, adicionalmente, que os parâmetros usados na fórmula das reivindicações (valores de absorção e números de onda) não eram os mesmos que em a arte anterior. Com base nesse raciocínio, o Conselho concluiu que o índice FTIR era um parâmetro incomum.
O Conselho concluiu que, quando a única característica que distingue uma reivindicação do estado da técnica mais próximo é um intervalo de um parâmetro incomum, uma abordagem semelhante à proposta nos casos T0131/03 e T 0740/01 deve ser aplicada para decidir sobre a questão da obviedade. Em ambos os casos, o ônus da prova foi transferido para o titular e houve uma forte presunção de que o parâmetro incomum foi inerentemente divulgado no estado da técnica. O Conselho estabeleceu ainda: '' uma vez que tenha sido estabelecido que seria óbvio para o especialista resolver o problema técnico subjacente de maneiras que se pode presumir que conduzam inerentemente a valores dentro ou próximos do intervalo reivindicado, é o proprietário que deve carregar o ônus da prova para demonstrar que a implementação de tais soluções não levaria ao alcance paramétrico reivindicado.'' [2]
O Conselho então determinou que a jurisprudência sobre parâmetros incomuns no contexto da novidade deveria ser seguida na avaliação da atividade inventiva, significando que, em caso de dúvida, o ônus da prova deveria ser do titular da patente. O Conselho considerou essa abordagem justificada porque seria injusto para uma parte se beneficiar das incertezas criadas por sua decisão de definir a invenção em termos de um parâmetro incomum. No presente caso, o Conselho considerou que esse ônus da prova não havia sido cumprido pelo proprietário porque nenhuma evidência havia sido fornecida para demonstrar que um filme que resultaria da combinação das divulgações relevantes em D3. A reivindicação foi, portanto, considerada desprovida de atividade inventiva.[1]
[1] HLK - Michael Ford T 0555/18: Parametric Definitions and the Burden of Proof www.lexology.com 12/12/2022
[2] NLO - Mikola Schlottke, Brigit den Adel, Liselot Arkesteijn, Aleksandra Zwolinska, Vincent Verhoeven, Marta Alvarez Guede and Emilie Logie. The burden of proving inventive step based on an unusual parameter is on the patentee (T 0555/18) www.lexology.com 16/12/2022
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