O PCT adota o critério de unidade de invenção
europeu.[1] Se
um grupo de invenções é reivindicada em um único depósito internacional, o
requisito de unidade de invenção ao qual se refere a Regra 13.1 PCT deve ser
atendida somente quando existe uma relação técnica entre estas invenções
envolvendo uma ou mais características técnicas especiais, conforme Regra 13.2
PCT. A determinação se um grupo de invenções estão vinculadas por um único
conceito inventivo geral deve ser feita independentemente do fato das invenções
serem reivindicadas através de reividicações independentes ou reivindicações
dependentes de uma reivindicação independentes, conforme Regra 13.3 PCT. A
Regra 13.2 do PCT estabelece que a unidade de invenção será determinada com
base na identificação de características técnicas especiais comuns ou
correspondentes entre as reivindicações, ou seja, aquelas que definem a
contribuição da invenção reivindicada em relação ao estado da técnica.[2] A
Regra 13.2 do PCT não especifica se este critério deve ser realizado antes ou
após a busca. O manual de exame do PCT no item 10.02 especifica que a
determinação do que constitui contribuição ao estado da técnica e que portanto constitui característica
técnica especial irá depender das buscas de modo que se uma reivindicação
independente for considerado destituída de novidade ou atividade inventiva,
suas dependentes, após a realização desta busca portanto, poderão se mostrar
sem unidade de invenção. O item 10.03 especifica que uma anáise a posteriori
pode destituir duas reivindicações de unidade de invenção caso aquela característica
A que inicialmente era vista como sendo contribuição ao estado da técnica se
revelar já conhecida do estado da técnica. O item 10.04 contudo recomenda que
não seja adotado um critério rígido, literal e estreita. Este item do PCT é
cópia integral do parágrafo Part F - Chapter V-6, item 8 da EPO, exceto pela frase
que afirma que não se deve invocar falta de unidade de invenção “This is particularly so where the possible
lack of unity does not necessitate a further search” que foi suprimida do
texto do guia de exame PCT, ou seja, enquanto na EPO nos casos em que o esforço
de busca adicional para o exame de todas as invenções é reduzido, não se deve
alegar falta de unidade de invenção, o guia PCT é claro em dizer que o critério
de unidade de invenção independe do esforço de busca. Segundo o item 10.76 nos
casos em que identificada uma falta de unidade de invenção mas que o esforço de
exame adicional em examinar o pedido completo for pequeno, o examinador poderá
suprimir a necessidade de pagamento de taxas extras, no entanto, deverá apontar
a falta de unidade de invenção. O gia de exame PCT no item 10.64 indica que
caso as demais invenções presentes no mesmo pedido e destituídas de unidade de
invenção tenham o mesmo campo de classificação, o examinador, por economia
processual poderá proceder também as buscas destas invenções. Tais buscas serão
complementadas quando do exame do pedido dividido[3]. Se
a Autoridade de exame PCT não detecta característica especial nas
reivindicações e indica divisão mas faz o exame completo mesmo sem pagamento de
taxas adicionais, pelo critério do INPI este pedido possui unidade de invenção
e basta o depositante dar entrada em um único pedido. Caso venha a entrar com
dois pedidos como indicado no relatório do PCT os pedidos não serão fundidos no
INPI, eles segue cada qual seu exame. Não há portanto qualquer
incompatibilidade entre a diretriz atual do INPI e a fase internacional que
seguem procedimentos independentes conforme estabelece o parágrafo 1.12 do guia
de exame PCT.
[1] Case Law of
the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p.
292 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
[2] Where a group of inventions is claimed in
one and the same international application, the requirement of unity of
invention referred to in Rule 13.1 shall be fulfilled only when there is a
technical relationship among those inventions involving one or more of the same
or corresponding special technical features. The expression "special
technical features" shall mean those technical features that define a
contribution which each of the claimed inventions, considered as a whole, makes
over the prior art. http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13.htm#_13_1
[3] If little or no additional search effort is
required, reasons of economy may make it advisable for the examiner, while
making the search for the main invention, to search at the same time, despite
the nonpayment of additional fees, one or more additional nventions in the
classification units consulted for the main invention. The international search
for such additional inventions will then have to be completed in any further
classification units which may be relevant, when the additional search fees
have been paid. This situation may occur when the lack of unity of invention is
found either a priori or a posteriori. item 10.64 de PCT
International Search and Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette,
Special Issue, WIPO, 25 março 2004, S-02/2004
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