Segundo as
Diretrizes de Exame da DIRPA (RPI 1669 de 31 de dezembro de 2002) item 1.10.5.4
deve-se atentar para o fato de que a novidade das características contidas após
a expressão "caracterizado por"
deve sempre ser estabelecida em relação ao conjunto de características tidas
como conhecidas e definidas no preâmbulo. Assim, se o preâmbulo define
características A e B e a parte caracterizante define características C e D,
não importa que C e/ou D sejam em si conhecidos, mas sim se são conhecidos em
associação com A e B (não somente com A, nem somente com B, mas com ambos).
Segundo a Resolução nº 124/2013 acerca da Revisão das Diretrizes de Exame Módulo 1 no item 3.07 “Se o preâmbulo define características A e B associadas entre si, e a
parte caracterizante define características C e D, não importa que C e/ou D
sejam em si conhecidos, mas sim se são conhecidos em associação com A e B, ou
seja, não somente com A, nem somente com B, mas com ambos”.
Paulina Bem-Ami[1] reconhece
que encontrar um único documento que antecipa todos os elementos reivindicados
é uma situação rara e trata de um caso mais comum que ela denomina de “falta parcial de novidade : Quando somente
parte da invenção é coberta pelo estado da técnica, considera-se que a invenção
parcialmente não é nova. É evidente que neste caso o pedido de privilégio não
deverá ser indeferido, mas sim deve-se dar ao requerente a oportunidade de
modificar as reivindicações retirando o conhecido do estado da técnica, de
forma que as reivindicações modificadas definam uma invenção nova e
privilegiável”. Paulina Bem Ami está se referindo a uma mudança no quadro
reivindicatório que implique a eliminação das reivindicações consideradas sem
novidade, no entanto, alguns examinadores equivocadamente, usavam esta passagem
para justificar a mal posicionamento da expressão caracterizante de uma
reivindicação como fundamento para falta de novidade, como se a emenda
meramente reposicionando a expressão pudesse conferir novidade à mesma. Ao discorrer sobre o
exame de novidade, François Panel aponta que muitas vezes esta análise leva a
uma limitação das reivindicações, em que certas características técnicas
apresentadas pelo depositante como novas são transferidas no preâmbulo, ou seja
na parte que precede as palavras “caracterizado por”.[2] Paulina Bem Ami afasta esta interpretação errônea quando reconhece como
válida a regra do documento único: “É
importante estar ciente do fato que para negar a privilegiabilidade de uma
invenção por falta de novidade é preciso que a mesma invenção, tal como
reivindicado, esteja contida num único documento do estado da técnica. No caso
de haver diferenças, mesmo pequenas, a invenção já será considerada nova e terá
que ser considerado o aspecto da atividade inventiva”.
O objeto de
análise de novidade é a reivindicação como um todo. Dizer que um trecho da
reivindicação não possui novidade significaria que poderíamos utilizar mais de
um documento contra a novidade de uma reivindicação analisando-a por trechos.
Desta forma, a regra geral de um único documento do estado da técnica para
análise de novidade não seria válida. Não faz, portanto, sentido dizer que um
trecho da reivindicação não possui novidade. Invenções de modo geral são o
resultado da combinação de elementos conhecidos, por exemplo, um grande número
de circuitos eletrônicos são formados pela combinação de resistores,
capacitores e transistores, de forma que a julgar por este critério poderíamos
eliminar qualquer invenção de circuito eletrônico combinando-se sempre três
documentos, um relativo a cada um destes componentes.
Segundo as
Diretrizes de Exame da DIRPA Resolução n° 169/2016 item 4.05: “A novidade exigida para uma reivindicação
deve ser apurada sobre a reivindicação como um todo, e não somente sobre a
parte caracterizante da mesma, tampouco sobre a análise individual dos
elementos que a compõem, que poderão separadamente estar abrangidos pelo estado
da técnica”. Segundo item 4.07 “A
ausência de novidade frente a um documento encontrado no estado da técnica não
pode ser baseada em possibilidades, hipóteses ou especulações a partir da
matéria revelada na anterioridade. A relação entre os documentos comparados
deve ser de identidade estrita, o que significa que um único documento deve
descrever cada elemento da reivindicação analisada, seja explicitamente ou de
forma inerente, caso contrário, a questão se desloca para análise de atividade
inventiva”.
Segundo o TRF2 em DMV Brasil Equipamentos v. INPI “A novidade exigida ao deferimento da exclusividade do uso de
determinado invento deve ser apurada sob aspecto global daquela solução
tecnológica e não sob a ótica dos elementos que a compõem, que poderão,
isoladamente, estar abrangidos pelo estado da técnica”. Não há que se fazer,
portanto, uma análise da novidade elemento por elemento da reivindicação
tomados de forma isolada, mas em um único documento antecipar todas as
características em conjunto descritas na reivindicação. O juiz do TRF2 acolhe
argumentação do perito: “uma
reivindicação independente será considerada desprovida de novidade quando todos
os seus elementos, tanto do preâmbulo como da parte caracterizante, estão
presentes em uma única referência. Também é importante ressaltar que é a
combinação de elementos definida na reivindicação (e não cada elemento
individualmente) que proporciona a novidade e a inventividade da patente
PI9703496”.[3] O TRF2 em DMV Brasil v. INPI [4]
analisou a nulidade da patente PI9905187 em que o juiz indicou a necessidade de
apostilamento ao incluir a referência à característica de ser descartável e
substitui o termo "caracterizado por" por "compreendendo".
O erro conceitual nesta
análise de novidade que toma cada elemento da reivindicação isoladamente ao
invés de considerar a reivindicação como um todo provém da confusão entre a
contribuição ao estado da técnica (a rigor delimitada pela parte
caracterizante) e o objeto de proteção da patente. A reivindicação de aparelho
dotado A, B caracterizado por C, D diz que a contribuição da invenção reside na
inclusão de C e D neste conjunto e não na invenção de C e D propriamente ditos.
Para que o titular da patente obtivesse proteção para C e D isoladamente seria
necessário que ele tivesse apresentado reivindicações independentes próprias
para estas duas características isoladamente ou seja desconectadas do restante
do aparelho dotado de A, B. Não é por outro motivo que a doutrina francesa
afirma que a contrafação se avalia pelas semelhanças e não pelas diferenças “la contrafaction doit se juger d ‘aprés lês
ressemblances et non les différences”[5], pouco importa as
diferenças secundárias em presença de similitudes consideradas essenciais (les éléments essentiels[6]),
fundamentais (similitude fondamentale[7]).
A análise de novidade por sua vez é feita pelas diferenças entre o objeto
reivindicado como um todo e o documento (único) do estado da técnica. Havendo
elementos presentes na reivindicação mas ausentes no documento do estado da
técnica haverá novidade na reivindicação.
Considere um aparelho dotado dos
elementos A, B, C, D caracterizado por E. Os concorrentes podem fabricar A,B,C
e D e substituir E por um outro elemento não equivalente (se isso for
possível), ou podem fabricar o aparelho ABCD. Os concorrentes poderão mesmo
fabricar E isoladamente sem em incorrer em contrafação. O titular somente poderia
alegar contrafação por contribuição uma vez que a peça E possa ser
posteriormente conectada ao aparelho ABCD, mas somente no caso de ficar provado
que a peça E se encaixa unicamente no aparelho ABCD e em nenhum outro aparelho
de modo a ficar caracterizado a intenção e o conhecimento do concorrente de que
seu comprador terá como único uso da peça o aparelho ABCD e, portanto, estará
em contrafação. Para haver uma contrafação por contribuição é fundamental que
alguém esteja cometendo a contrafação direta.
Se este comprador usa a peça E em um aparelho A’B’C’D’E em que cada
elemento atua respectivamente de forma equivalente a ABCD haverá contrafação
por equivalência. Observe que nesta análise não importa, para efeitos de
contrafação, o posicionamento da expressão caracterizante.
A Diretriz de Exame da
DIRPA na Resolução n° 124/2013 por sua vez no item 3.05 afirma: “Esta separação entre elemento conhecidos e
elementos novos visa apenas facilitar essa distinção, uma vez que não altera a
abrangência ou escopo da reivindicação, que será sempre determinado com base no
somatório das características contidas no preâmbulo e na parte caracterizante”.
Segundo Ari Magalhães: “é importante
frisar que a modificação no posicionamento dessa expressão não altera em nada o
escopo de proteção da invenção. O posicionamento da expressão caracterizante
serve apenas para discriminar o que é novo daquilo que já é conhecido dentro do
texto da reivindicação”. [8]
Paulina Bem Ami
[1] BEN-AMI, Paulina.
Manual de Propriedade Industrial, São Paulo: Secretaria da Ind. Com. e
Tecnologia, SEDAI, 1983, p.39
[2] PANEL, François. La
protection des inventions en droit européen des brevets. Collection du CEIPI,
Paris:Litec, 1977, p.193
[3] Processo: AC 416701 RJ
2004.51.01.513998-3 Relator(a): Desembargador Federal ANDRÉ FONTES Julgamento:
24/06/2008 Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA Publicação: DJU -
Data::02/07/2008 - Página::38 Apelante: DMV Brasil Equip. Ind. Com. Ltda.
Apelado: INPI
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1548740/apelacao-civel-ac-416701-rj-20045101513998-3-trf2
[4] TRF2, Apelação Cível
2007.51.01.813283-6 DMV Brasil v. INPI, Relator: Des. Fed. Paulo Espirito
Santo, Primeira Turma Especializada, Data Decisão: 13/06/2014
[5] CHAVANNE, Albert;
BURST, Jean-Jacques; Droit de la Propriété Industrielle, Précis
Dalloz:Paris,1998, p.242
[6] Cass. Com. 5 maio 1971,
Ann. 1971-85, Tribunal Grnde Instance Paris, 22 novembro 1974, PIBD
1975.III.228
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