Por que o INPI diferencia 7.1 de um 6.1 ?

Na Lei nº 5772/71 o Artigo 19 § 2º previa que “O pedido será indeferido se for considerado imprivilegiável, por contrariar as disposições dos artigos 9º (invenções não privilegiáveis) e 13 (modelos não privilegiáveis)”. O parágrafo 3º previa que “Por ocasião do exame, serão formuladas as exigências julgadas necessárias, inclusive no que se refere à apresentação de novo relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo, desde que dentro dos limites do que foi inicialmente requerido”. O parágrafo 5º por sua vez definia que “A exigência não cumprida ou não contestada no prazo de noventa dias acarretará o arquivamento do pedido, encerrando-se a instância administrativa”, ou seja, somente na total inércia da parte caberia o arquivamento do pedido, não cabendo recurso desta decisão.[1] Segundo o parágrafo 6º “o pedido será arquivado se for considerado improcedente a contestação oferecida à exigência”. Segundo o parágrafo 7º “Salvo o disposto no § 5º deste artigo, do despacho que conceder, denegar ou arquivar o pedido de privilégio caberá recurso, no prazo de sessenta dias”. Segundo Douglas Gabriel Domingues: “contestadas as exigências do INPI, será o processo julgado à vista da contestação oferecida, e, caso seja a mesma julgada improcedente, será o pedido arquivado. Entretanto, como não houve inércia da parte, que antes contestou o que lhe foi exigido, o arquivamento não determina o encerramento da instância administrativa, cabendo recurso ao presidente do INPI no prazo de sessenta dias (Artigo 19 § 7º combinado com o Artigo 108)”.

Por estes artigos seria possível o indeferimento em primeiro exame, o que dava margens a decisões consideradas discricionárias do INPI. Decisão do TRF2[2] analisou recurso pela não inobservância do parágrafo 3º do Artigo 19 da Lei nº 5772/71 referente a disposição em conjunto para canto de cozinha. O indeferiu o modelo de utilidade, segundo o depositante, sem conceder ao mesmo a oportunidade de melhor esclarecimento da reivindicação nos termos do parágrafo 3º do artigo 19 da lei 5772/71. O juiz baseia-se em laudo pericial que conclui que “a reivindicação foi elaborada de maneira a dificultar a interpretação, sendo certo que se a fizesse de forma mais clara estaria caracterizado 1) uma nova forma ou disposição diferente, 2) uma melhor utilização para o fim a que se destina. Em sua conclusão o Sr. Perito foi categórico: Em tudo que foi visto e analisado, entendo que o gerador de problema foi a elaboração dos dizeres da reivindicação do pedido de modelo de utilidade, que não deixou claro onde de fato estava a modificação do projeto, mas, se houvesse um pedido de exigências por parte do INPI para entender melhor o pedido que estava sendo feito, não haveria dúvida por parte deste em identificar a modificação introduzida para um melhor aproveitamento em canto de cozinha. Portanto, existe no projeto apresentado uma modificação e disposição diferente que resulta em uma melhor utilização para o fim a que se destina”. O juiz Desembargador Paulo do Espírito Santo conclui: “Como não existe discricionariedade do juiz quanto a aplicação do art. 284 do CPC mutatis mutantis, também não existirá para o réu relativamente ao parágrafo 3º do artigo 19 do CPI. Talvez em tudo tivesse sido evitado com esclarecimentos em sede administrativa, eis que o modelo apresentado se adéqua a definição do artigo 10 do CPI [...] Julgo procedente os demais pedidos para anular a decisão indeferitória proferida no processo administrativo, referente ao MU6602007, condenando o INPI a continuar o processamento do pedido de privilégio”.

Paulina Ben Ami explica que o parecer técnico inicial do INPI poderia ser uma decisão (deferimento 9.1 ou indeferimento 9.2), exigência (6.1) ou ciência de parecer (7). [3] Embora o Artigo 19 § 2º cite como causa de indeferimento os Artigo 9 e 13, Paulina Ben Ami inclui entre as razões apontadas pelo INPI para indeferimento a falta de aplicação industrial Artigo 6º § 3º entre outras: “a prática mostrou a necessidade de ampliar as definições de não privilegiabilidade que acarretam indeferimento”. As exigências são formuladas por não cumprimento do Ato Normativo nº 19 de 11 de maio de 1976 referente a elaboração do pedido de patente: “estas exigências podem também ser feitas em adição à citação de anterioridades, quando estas são tais que não colidem completamente com a invenção e não acarretem o indeferimento do pedido (ausência parcial de novidade e não absoluta”. A ciência de parecer é aplicável “quando são encontrados documentos que tornam a invenção, à primeira vista, óbvia a um técnico especializado no assunto, o examinador estabelece no seu parecer que a invenção não apresenta atividade inventiva. Como não se trata de uma decisão e nem de uma exigência que deva ser cumprida pelo depositante, foi estabelecido pelo INPI que tal tipo de parecer será notificado ao depositante através da publicação na RPI em item separado sob o título Ciência de Parecer (item 7). A contestação por parte do depositante dentro do prazo de 90 dias é facultativa. A não manifestação do depositante não acarretará o arquivamento do pedido, mas sim uma decisão de deferimento ou indeferimento da parte do examinador”. Paulina Ben Ami mostra que o conceito de atividade inventiva, ainda que não previsto expressamente no CPI (Artigo 9º e) já era de uso freqüente nos pareceres do INPI. Como a ciência de parecer não era entendida como uma exigência, a não manifestação do requerente gerava indeferimento passível de recurso. Ou seja, mesmo não tendo previsão legal expressa, a prática do INPI considerava que nos casos de não patenteabilidade do pedido, a não manifestação do requerente não seria contemplada pelo arquivamento definitivo do artigo 19 parágrafo 5º do CPI.

Na tentativa de incorporar na legislação o que já era prática de exame do INPI, o Comitê do INPI encarregado de preparar o que veio a ser o projeto de lei do executivo para a nova lei de propriedade industrial (PL nº 824/1991) redigiu proposta em que previa que “após verificada a regularidade formal do pedido, proceder-se-à, elaborando-se o relatório de busca e o parecer relativo a: I - patenteabilidade do pedido, II – enquadramento do pedido na natureza reivindicada, III – reformulação do pedido ou desdobramento, IV – irregularidades constatadas”. O artigo portanto não se refere a exigências técnicas.

O Artigo 39 previa que “se o parecer opinar pela não patenteabilidade ou não enquadramento do pedido na natureza reivindicada, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de noventa dias, sob pena de indeferimento. Parágrafo Único: se improcedentes as razões oferecidas na manifestação, o pedido será indeferido”. A inércia do requerente nas situações I e II é passível de indeferimento, o que legitima o procedimento já em uso do INPI de se indeferir após uma ciência de parecer, condição em que a patenteabilidade do pedido era questionada. O artigo afasta a possibilidade de indeferimento em primeiro exame, suprindo uma deficiência do CPI e limitando os atos de discricionariedade por parte do INPI. Como nenhum Artigo se referia à conclusão de exame (atual artigo 37 da LPI) paradoxalmente o texto original não previa a situação de deferimento em primeiro exame.

O Artigo 40 do PL 824/91 definia que “No curso do exame do pedido poderão ser formuladas exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de noventa dias contados da intimação sob pena de arquivamento”. Desta vez a inércia do requerente em não se manifestar implica em arquivamento ao qual cabe recurso, ao contrário do Artigo 19 § 5º do CPI em que este arquivamento era definitivo. O texto do Artigo 40, contudo, não deixa claro quais das situações de pareceres previstas no Artigo 38 seriam consideradas como exigências, em princípio, por não terem sido citadas no Artigo 39, as situações de exigência seriam as hipóteses III e IV. Certo é que pela redação original as duas previsões dos incisos I e II do Artigo 38 não poderiam ser tidas como exigências, pois neste caso teríamos os artigos 39 e 40 incoerentes entre si, o primeiro solicitando o indeferimento em caso de não manifestação e o segundo indicando o arquivamento não definitivo, embora ambos com previsão de recurso.

O relator Ney Lopes em seu substitutivo PL 824-A modificou o texto para Artigo 36 “Instruído o processo, será feito o exame, elaborando-se o relatório de busca e parecer relativo a: I – patentabilidade do pedido, II – adaptação do pedido na natureza reivindicada, III – reformulação do pedido ou divisão, IV – exigências técnicas. Artigo 37 Quando o parecer opinar pela não patenteabilidade ou não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 60 dias sob pena de indeferimento do pedido da patente. Parágrafo único: o pedido será ainda indeferido se improcedentes as razões oferecidas na manifestação”. Desta vez, sob quaisquer hipóteses do Artigo 36 a inércia do requerente seria tratada com indeferimento. No Senado o texto retomou a previsão do texto original de arquivamento por não manifestação de exigência assumindo sua forma atual. Conclui-se portanto que a opção de ter todas as quatro situações de parecer técnico pelo INPI como passíveis de indeferimento em caso de inércia do requerente foi explicitamente rejeitada pelo Congresso. O arquivamento passível de recurso tornou-se arquivamento definitivo no Artigo 36 o que condiz com a postura do Congresso de tentar restringir as possibilidades de recurso tornando o processo administrativo menos burocratizado. Se o requerente tendo diante de si uma mera exigência técnica não se manifestou é porque não tem mais interesse na continuidade de seus pedido de patente e portanto não justifica a possibilidade de recurso.

Segundo o Artigo 35 da LPI por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a: I - patenteabilidade do pedido; II - adaptação do pedido à natureza reivindicada; III - reformulação do pedido ou divisão; ou IV - exigências técnicas. Art. 36 - Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias. Parágrafo 1º - Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Parágrafo 2º - Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame. Art. 37 - Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

Dannemann entende que o inciso III do Artigo 35 ao tratar de reformulação do pedido compreende exigências técnicas formais tais como inadequação do título, enquanto que o inciso IV se restringiria às exigências de cunho técnico [4]: “O CPI de 1971 previa expressamente no Artigo 19 § 5º o prazo de 90 dias somente para resposta às exigência, sendo omisso quanto as respostas a pareceres [quando o exame concluir pela não patenteabilidade do pedido], o que gerou controvérsias a respeito deste último. A nova lei elimina qualquer dúvida neste sentido. A obrigação de emissão de parecer desfavorável se aplica também aos pedidos divididos”. O autor, portanto distingue dois tipos de resposta do INPI: parecer de não patenteabilidade relativo ao inciso I do Artigo 35, mudança de natureza relativa ao inciso II do Artigo 35 e exigências sejam estas meramente formais (inciso III do Artigo 35) ou técnicas (inciso IV do Artigo 35), sendo que apenas para estes dois últimos casos se aplicaria o arquivamento definitivo do parágrafo primeiro do Artigo 36. Muitos requerentes conhecedores da prática do INPI tem optado pela não manifestação à ciência de parecer expedida pelo INPI como forma de prosseguir mais rapidamente à fase recursal contando com a análise da matéria de outro examinador. Podemos contudo entender o inciso III que se refere à reformulação do pedido como algo relativo à unidade de invenção visto que o inciso se remete à possibilidade de divisão do pedido. De fato nos casos de falta de unidade de invenção cabe duas possibilidades ao requerente: reformular o pedido eliminando algumas reivindicações de modo a restar um único conceito inventivo no pedido, ou proceder a divisão do pedido mantendo um conceito inventivo por pedido. Neste sentido poderíamos entender o inciso III como não sendo propriamente uma exigência técnica a qual se refere o Artigo 36, e portanto passível de indeferimento em caso de inércia do titular.

Portanto, no PL 824/91 houve a intenção de se criar uma novo tipo de parecer do INPI, além dos já presentes na lei anterior de exigência, deferimento e indeferimento, que veio a se denominar “ciência de parecer” na medida em que se afastou a possibilidade de indeferimento em primeiro exame. Esta ciência de parecer trataria dos casos em que o pedido não reuniria condições de patenteabilidade e que pela lei anterior seriam indeferidos em primeiro exame. Isto remetia a uma prática de exame já adotada pelo INPI no CPI 5772/71. Portanto, em sua origem na LPI, a proposta da ciência de parecer (7.1) era a de discriminar os tipos de restrições no pedido de patente que impediram o deferimento do mesmo. O texto da LPI chegou mesmo a prever a possibilidade de indeferimento nos casos de não manifestação do requerente para as quatros possíveis situações de parecer do INPI (não patentabilidade, inadequação da natureza, falta de unidade de invenção e exigências técnicas), porém esta proposta foi formalmente rejeitada no Senado. Outro aspecto que a LPI procurou contornar na lei antiga era a possibilidade de arquivamento definitivo (prevista no Artigo 19 § 5º do CPI) sem possibilidade de recurso para os casos de não patenteabilidade. Por este motivo, já no CPI situações de não patenteabilidade já não eram consideradas exigências técnicas passíveis de arquivamento definitivo por inércia do requerente. A LPI incorporou esta prática do INPI. Podemos portanto concluir que tratar todas as quatro situações do Artigo 35 da LPI como exigências técnicas passíveis de arquivamento definitivo seria uma interpretação contrária a como o entendimento da LPI foi sendo construído no Congresso Nacional.

Segundo o artigo 35 Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:         I - patenteabilidade do pedido;  II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;  III - reformulação do pedido ou divisão; ou IV - exigências técnicas. O artigo 36 afirma que quando o parecer for pela não patenteabilidade (inciso I do artigo 35) ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada (inciso II do artigo 35) ou formular qualquer exigência (incisos III e IV), o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias. Segundo o § 1º do mesmo artigo 36 não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado, ou seja, isto se aplica apenas aos incisos IV do artigo 35. Como se trata de uma medida exttrema que diz respeito ao arquivamento definitivo e como não está claro se o inciso III pode se enquadrar como exigência, o INPI tem adotado o entendimento de que este parárafo primeiro aplica-se somente ao inciso IV do artigo 35 que trata textualmente de exigências. O INPI diferencia estas duas situações adotando um código 7.1 para as situações I, II e III e de 6.1 para IV. Desta forma um 6.1 sem manifestação (o requerente não apresentou nenhuma petição no tempo hábil de 90 dias) implica no arquivamento definitivo do pedido (11.2) enquanto que a não manifestação a um 7.1 segue o exame e o INPI deve indeferir (9.2) repetindo os argumentos citados na ciência pois não há razão para o INPI mudar de opinião.

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[1] DOMINGUES, Douglas Gabriel. Direito Industrial – Patentes, Rio de Janeiro:Forense, 1980, p.206.

[2] Acórdão Origem: TRF-2 Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL - 0 Processo: 95.02.03622-0 UF : RJ Orgão Julgador: SEGUNDA TURMA Data Decisão: 21/05/1997 Documento: TRF-200057967 Fonte DJU - Data::11/02/1999 - Página::352

[3] BEM AMI, Paulina. Manual de Propriedade Industrial, São Paulo:SEDAI, 1983, p.95

[4] DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei da Propriedade Industrial e Correlatos, Rio de Janeiro:Renovar, 2001, p. 53