Patente de novo uso

O caso G2/88 OJ 1990 conclui que uma reivindicação de uso de composto conhecido não possui novidade uma vez que todas as características técnicas da reivindicação são conhecidas, e desta forma é considerada como não possuindo efeito técnico exigido pela EPC.[1] De acordo com G2/88 existem dois tipos diferentes de reivindicação de processo: i) uso de uma entidade pra se alcançar um efeito técnico, ii) processo para fabricação de um produto. [2]Reivindicações direcionadas para o uso de uma substância ou composição para a fabricação de um medicamento usado em uma nova e inventiva aplicação terapêutica são patenteáveis[3] (no passado, segundo a fórmula Suíça). A fórmula Suíça foi uma solução de compromisso formalmente aceita em 1985 na decisão G6/83 no caso Pharmuka no Enlarged Boards of Appeals da EPC[4]. Pollaud Dulian considera esta decisão “extremamente problemática e questionável, ao consagrar <contra legem> a possibilidade de uma segunda aplicação terapêutica”.[5] Segundo Chavanne e Burst um produto já conhecido para uma  aplicação terapêutica não pode ser patenteado para uma segunda aplicação terapêutica, pouco importando que o produto  seja protegido por uma patente ou que a nova aplicação terapêutica seja humana ou animal.[6] Para Jacques Azema a nova aplicação terapêutica não sera objeto de patente ainda que o efeito novo tenha sido até então ignorado ou que utilização nova implique modificações na apresentação ou de dosagem do medicamento. Chavanne e Burst contudo reconhecem que é difícil de encontrar uma justificativa plausível para tal exclusão e entende que as decisões da Câmara de Recursos da EPO, favorável a patente de nova aplicação terapêutica, influencie as cortes francesas.

No Japão o guia de exame de 2012 (Parte I, Capítulo 1, item 2.2.2.3(3)) estabelece que o uso deve ser interpretado como um método de se usar coisas e desta forma se enquadra na categoria de processo. O uso de uma substância  como inseticida é interpretado como método de uso da substãncia como inseticida. O uso de uma substância X para fabricação de um medicamento para aplicação terapêutica Y é interpretada como método para uso da substância X para a fabricação de um medicamento para aplicação terapêutica Y. Na Coreia quando uma reivindicação de produto inclui especificações de uso o examinador deve interpretar esta reivindicaao de produto  somente relativa aos produtso especialmente adaptados para aquele uso. Um gancho para guindaste tendo um formato X indica um gancho com características de tamanho e rigidez próprias para um guindaste, de modo que um gancho apropriado poderia ser construído para aplicação em pesca estaria fora do escopo desta patente e tampouco poderia servir de anterioridade para a mesma.Se por outro lado o produto não possui características específicas para aquela aplicação, então neste caso, as limitações de aplicação presentes na reivindicação não terão qualquer impacto em seu escopo, não tendo influência na avaliação de novidade (Guia de exame parte III, capítulo 2, item 4.1.2(2)). Na China uma reivindicação de uso se enquadra como processo, contudo se uso de um composto X como inseticida é uma reivindicação de processo, por outro lado uma reivindicação de inseticida contendo composto X não é uma reivindicação de processo mas de produto. O uso de substância X para tratar doença Y enquadra-se como método terapêutico e como tal não é patenteado. No entanto uma reivinvidicação que pleiteie o uso da substância X para fabricação de um medicamento para tratar a doença Y é uma forma aceita. Uma reivindicação de produto não é considerada nova meramente porque uma nova aplicação foi encontrada, contudo um produto conhecido para um primeiro uso não destrói a novidade de uma reivindicação do uso do mesmo produto para outra aplicação. Nestes casos se este novo uso é revelado diretamente pelo mecanismo de ação ou ação farmacológica de um uso conhecido, então esta reivindicação de segundo uso não terá novidade. Nos Estados Unidos o MPEP 2173.05(q) estebelece que a reivindicação de uso é considerada indefinidapois não definita de forma positiva as etapas de um processo delimitando como este uso é praticado e adicionalmente não se enquadra em nenhuma das quatro categorias estatutárias do 35 USC 101 (Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title), ou seja, processo, máquina, manufatura ou composição da matéria.[7]

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[1] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p. 12 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html

[2] Catalogue of remaining differences 2012 update of the CDP 2011, IP5 Offices, p. 25 http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/jitsumu_catalog/en.pdf

[3]Esta regra se alinha com a decisão européia G_0006/83 http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/g830006ep1.htm ver também G 1/83 e G 5/83

[4] Usucapião de patentes e outros estudos de propriedade industrial, Denis Barbosa. Rio de Janeiro:Ed. Lumen Juris, 2006, p.701

[5] POLLAUD-DULIAN, Frédéric , Propriété intellectuelle. La propriété industrielle, Economica:Paris, 2011, p.160

[6] CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques; Droit de la Propriété Industrielle, Précis Dalloz:Paris,1998, p.98

[7] Catalogue of remaining differences 2012 update of the CDP 2011, IP5 Offices, p. 26 http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/jitsumu_catalog/en.pdf