Mark Lemley[1] observa que embora
patentes sejam concedidas pela contribuição conferida pela invenção ao estado
da técnica, a reivindicação é sempre redigida envolvendo a invenção como um
todo de modo que esta contribuição, o que de fato é novo em relação ao estado
da técnica e que justificou a concessão da patente, não fica claramente
evidente pela simples leitura da reivindicação. Por exemplo, dado um processo
conhecido de três etapas para fabricação de um produto, um inventor que agregue
uma quarta etapa inventiva a este processo conhecido provavelmente receberá uma
patente tendo como reivindicação um processo que descreve todas as quatro
etapas. O Federal Circuit ao contrário,
tem destacado[2],
como um mantra que é insistentemente repetido, que a análise em busca do “ponto de novidade” (point of novelty) ou do “coração”
da invenção é incorreta, preferindo sempre uma análise da reivindicação como um
todo (claim as a whole). Esta regra
geral é particularmente válida para as invenções de combinação, mas tem sido
aplicada para as invenções em geral. Isto muitas vezes pode se mostrar
prejudicial ao titular pois uma vez que a reivindicação descreve a invenção em
todos os seus elementos, incluindo os já conhecidos, bastará a ausência de um
destes elementos ou substituir um dos elementos conhecidos por outro não
equivalente, para que uma contrafação já não se verifique, muito embora o
infrator tenha copiado o elemento novo. Em Larami Corp. v. Amron [3], por exemplo, a invenção
consistia em um brinquedo tipo pistola de água em que a novidade estava no
mecanismo de bomboamento da água. O concorrente usou o mesmo mecanismo em sua
pistola que tinha um reservatório de água diferente do descrito na reivindicação,
de tal modo que a Corte concluiu que não havia contrafação, ainda que a invenção
não tivesse nenhuma relação com o reservatório de água. Segundo Mark Lemley a não
identificação da contribuição da invenção faz com que titulares e contrafatores
explorem as ambiguidades dos termos reivindicados em favor de seus próprios
interesses.
Mark Lemley observa que nos Estados Unidos
originalmente as patentes sequer tinham reivindicações. Quando surgiram sua
proposta era de atuar como sign posts
para auxliar na determinação da novidade da invenção. Um vestígio desta época
são as reivindicações do tipo Jepson[4] em que uma expressão
delimitadora como “comprising” of “characterized by” delimita a matéria
nova da conhecida do estado da técnica. Estima-se que atualmente menos de um
por cento das patentes concedidas pelo USPTO use desta formulação[5]. Apenas após 1870 que as
reivindicações passaram a ser usadas como fence
posts para determinar o escopo de proteção da patente e desde então as
reivindicações têm sido examinadas como um todo, ou seja, todos os elementos da
reivindicação são igualmente considerados tanto na análise de novidade como de
contrafação. No entanto, Mark Lemley observa que as Cortes têm usado o critério
de “ponto de novidade” ou buscado os
“elementos essenciais” da reivindicação
quando, por exemplo, determinam se uma pessoa pode ser considerado como
co-autora de uma invenção: a mesma será assim considerada se provar que
contribuiu para o desenvolvimento da parte que é nova na invenção. Para Mark
Lemley seria importante que a identificação do ponto de novidade fosse usada em
mais casos pelas Cortes pois seria importante parq que a lei de patentes se
concentrasse naquilo que de fato o inventor inventou e menos naquilo que os
advogados escreveram na reivindicação.
[1] LEMLEY, Mark. POint of
novelty. Northwestern University Law Review, v.105, n.3, 2011, p. 1253-1280
http://ssrn.com/abstract=1735045
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