Inventive step: the UPC forges its own test
Venner Shipley Peter Thorniley and Mahdi Godazgar www.lexology.com 28/11/2025
O Tribunal de Apelação da UPC determinou que o teste será aplicado para a avaliação da etapa inventiva na UPC.
Em um esforço que parece coordenado, as decisões de recurso em dois dos primeiros casos da UPC, Amgen v Regeneron/Sanofi e Meril v Edwards Lifesciences, foram proferidas em 25 de novembro de 2025, pelos dois e primeiros painéis do Tribunal de Apelação, respectivamente. As duas decisões reafirmam a abordagem adotada pelo Tribunal de Apelação da UPC no caso Nanostring v 10x Genomics (UPC_CoA_335/2023, 26 de fevereiro de 2024) e, usando a mesma redação, delineam a abordagem a ser adotada pela UPC para a avaliação da etapa inventiva.
A abordagem estabelecida pelo Tribunal de Apelação é, provavelmente, mais próxima da abordagem "holística" adotada no Reino Unido e na Alemanha do que da abordagem de solução de problemas adotada pelo Escritório Europeu de Patentes (OEP). No entanto, influências da abordagem da EPO e da jurisprudência relevante também são evidentes no novo teste do Tribunal de Apelação.
A exigência de que uma invenção seja nova e envolva um passo inventivo são requisitos fundamentais para a patenteabilidade e, de fato, fazem parte da compreensão pública do que significa uma "invenção".
A exigência de ser nova (ou seja, inovadora) é relativamente fácil de conceituar – se não sempre factualmente fácil de analisar – e simplesmente exige que haja alguma diferença entre a invenção reivindicada e o que já foi disponibilizado ao público. É um teste inerentemente objetivo.
Para garantir a certeza jurídica, o requisito da etapa inventiva também deve ser julgado objetivamente. No entanto, o significado simples da linguagem aqui convida a um elemento de subjetividade. Quão inovador algo novo precisa ser para também ser inventivo? Como você avalia se esse limite é ultrapassado?
As disposições subjacentes da Convenção Europeia de Patentes ("CPE") nos levam apenas até certo ponto, estabelecendo que "uma invenção "envolve um passo inventivo se, considerando o estado da arte, não for óbvio para uma pessoa habilidosa na área" (Artigo 56 CEBE). Em grande parte, o efeito disso é simplesmente substituir a ambiguidade no termo "inventivo" pelo mesmo grau de ambiguidade na palavra "óbvio".
Não é surpreendente que os tribunais e a OEP tenham longas histórias de busca para construir uma estrutura em torno desses termos que tenha como objetivo garantir uma análise consistente. Também não é surpreendente que esses diferentes fóruns nem sempre tenham concordado sobre o quadro, embora tendam a argumentar que suas abordagens diferentes estão suficientemente alinhadas para fornecer os mesmos resultados (pelo menos na maioria dos casos).
A abordagem "solução de problemas" da EPO começa determinando o "estado da técnica mais próximo" e então formulando um "problema técnico objetivo" usando um efeito técnico derivado de quaisquer diferenças entre a invenção reivindicada e o estado da técnica mais próximo. Uma vez formulado o problema técnico objetivo, a questão crítica passa a ser se, partindo do estado da técnica mais próxima e do problema técnico objetivo, a pessoa qualificada teria (e não poderia) sido levada a modificar ou adaptar a técnica mais próxima para chegar a algo que se enquadrasse no escopo da reivindicação relevante.
A abordagem de solução de problemas está bem estabelecida na OEP e, de modo geral, foi adotada na França, Espanha, Itália, Suíça e Holanda, bem como em muitos outros estados contratantes da EPC.
Dois exemplos proeminentes de Estados contratantes da EPC que conscientemente não adotam a abordagem de solução de problemas da EPO em massa são a Alemanha e o Reino Unido. A abordagem alemã é chamada de abordagem problema e solução ("Aufgabe- und Lösungskonzept"), enquanto a abordagem do Reino Unido é definida pelo teste Windsurfing-Pozzoli.
Uma característica comum tanto das abordagens alemã quanto do Reino Unido é que o "conceito inventivo" na linguagem do teste Windsurfing-Pozzoli ou o "problema técnico objetivo" na linguagem do teste alemão são estabelecidos antes de determinar o documento de arte anterior relevante contra o qual a obviedade é considerada. Isso contrasta com a abordagem da EPO, na qual o "problema técnico objetivo" é estabelecido considerando as diferenças entre a invenção reivindicada e o estado da técnica mais próximo.
É justo dizer que, até agora, a abordagem do UPC para a avaliação do passo inventivo tem sido um tanto dispersa. No geral, muitas decisões adotaram uma abordagem mais flexível e menos formulaica, tomando elementos das diversas abordagens utilizadas nos diferentes tribunais nacionais.
Pode-se tentar classificar essas várias abordagens com base em que elas começam determinando o problema subjacente ou conceito inventivo (como nas abordagens do Reino Unido e Alemanha) ou se começam determinando o estado da técnica relevante contra o qual a invenção deve ser julgada (como na abordagem EPO). No entanto, mesmo aqui as linhas podem ser borradas. Em uma decisão recente (Advanced Cell Diagnostics v Molecular Instruments, UPC_CFI_187/2024, UPC_CFI_507/2024, 18 de novembro de 2025 [49]), a Divisão Local de Haia observou que, embora as partes concordassem que a abordagem "holística" adotada pela Divisão Central de Munique em Amgen v Regeneron/Sanofi (UPC_1/2023, 16 de julho de 2024) deveria ser aplicada, na prática, as partes aplicaram um teste mais próximo da abordagem de solução de problemas da OEP.
A Divisão Local de Munique tentou criar uma abordagem harmonizada em sua decisão em Meril v Edwards Lifesciences (UPC_CFI_501/2023, 4 de abril de 2025), uma disputa envolvendo outra patente da Edward Lifesciences e que não foi objeto do recurso mais recente. Nesta decisão, o Tribunal defendeu o uso da abordagem de solução de problemas da OEP "como uma ferramenta ... para aumentar a segurança jurídica e alinhar ainda mais a jurisprudência da [UPC] com a jurisprudência da [OEP] e dos Conselhos de Apelação" ([HN 2]). No entanto, em uma decisão recente sobre mais uma disputa entre Meril e Edwards Lifesciences (UPC_CFI_189/2024, UPC_CFI_434/2024, 20 de outubro de 2025), a Divisão Central de Paris pareceu tentar estabelecer, como teste UPC, a abordagem "holística" do Tribunal de Apelação em Nanostring v 10x Genomics (UPC_CoA_335/2023, 26 de fevereiro de 2024), que vinha utilizando consistentemente para a avaliação do passo inventivo.
Em suas decisões mais recentes, o Tribunal de Apelação parece não deixar espaço para dúvidas sobre qual abordagem deve ser usada na UPC. Como mencionado acima, usando a mesma redação, ambos os painéis, presididos respectivamente por Klaus Grabinski, presidente do Tribunal de Apelação, e Rian Kalden, explicam que os tribunais nacionais de vários estados contratantes da EPC utilizam abordagens diferentes para a avaliação do passo inventivo, antes de delinear a "abordagem adotada pelo Tribunal Unificado de Patentes ..., que já pode ser derivada da Nanostring/10x Genomics" (Amgen [126], Meril [HN 5]).
Primeiro, "o objeto da invenção ..., ou seja, o problema objetivo" deve ser estabelecido "da perspectiva da pessoa habilidosa na arte, com seu conhecimento geral comum, conforme na data de aplicação ou prioridade .... Isso deve ser feito estabelecendo o que a invenção acrescenta ao estado da técnica, não analisando as características individuais da reivindicação, mas comparando a reivindicação como um todo no contexto da especificação e dos desenhos, considerando assim também o conceito inventivo subjacente à invenção (o ensino técnico), que deve se basear no(s) efeito(s) técnico(s) que a pessoa especializada na arte, com base na aplicação, entende que é (são) alcançados com a invenção reivindicada" (Amgen [HN 11], Meril [HN 8]).
O "problema objetivo não deve conter indicações para a solução alegada" (Amgen [HN 12], Meril [HN 9]) e, uma vez estabelecido, a questão relevante é se "na data relevante a pessoa qualificada, partindo de um ponto de partida realista no estado da arte no campo tecnológico relevante, desejando resolver o problema objetivo, teria (e não só: poderia) ter chegado à solução alegada" (Amgen [HN 13], Meril [HN 10]).
"Um ponto de partida é realista se o ensino dele tivesse interesse a uma pessoa habilidosa que, na data relevante, deseja resolver o problema objetivo. Isso pode, por exemplo, ser [... um que] já revela várias características semelhantes às relevantes para a invenção ... e/ou aborda o mesmo ou um problema subjacente semelhante .... Pode haver mais de um ponto de partida realista e a invenção alegada deve ser inventiva partindo de cada um deles" (Amgen [HN 15], Meril [HN 12]). Nesse sentido, um ponto de partida realista não deve ser confundido com o "estado de arte mais próximo" do teste EPO, que é o "ponto de partida mais promissor para um desenvolvimento que conduza à invenção" (EPO Guidelines for Examination, G-VII, 5.1, ênfase adicionada).
Discussão
Com base nas orientações dadas pelo Tribunal de Apelação, o teste UPC para a etapa inventiva pode ser resumido como:
(i) identificar a pessoa qualificada e o conhecimento geral comum na data de prioridade;
(ii) estabelecer o objeto da invenção, ou seja, o problema objetivo;
(iii) considerar se a pessoa qualificada, partindo de um ponto de partida realista no estado da arte no campo tecnológico relevante, desejando resolver o problema objetivo, teria (e não só: poderia) ter chegado à solução alegada.
Como destacado acima, a abordagem está mais próxima das abordagens "holísticas" usadas na Alemanha e no Reino Unido, em que o problema ou objeto da invenção é primeiro determinado antes de considerar o estado da técnica relevante. No entanto, o último passo parece ser influenciado também pela abordagem "poderia-se" da EPO (ver Diretrizes para Exame da EPO, G-VII, 5.3).
Amgen v Regeneron/Sanofi é particularmente relevante para abordar a questão da expectativa razoável de sucesso no contexto de reivindicações de segundo uso médico.
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