Doutrina de equivalentes na Inglaterra

Em Lilly v. Actavis em 2017 a Suprema Corte da Inglaterra[1] conclui que uma patente pode ser infringida por um produto ou processo que não se encontre dentro do âmbito da linguagem usada nas reivindicações. As Cortes inglesas até então eram relutantes em aplicar a doutrina de equivalentes segundo o Protocolo do artigo 69 da EPC, ao invés disso o critério adotado considerava a doutrina de “purposive construction” pela qual se busca o que o técnico no assunto entenderia da patente tendo em vista o texto usado nas reivindicações, como por exemplo em Kirin Amgen no qual uma célula hospedeira foi entendido como uma célula que hospeda uma sequência de DNA estrangeira que codifica uma eritroproteína ou análogo, o que não era o caso da concorrente TKT cujo produto não era preparado através de tal célula e que, portanto, não havia contrafação. A patente da Lilly trata do uso do sal dissódico do premetexede na fabricação de um medicamento para uso em combinação com a vitamina B12 para o tratamento de câncer. A Actavis por sua vez fabricava medicamento que compreendia um diácido (não é um sal) de pemetrexede ou sais alternativos de dissódico (tal como dipotássio) alegando que não havia contrafação direta porque o dipotássio não se enquadra como dissódico e, portanto, estava fora do escopo da reivindicação. A Suprema Corte contudo conclui que uma variante não coberta pela reivindicação pode ainda assim estar em contrafação se ela constitui uma variação da invenção reivindicada somente de uma forma imaterial, observado que o artigo 69 da EPC destaca que há uma diferença entre a interpretação de uma reivindicação e a extensão da proteção de uma patente, e ao avaliar tais diferenças os equivalentes devem ser considerados dentro do escopo da patente, ressaltando que diversos países como Alemanha, França, Itália, Espanha e Holanda já adotam a mesma doutrina de equivalentes. Segundo a Suprema Corte as perguntas a serem feitas são : 1) Apesar de que o objeto em questão não está dentro de um significado literal da reivindicação da patente, tal variante chega  ao mesmo resultado substancialmente do mesmo modo pela patente, isto é, o mesmo conceito inventivo (inventive concept) revelado pela invenção ? 2) Seria óbvio para o técnico no assunto lendo a patente na data de prioridade, mas sabendo que a variante chega substancialmente nos mesmos efeitos da invenção, e que assim o faz substancialmente do mesmo modo que a invenção ? 3) O leitor da patente teria concluído que o titular apesar disso tinha intenção de se ater ao sentido lietral da reivindicação como algo essencial de sua invenção ? No caso presente a Corte respondeu positivamente à primeira questão, uma vez entendido o conceito inventivo como a fabricação de um medicamento que permite ao anion pemetrexede ser administrado com vitamina B12. A segunda questão também foi respondida positivamente. A terceira questão foi respondida negativamente uma vez que a patente contém uma descrição mais geral do que premetexede   dissódico. Quando consideradas as respostas aos questionamentos de falta de clareza colocados pelo EPO durante o processamento do pedido de patente a Suprema Corte considerou que tais respostas não tem qualquer impacto na doutrina de equivalentes pois não tratavam do escopo da patente mas questões relacionadas á suficiência descritiva ou seja que não guardam relação com a doutrina de equivalentes. A Suprema Corte conclui, portanto, que havia contrafação, o que aproxima o critério inglês dos demais países europeus.

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[1] http://www.patentdocs.org/2017/07/news-from-abroad-lilly-v-actavis-supreme-court-introduces-a-doctrine-of-equivalents-in-the-uk.html