Em
Williamson v. Citrix Online, LLC (Fed. Cir. June 16, 2015)(en banc) o Federal
Circuit conclui que a presunção contra o
tratamento de reivindicações de meios mais funções deva ser superada, ou seja,
não é necessário o uso das palavras mágicas “meios para” para que a
reivindicação seja enquadrada como meios mais funções como no caso da patente
em questão que se refere a “módulo de controle de aprendizado distribuído” que
não se encontra suficientemente descrito uma vez que os algoritmos para
implementar esta função não foram descritos. [1] A
patente trata de metodos de distribuição de streaming de vídeos na internet
usando um ambiente de sala de aula virtual. Tradicionalmente uma reivindicação que
incluía uma descrição estrutural não era considerada como na forma de meios
mais funções. Para a Corte quando a reivindicação nãõ menciona o termo “meios”
a presunção pode ser superada e o parágrafo 6° da seção 112 será aplicado se
demonstrado que a reivindicação falha em se referir a uma estrutura definida de
forma suficiente ou no caso de citar uma função sem a estrutura que realiza
esta função. Por outro lado o uso da exressão “meios” cria uma presunção de que
a seção 112 se aplica. A referência a um módulo
de controle foi considerado genérico. Para Luiz Oliveira esta decisão
representou uma mudança de direção da jurisprudência. Antes o redator da reivindicação
é quem tinha o controle de determinar se sua reivindicação se enquadraria na
seção 112, ao passo que com a decisão em Williamson fica claro que esta decisão
é das Cortes que já não utiliza o termo “meios” como delimitador desta decisão,
de modo que a previsibilidade das decisões dos tribunais é menor. A decisão
abre caminho para um maior número de casos enquadrados na seção 112 parágrafo
6° contudo não está claro se as Cortes adotarão este entendimento para casos
específicos similares aos da patente em Williamson. [2]
O
PTAB em decisão de 2015 em Boku v. Zilidev referente a sistema e método para
compra de produtos usando dispositivo portátil sem que se exija que o usuário
entre informações de pagamento para cada transação de venda. O requerente
alegou que a reivindicação era indefinida por conta da expressão “meios para
completar um pedido de transação” uma vez que por ser uma reivindicação do tipo
meios mais funções necessariamente a seção 112 exige que uma implementação de
tal função deveria ter sido descrita no relatório do pedido. O PTAB baseado em
Williamson v. Citrix Online afirma que “se
o técnico no assunto é incapaz de reconhecer a estrutura no relatório
descritivo e associá-la a função correspondente na reivindicação, esta cláusula
de meios mais funções presente na reivindicação será considerada indefinida”.[3]
[1] MCCLENNEN,
Nutter. Means-plus-function claiming: recent invalidity decisions provide
important lessons, 31/08/20015 http://www.lexology.com
[2] OLIVEIRA,
Luiz Felipe. Means-plus-function claims: an analysis of the Federal Circuit’s
ruling in Williamson v Citrix
Online, Journal of Intellectual Property Law &
Practice, 2016, Vol. 11, No. 3
[3] A means-plus-function
claim was found unpatentable as indefinite for absence of corresponding
structure CBM2014-00140, 148, 15/11/2015,
http://ptabtrialblog.com/a-means-plus-function-claim-was-found-unpatentable-as-indefinite-for-absence-of-corresponding-structure-cbm2014-00140-148/
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