Nos Estados Unidos a doutrina da
diferenciação das reivindicações (claim
differentiation) afirmada por exemplo em SRI Int’l v.
Matsushita Elec. Corp.[1], estabelece que em um mesmo pedido de patente,
duas reivindicações devem ser sempre interpretadas de modo que não possuam o
mesmo escopo de proteção, seguindo a máxima latina “Lex rejicit superflua, pugnantia, incongrua” (a lei rejeita o
supérfluo, o contraditório e o incongruente). As reivindicações devem, portanto,
ser interpretadas de modo que não haja redundâncias nem que torne alguma
reivindicação inócua. Por exemplo, considere uma reivindicação independente que
descreve um motor de um veículo compreendendo, uma base, quatro rodas e um
chassis para suportar o corpo do motor. Uma outra reivindicação dependente
refere-se a esta última em que o corpo do motor é preto. Pela doutrina de claim differentiation pode-se reconhecer
que a reivindicação independente tem em seu escopo não somente os veículos com
motor preto, mas de outras cores também, como, por exemplo, azul.
Este princípio segundo Mark Lemley
tende a conduzir os tribunais a uma interpretação mais ampla das reivindicações
independentes, pois que uma reivindicação não pode ser inócua ou redundante com
outra reivindicação. Esta doutrina é usada contra os réus de contrafação que
tendem a interpretar as reivindicações independentes, em geral mais genéricas,
utilizando-se das limitações presentes nas reivindicações dependentes. Esta
doutrina pode conduzir a interpretações aberrantes segundo Mark Lemley como a que
se observou em Phillips v. AWH Corp. onde o termo “baffle” foi interpretado de
modo a incluir suportes orientados em 90 graus em relação as paredes. A
reivindicação, contudo especificava apenas que estes baffles estariam
inclinados em relação a parede sem especificar valor de ângulos. O relatório
descritivo, contudo, especificava que o objetivo de tais baffles era o de
impedir que balas pudessem penetrar na parede e no entanto com 90 graus de
inclinação tal objetivo não pode ser atingido. Para Mark Lemley este é um caso
onde a doutrina do claim differentiation não poderia ser aplicada. Muitas vezes
o requerente usa palavras diferentes nas reivindicações são formas redundantes
de se tentar obter uma melhor proteção, descrever o mesmo elemento, e não necessariamente
isto implica em se pleitear elementos distintos. Nesse sentido a doutrina do
claim differentiation acaba criando diferenças artificiais onde elas não
existem, expandindo indevidamente o escopo de uma reivindicação como no caso
Phillips. Como regra Mark Lemley entende que a doutrina deva ser usada quando:
1) existe uma relação de dependência entre duas reivindicações, 2) quando a
reivindicação dependente é um caso específico de um elemento mais genérico
descrito na independente. Muitas vezes o requerente usa dois termos diferentes
nestas duas reivindicações para descrever essencialmente o mesmo elemento, 3)
quando as duas reivindicações em questão diferem por um único elemento. Nos
casos onde há mais elementos distintos, menor deve ser a aplicação desta
doutrina, 4) ao aplicar doutrina do
claim differentiation é importante observar que o resultado da interpretação
seja compatível com os objetivos da invenção, o que não aconteceu no caso
Philips. [2]
Em Inducom v. Facebook (Fed Cir 2016) a Corte entende que a doutrina de claim differentiation deva ser aplicada nos poucos casos em que de outra forma as duas reivindicações teriam o mesmo escopo e segue a argumentação de Mark Lemley: “as Cortes não devem usar esta doutrina, salvo se as reivindicações em questão mantém uma relação do tipo independente-dependente”.[3] A patente US68342776 trata de links customizados associados a ocorrência de um termo numa página. O Federal Circuit entendeu que essa associação valia para todos os termos da página com base no que foi relevado pelo depositante durante o processamento do pedido. A depositante alegava que uma vez que apenas algumas reivindicações se referiram a aplicação do link para todos os termos das páginas, então, pela doutrina de claim differentiation, nas demais reivindicações em que não havia esta referência a todas as ocorrências deveria se presumir que estivesse se referindo a apenas algumas das ocorrências do mesmo termo na pagina. A Corte, contudo, negou-se a aplicar a doutrina de claim differentiation e interpretou que em todas as reivindicações os links aplicavam-se a ocorrência de todos os termos encontrados na página.
Em Inducom v. Facebook (Fed Cir 2016) a Corte entende que a doutrina de claim differentiation deva ser aplicada nos poucos casos em que de outra forma as duas reivindicações teriam o mesmo escopo e segue a argumentação de Mark Lemley: “as Cortes não devem usar esta doutrina, salvo se as reivindicações em questão mantém uma relação do tipo independente-dependente”.[3] A patente US68342776 trata de links customizados associados a ocorrência de um termo numa página. O Federal Circuit entendeu que essa associação valia para todos os termos da página com base no que foi relevado pelo depositante durante o processamento do pedido. A depositante alegava que uma vez que apenas algumas reivindicações se referiram a aplicação do link para todos os termos das páginas, então, pela doutrina de claim differentiation, nas demais reivindicações em que não havia esta referência a todas as ocorrências deveria se presumir que estivesse se referindo a apenas algumas das ocorrências do mesmo termo na pagina. A Corte, contudo, negou-se a aplicar a doutrina de claim differentiation e interpretou que em todas as reivindicações os links aplicavam-se a ocorrência de todos os termos encontrados na página.
Philip Grubb cita como exemplo uma
reivindicação independente que pleiteia processo para fabricação do produto X
compreendendo a etapa de reação de Y e Z em um solvente inerte. A reivindicação
dependente 2 refere-se à reivindicação 1 em que o solvente é água. Uma vez que a
reivindicação 2 acrescenta um novo elemento á reivnidcação1, ela possui escopo
mais restrito do que esta, o que significa que um processo não está em
contrafação com a reivindicação dependente 1 necessariamente não está em
contrafação com a reivindicação dependente 2. O uso de álcool como solvente
seria uma contrafação da reivindicação 1 mas não o seria da reivindicação 2.
Devido a presunção legal de que diferentes reivindicações possuem diferentes
escopos, a reivindicação independente abrange uma variedade maior de solventes
do que o previsto na reivindicação dependente 2.[4]
Por outro lado FuzzySharp v. 3DLabs destaca que a analise de patenteabilidade do
35 USC 101 deve ser feita em cada reivindicação individual. Embora a doutrina
de claim differentiation possa ser
usada para interpretar os termos de uma reivindicação independente com base no
conteúdo das dependentes o mesmo não se aplica a análise da seção 101, de modo
que uma reivindicação independente não se torna patenteável meramente porque
uma de suas dependentes se refere a matéria patenteável. [5]
[1] ROOT, Joseph. E. Rules of
Patent Drafting from Federal Circuit Case Law. Oxford University Press, 2011,
p.40
[4] GRUBB, Philip, W. Patents
for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law,
Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.420
[5] No. 2010-1160 (Fed. Cir. Nov. 4, 2011) cf. TRUAX, Terrence. Section 101
patent eligibility must be assessed for each claim http://www.lexology.com/r.ashx?i=2892512&l=7G9AEQA
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