Parágrafo único do artigo 40 da LPI

O parágrafo único do artigo 40 estabelece que o prazo de vigência de uma patente não será inferior a dez anos para a patente de  invenção e a sete anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. Desta forma uma patente depositada em 2000 que tenha sido concedida em 2014, terá sua vigência até 2024, ou seja terá uma vigência de 24 anos, superior portanto ao prazo de 20 anos estabelecido pelo artigo 33 de TRIPs. O PL 8824/91 apresentado pelo Executivo ao Congresso Nacional previa no artigo 51 um prazo de vigência de vinte anos sem este dispositivo de prazo mínimo de vigência contado da concessão. O deputado Roberto Freire (PCB/PE) apresentou em 25 de março de 1993 uma emenda aditiva ao substitutivo do relator Deputado Ney Lopes ao projeto 824-A, e que previa no artigo 40 o dito dispositivo tal como consta na lei aprovada lei nº 9279/96. Resultante da apreseciação de tais emendas foi elaborado o PL 824-D publicado no Diário do Congresso Nacional em 3 de junho de 1993 em que o relator acolhe a sugestão incorporando ao texto legal.

Este dispositivo é uma reedição de mecanismo similar previsto no artigo 25 do Código de Propriedade Industrial de 1967 de curta duração: “O privilégio de patente de invenção, de desenho ou de modêlo industrial vigorará, desde que pagas as contribuições devidas regularmente, pelo prazo de vinte anos contados da data do depósito do pedido de privilégio ou de quinze, contados da data da concessão, caso esta ocorra após cinco anos da data do depósito do pedido”[1]

A garantia conferida pelo parágrafo único do artigo 40 da LPI cria por parte de alguns titulares o interesse em ter seu exame postergado para se valer de prazos maiores de vigência, comportamento que também se observava nas épocas em que a legislação estabelecia a vigência da patente contada da data de concessão do título, como estabelecia, por exemplo, o Código de 1945 em seu artigo 39[2]. Em depoimento no Congresso Nacional no mês anterior a promulgação da Lei nº 5772/71 que sucedeu ao código de 1945 Thomas Thedim Lobo observa o acerto dos parlamentares em fixar a vigência das patentes contada da data de depósito dos pedidos “Todo o depósito de patente já significa uma prioridade para a sua proteção. Esta proteção é normalmente adquirida pelo depósito, dependendo a sua confirmação do exame que será levado a efeito pelo órgão, que julgará exatamente da novidade e da sua utilização industrial. Mas, a proteção em todos os países do mundo se inicia pelo depósito. O que acontecia aqui no Brasil é que por várias vezes estivemos dando uma proteção desmesuradamente grande. O processo de exame, pelas dificuldades técnicas, por naturais interesses daquele que desejava alongar o privilégio, se estendia, às vezes, por quarenta anos. Eu próprio este ano assinei patente cuja patente vai alongar-se exatamente a quarenta anos [...] A situação referida na vigência dos códigos anteriores ao Código de 1971, que contavam o privilégio a partir da expedição da patente, e com isso, até por interesse dos próprios requerentes, os pleitos arrastavam-se pachorrentamente por décadas, atravessando gerações, o que levou Thomaz Leonardos a afirmar pitorescamente que a concessão do privilégio brasileiro constituía verdadeira gestação de elefante ou dinossauro”.[3]

O Congresso tem analisado propostas de revisão do texto legal na Lei nº 9279/96. O Senado analisou o Projeto de Lei nº 689 de 2011 do senador Vital do Rego (PMDB/PB) que propõe, entre outras emendas na LPI, a eliminação do parágrafo único do artigo 40 da LPI “pois o dispositivo amplia em demasia o prazo de proteção da patente”. A CCJ manifestou-se favorável à aprovação do projeto, porém rejeitou a proposta de alteração do artigo 40 da LPI, sem, contudo, tecer maiores comentários.[4]

Em maio de 2012 a deputada Jandira Feghali (PCdoB/RJ) apresentou o PL nº 3944/12 em que revoga o parágrafo único do artigo 40 da LPI, com intuito de estimular a pesquisa e facilitar o acesso aos medicamentos. O deputado Newton Lima Neto (PT-SP) apresentou no plenário da Câmara, em 18 de abril de 2013, o Projeto de Lei nº 5402/2013, de sua autoria e do Dr. Rosinha (PT-PR), que altera a LPI para revogar o parágrafo único de seu artigo 40: “O importante é dotar o INPI das condições necessárias para cumprir a sua função em prazos razoáveis, e não criar condições para aumentar o prazo de proteção em função da atual incapacidade do INPI de examinar tempestivamente todos os pedidos de patentes depositados [...] A extensão do prazo de vigência da patente em razão de atraso em sua concessão é uma medida TRIPs-plus e, como tal, deve ser excluída da lei brasileira, tendo em vista o interesse social em acessar a tecnologia patenteada tão logo os 20 anos de vigência expirem, especialmente no caso de tecnologias que possuem impacto na efetivação dos direitos humanos, como é o caso dos medicamentos”.

Antes da concessão o depositante conta apenas com uma “expectativa de direito” de uma patente. Segundo o TJSP: “Nos termos da vigente Lei 9276/96, apenas o registro da patente é que traria os direitos pretendidos pelo recorrente, não podendo ele se valer do simples pedido de registro para os fins que colima - Mera expectativa de direito”.[5]  Segundo o TJRJ[6] “O simples depósito do pedido de patente não confere ao requerente os direitos a ela inerentes. Este será submetido a um determinado procedimento para verificação do preenchimento dos requisitos legais, nos termos dos artigos 19 a 37 da Lei 9.279/96 e após tal avaliação será deferida ou não a concessão da patente. Tão somente após proferida tal decisão, o requerente passará a ostentar a posição de titular do direito, podendo impedir a utilização da invenção sem seu consentimento. De fato, o depósito gera expectativa de direito ao depositante, pois havendo exploração do invento mesmo antes da concessão do privilégio, mas após o depósito, caberá direito de indenização em relação a esse período. Repise-se, entretanto, que apenas haverá direito concreto à reparação pelos danos causados se obtida a patente requerida”.

Como o direito de exclusividade só existe após a concessão da patente, os atrasos na concessão podem ter mais importância para o titular tendo em vista o maior poder dissuasório de uma patente do que de um pedido de patente. O depositante consegue manter-se com exclusividade do mercado de uma forma mais efetiva com uma patente do que com um pedido de patente. Neste cenário as indenizações previstas no artigo 44 da LPI teriam menor relevância, uma vez que, para o titular seria muito mais importante que o concorrente não entrasse no mercado. Nos casos em que o concorrente inicia fabricação do produto patenteado sem acordo com o titular, este último pode solicitar ao INPI um exame prioritário bastando que apresente provas de que o objeto do pedido de patente está sendo reproduzido por terceiros sem a sua autorização e cópia da notificação extrajudicial do agente acusado de reprodução indevida com a comprovação de seu, conforme a Resolução nº 68/2013 de 18 de março de 2013.

Segundo Ediney Chagas e José Muniz o atraso na concessão de patentes pelo INPI tem impacto negativo no licenciamento de tecnologias desenvolvidas pelas universidades.^[7] Julia Paranhos ao investigar a interação entre universidades e empresas farmacêuticas conclui que o atraso no exame de patentes pelo INPI tem sido apontado pelos pesquisadores como uma barreira às pesquisas no país, face à incerteza prolongada em se saber se afinal aquela tecnologia com pedido depositado de fato terá a patente concedida ou se constitui conhecimento de domínio público.[8]  Segundo Denis Barbosa, a extensão proporcionada pelo artigo 40 da LPI “é uma exceção ao regime de vigência geral, destinada a suprir carências do sistema administrativo, e como qualquer regime excepcional, constrito às exatas condições de sua aplicação”. Denis Barbosa cita julgado do TRF2: “há evidente interesse público e social em que haja efetiva temporariedade, isto é, limitação do prazo de validade das patentes, para permitir o aperfeiçoamento das descobertas científicas”[9]. No entendimento de Denis Barbosa este instituto do parágrafo único do artigo 40 da LPI não atende ao equilíbrio entre os interesses pessoais e sociais pertinentes.[10] O estudo da Câmara dos Deputados que subsidiou o Projeto de Lei nº 5402/2013 aponta que com a incerteza quando ao término da vigência da patente, proporcionado pelo parágrafo [único do artigo 40 da LPI  “Os concorrentes não sabem se podem explorar o objeto do pedido dos depositantes, sem correr risco de serem processados e condenados. E a sociedade perde”.[11]

Para Denis Barbosa o artigo 44 da LPI prevê efeitos retroativos à concessão da patente, de modo que o titular já se encontra devidamente amparado em caso de atrasos na concessão: “Ou seja, a patente efetivamente vale como um instrumento de mercado antes da sua concessão. O efeito econômico precede a plenitude do efeito jurídico”. O titular tem garantido direitos retroativos pelo artigo 44 da LPI que define que “Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente”.

[12] Roberto Freire

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[1] http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-254-28-fevereiro-1967-374675-publicacaooriginal-1-pe.html

[2] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del7903.htm

[3] Cf. BARBOSA, Denis. A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art . 40 da Lei de Propriedade Industrial, Revista da EMARF, Rio de Janeiro, v.19, n.1, nov.2013/abr.2014, p.127-186; DOMINGUES, Douglas Gabriel. Direito Industrial – patentes, Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 125, 237

[4] http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=103270

[5] TJSP, AC 0302721-37.2009.8.26.0000  Relator: Ribeiro da Silva, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 05/09/2012

[6] TJRJ, AC 0072732-35.2004.8.19.0001 Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Mario Assis Gonçalves, Data de Julgamento: 10/11/2010

[7] CHAGAS, Ediney Neto; MUNIZ, José Norberto. Propriedade Intelectual e Pesquisa nas Instituições de Ensino Superior. Viçosa: UFV, 2006, p. 131.

[8] PARANHOS, Julia, Interação entre empresas e instituições de Ciência e Tecnologia: o caso do sistema farmacêutico de inovação brasileiro, Eduerj:Rio de Janeiro, 2012, p.196

[9] TRF2, MAS 2006.51.01.524783-1, Relatora: Márcia Helena Nunes, 1ª Turma Especializada, DJ 12/12/2008

[10] BARBOSA, Denis. A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art . 40 da Lei de Propriedade Industrial, Revista da EMARF, Rio de Janeiro, v.19, n.1, nov.2013/abr.2014, p.127-186

[11] NETO Newton Lima. A revisão da lei de patentes: inovação em prol da competitividade nacional, maio de 2013, Câmara dos Deputados  - Brasília-DF, Centro de Estudos e Debates Estratégicos – CEDES. http://www2.camara.leg.br/a-camara/altosestudos/temas/temas-2013-2014/inovacao-propriedade-intelectual-e-patentes/propriedade-intelectual-inovacao-e-patentes
[12] http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=103164&tipo=0