No recurso de PI0212150 o INPI conclui: “O uso no tratamento da diabetes só foi comprovado para as giberelinas
A3 e mistura A3 e giberelina A4 ou A7. Na ausência de comprovação experimental,
não é possível extrapolar este uso para todas as lactonas, glicosídeos,
ésteres, ésteres ativos e sais possíveis dessas giberelinas (vide Capítulo 9
das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente, Aspectos relacionados ao exame
de pedidos de patente na área química). Sendo assim, com exceção do uso das
giberelinas mencionadas acima, o resto da matéria pleiteada nas reivindicações
1 a 3 e 7 a 9 não se encontra suficientemente descrita no relatório descritivo,
não estando de acordo com o Artigo 24 da LPI. Por conseguinte, esta
reivindicação não se encontra fundamentada no relatório descritivo, não estando
de acordo com o Artigo 25 da LPI.” Segundo a Resolução n° 208 “No caso do pedido pretender proteção para um
novo uso de vários compostos, por exemplo, identificados em uma “fórmula
Markush”, somente será considerado suficientemente descrito o uso dos compostos
que foi efetivamente demonstrado no relatório descritivo, de modo a comprovar o
uso pleiteado. Embora, teoricamente, os compostos definidos por uma determinada
“fórmula Markush” possam apresentar atividades semelhantes, não é possível
extrapolar o novo uso de um único composto para todos os demais, a menos que
sejam apresentados testes comprovando esta equivalência de efeito”. Para
Ivan Ahlert: “apesar de os exemplos especificamente
indicados no relatório não impedirem que a patente abranja outros casos não mencionados
deve-se socorrer do relatório e dos desenhos em caso de dúvida quanto á
interpretação de uma determinação expressão da reivindicação. Por exemplo um
dispositivo de corte pode na acepção literal servir para secionar um
determinado material ou para interromper uma correte elétrica, a descrição no
relatório auxiliar-a na determinação da opção apropriada no caso. Contudo em
casos químicos, farmacêuticos e biotecnológicos o INPI tem adotado uma interpretação
mais restritiva e equivocada , imponho limitações ao escopo de proteção com base nos
exemplos do relatório descritivo do pedido de patente. Em casos químicos, farmacêuticos,
os examinadores tendem a considerar que o requisito legal da atividade
inventiva só seria demonstrado por aquelas concretizações cujos teses
estivessem indicados no relatório descritivo. Outro requisito, a suficiência
descritiva, segundo esses examinadores, só estaria demonstrada por aqueles
exemplos citados no relatório. Para as
outras concretizações do invento, não reveladas no relatório descritivo, tais
requisitos não estaria demonstrados. Um exemplo bastante corriqueiro ocorre com
as invenções definidas pela fórmula de Markush. Nesses casos o INPI limita a
análise da atividade inventiva e da suficiência descritiva àqueles exemplos
expressamente testados indicados no relatório descritivo”.[1]Considere
por exemplo uma reivindicação mecânica que reivindique entre os elementos mencionados
um meio de fixação. O relatório especifica tratar-se de parafusos. Neste caso a
reivindicação é aceita genérica porque o técnico no assunto tem conhecimento de
outros meios de fixação que possam ser usados como pinos e pregos. No entanto
se o técnico no assunto usar elástico, que é um meio de fixação, saberá que
este não pode ser empregado pois o equipamento não funcionaria com elástico.
Apesar de não estar incluída no escopo da patente, a forma genérica de meios de
fixação ainda assim é aceita, porque o técnico no assunto saberá selecionar os
meios de fixação adequados. A suficiência descritiva não está comprometida. O
titular jamais irá pleitear patente que usa elástico porque ele sabe que não
funciona. No caso das fórmulas Markush há
vários compostos que se enquadram dentro da definição geral Markush mas cuja
rota de síntese para sua fabricação não é conhecida, logo a suficiência descritiva
ficaria comprometida para estes casos. O
titular iria pleitear proteção para tais compostos com estando dentro do escopo
de proteção de sua patente. Há, portanto, uma diferença entre as duas situações
que justifica o tratamento diferenciado da regra geral.
[1] AHLERT, Ivan; JUNIOR,
Eduardo, patentes: proteção na lei de propriedade industrial. São Paulo:Atlas,
2019, p.174
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