Na Inglaterra as reivindicações delimitam de forma
limitativa o escopo de proteção da patente e não com o intuito de estender a
proteção, de forma que o que não é reivindicado é tido como fora da proteção da
patente[1].
Tal estratégia é conhecida como “fence post”, ou seja, as reivindicações
delimitam estacas que demarcam o escopo da patente, como uma cerca de arame
farpado que delimita precisamente os limites de um terreno. Na Alemanha ao se
avaliar as reivindicações estas não deve se restringir ao seu sentido literal,
mas devem ser interpretadas conforme o sentido inferido por um técnico no
assunto a partir da redação das reivindicações[2].
Esta estratégia é conhecida como “sign
post”, ou seja, as reivindicações sinalizam um conceito inventivo genérico,
objeto da proteção, ou uma “kerntheorie”, um núcleo da invenção[3].
Na analogia com a propriedade territorial, a estratégia sign post significaria
aindicação dos limites de um terreno por meio de placas, ou seja, servem para
indicar tais limites, porém, são apenas indicativos pois não delimitam de forma
exata esta proteção. Donald Chisum observa que esta terminologia “fence post” e
“sign post” foi elaborada por William Cornish[4] em
1999 e reflete com outra terminologia o que a evolução da jurisprudência norte
americana em que as reivindicações deixam de ter um papel central para assumir
um papel mais periférico, ou seja, no qual as reivindicações que antes
delimitavam os princípios centrais da invenção passam cada vez mais a delimitar
meramente fronteiras mais externas da invenção respectivamente.[5]
William Cornish aponta que na época da elaboração da Convenção Europeia
formou-se um conceito caricaturado de que as cortes inglesas estariam presas a
estratégia fence post, ao sentido literal das reivindicações, em que relatório
descritivo e desenhos somente seriam consultados nos casos de dirimir
ambiguidades das reivindicações e uma segunda abordagem seguindo procedimento
alemão de ter as reivndicações como sign posts, em que as reivindicações atuam
como mero guia do escopo das mesmas que deveria ser determinado com base na
leitura do relatório descritivo e desenhos feito pelo técnico no assunto.
Segundo William Cornish tratam-se de dois extremos que foram tomados da
jurisprudência inglesa e alemã, mas que a rigor se mostravam mais flexíveis do
que estas caricaturas. A Corte Suprema federal alemã exige que para
caracterização da equivalência a solução
acusada de contrafação deve ter o mesmo efeito, seja óbvia e equivalente com a
solução proposta na patente. Este critério foi formulado através de três
perguntas (conhecidas como questões Schneidmesser)[6]:
1) a implementação modificada resolve o problema técnico proposto pela invenção
com meios que possuem objetivamente os mesmos efeitos técnicos ? O técnico no
assunto usando de seu conhecimento é capaz de encontrar uma variante na data de
prioridade tendo o mesmo efeito ? 3) As considerações técnicas que o técnico no
assunto deva aplicar são orientadas para o conteúdo técnico das reivindicações
de modo que o técnico no assunto tomaria esta variante em consideração como
sendo uma solução equivalente ?
[1] Electric
and Musical Industries Ltd. vs. Lissen Ltd. (1938) 56 RPC 23 [UK] the
function of the claims is to define clearly and with precision the monopoly
claimed, so that others may know the exact boundary of the area within which
they will be trespassers. Their primary object is to limit and not to extend
the monopoly. What is not claimed is disclaimed. The claims must undoubtedly be
read as part of the entire document and not as a separate document; but the
forbidden field must be found in the language of the claims and not elsewhere, in. The enforcement of intellectual property rights: a case book,
Louis Harms,WIPO, 2008, p.251
[2] CUTTER I, BGH, 12/03/2002 – XZR 168/00, In assessing whether use is
being made of the invention protected under patent, the contents of the patent
claims must first be established, on the basis of the specialist’s
understanding – that is to say, the meaning inferred by the specialist from the
wording of the claims, in. The enforcement of intellectual property rights:
a case book, Louis Harms,WIPO, 2008, p.253, 268
[3] in: The
enforcement of intellectual property rights: a case book, Louis Harms,WIPO, 2008,
p. 275
[4] CORNISH,
William, LLEWELYN, David. Intellectual property: patents, copyright,
trademarks and allied rights. London: Sweet&Maxwell, 2007. p. 170
[5] CHISUM,
Donald. Common law and civil law approaches to patent claim interpretation:
fence posts and sign posts. In: BENTLY, Lionel; VAVER, David. Intelllectual
property in the new millennium, Cambridge: Cambridge University Press, 2004,
p.98
[6] BAECHTOLD,
Robert. The intellectual property review. Law Business Research:Londres, 2014,
p.100
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