Embora a patente de processo não
conceda proteção ao produto a LPI no artigo 42 inciso II prevê uma exceção a
esta regra geral ao prever que a patente confere a seu titular direitos sobre o
produto obtido diretamente por processo patenteado. No entanto o parágrafo
segundo no mesmo artigo estabelece que “ocorrerá
violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando
o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial
específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso
daquele protegido pela patente”. Se um concorrente implementar as mesmas
etapas previstas na patente de processo necessariamente chegará ao mesmo
produto e nesse sentido podemos dizer que a patente de processo protege o produto
obtido diretamente pelo processo. Podemos dizer que com o processo já está protege
esta proteção do produto obtido de processo patenteado é redundante. A patente
de processo não protege o produto diretamente obtido independente do processo,
ou seja, não se trata de uma proteção de produto absoluta. Um concorrente que
comprove que chegou ao mesmo produto por processo distinto, não estará em
contrafação com esta patente de processo.
Segundo o artigo 184 da LPI “Comete crime contra patente de invenção ou
de modelo de utilidade quem: II - importa produto que seja objeto de patente de
invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado
no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido
colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu
consentimento”, ou seja, é proibida a importação de produto por terceiros,
obtido por processo patenteado no Brasil. Enquanto o artigo 42 limita os
direitos da patente de processo apenas aos produtos obtido diretamente do dito processo,
no artigo 184 o termo “diretamente” é suprimido o que sugere, segundo Dannemann, um
alcance mais amplo para a regra, ou seja, o texto legal paradoxalmente acabou
tendo os direitos do titular na esfera criminal mais amplos que na esfera cível.
No entanto, tendo em vista que uma lei não pode ser contraditória, entende-se
que a restrição do artigo 42 se aplique ao artigo 184, ou seja, uma patente de
processo não confere proteção ao porduto caso o acusado de contrafação mostre
que obteve este processo por um processo distinto do processo patenteado. O
Acordo PLT que previa uma regra similar em suas primeiras minutas explica que o
termo “diretamente” se restringe unicamente aos produtos que são resultado direto
do dito processo. Um produto que exija etapas adicionais àqueles previstas no
dito processo, embora utilizem o processo patenteado não estariam dentro do
escopo desta patente de processo pois não podem ser vistos como um resultado
direto do dito processo. [1]
Este dispositivo do artigo 42 da
LPI está em conformidade com o artigo 5 quater da CUP: “quando um produto for introduzido num país da União no qual exista uma
patente protegendo um processo de fabricação desse produto, o titular terá, com
referência ao produto introduzido, todos os direitos que a legislação do país
de importação lhe conceder, em virtude da patente desse processo, com
referência aos produtos fabricados no próprio país”, ou seja, cabe a
legislação do país dispor sobre os direitos do titular da patente de processo sobre o produto
importado que tenha sido fabricado com o processo reivindicado[2].
Este produto, mesmo importado, é tratado como se estivesse sendo fabricado
dentro do território brasileiro[3].
Bodenhausen destaca que este Artigo foi incluído na Revisão de Lisboa da CUP em
1958. A Assembléia propôs inicialmente que uma patente de processo de
fabricação seria violada pela importação, venda ou utilização de produtos
obtidos por esse processo e fabricados em outro país. A redação final, contudo,
não contemplou esta proposta mais radical, e limitou a proteção apenas para os
casos em que o produto seja fabricado no próprio país.[4]
O artigo 28 de TRIPs impede que terceiros realizem atos de uso,
oferta para venda, venda ou importação do produto diretamente obtido de
processo patenteado. O usuário de um processo é que tem o dever de provar que
não está infringindo a patente, e não o autor da ação. A isto se chama "inversão do ônus da prova" (artigo
42 § 2o da LPI), que também está previsto no TRIPs (artigo 34).
Este
problema desafiou a Lei alemã de 1877, que só concedida patentes aos produtos
químicos. Se o processo for utilizado no estrangeiro, em particular em país que
não exista patente, o titular da patente de processo ficaria desprovido da proteção
face ao competidor importar o produto, o que levou a jurisprudência alemã a desenvolver a teoria da proteção
indireta de produto: a patente de processo protege também o produto feito
diretamente com ele[5].
[1] DANNEMMAN, SIEMSEN, BIGLER
& IPANEMA MOREIRA, Comentário à lei de propriedade industrial e
correlaatis, Rio de Janeiro:Renovar,2001, p.104
[2] Licitações, Subsídios e
patentes, Denis Barbosa, Rio de Janeiro:Lumen Juris, 1997, p.108
[3] apud Patentes de
invenção: extensão da proteção e hipóteses de violação, Fernando Eid Philipp,
São Paulo:Ed. Juarez de Oliveira, 2006, p.143
[4] Guia para La aplicacion Del Convenio de
Paris para La proteccion de La propriedad Industrial, revisado em Estocolmo em
1967, Bodenhausen, BIRPI, 1969, p.49
[5] Denis Barbosa, op.cit.,
p.108
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