Em Novartis AG v. Ezra Ventures LLC (Fed. Cir. 2018) a Corte conclui que a presença de um terminal disclosure (compromisso do titular em anular uma patente que se mostre indistinta de uma outra patente do mesmo depositante anterior) não inclui a extensão de prazo devido ao 35 USC 156. Em Novartis Pharmaceuticals Corp. v. Breckenridge Pharmaceutical Inc. (Fed. Cir. 2018) foi discutida a aplicação da norma para o período de transição quando após o URAA (Uruguay Round Agreements Act of 1994) os Estados Unidos passou a adotar o prazo de vigência de 20 anos contados da data de depósito do pedido. Para pedidos depositados antes do URAA a regra em vigor definia a vigência em 17 anos contados da concessão. A US6440990 depositada antes da URAA tinha sua patente válida até 23/09/13 enquanto US5665772 tinha sua vigência até 09/09/2014 com possibilidade de extensão de cinco anos até 09/09/2019. A Corte Distrital invalidou esta segunda patente US5665772 baseada na doutrina de OTDP (obviousness-type double patenting) com base no fim da vigência de US6440990. Ao aplicar a OTDP isso significa que a patente US5665772 teria menos do que 17 anos de vigência como determina a regra antes da URAA. O Federal Circuit reverteu a decisão da Corte Distrital e não aplicou a doutrina de OTDP para os pedidos depositados antes do URAA. O princípio central da doutrina de restrição ao duplo patenteamento é o de conceder a mesma extensão para duas patentes em que uma represente variação óbvia da outra: Segundo a Corte “O objetivo central da OTDP é evitar o titular de estender seus direitos de exclusividade sobre sua invenção para além do período completo de proteção. Aplicar a ODTP neste caso, contudo, significaria que a titular perderia o direito de usufruir plenamente os direitos de sua patente”.
https://www.patentdocs.org/2018/12/novartis-pharmaceuticals-corp-v-breckenridge-pharmaceutical-inc-fed-cir-2018.html
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