Em 2014 T1780/12 conclui
que uma reivindicação na fórmula Suíça (Uso de X na fabricação de um
medicamento para tratar Y) não se refere a mesma matéria que uma reivindicação
de “X para uso em um método para tratar Y”, conforme a forma definida na EPC
2000 de 2007. Um depositante poderia, portanto, ter duas patentes protegendo
cada qual uma destas reivindicações que não estaria incorrendo em dupla
proteção. O caso discutiu a patente EP1 relativa ao uso de anticorpos de
aminofosfolipídeos para o tratamento de câncer. A primeira patente reivindica
na forma Suíça o uso de X para a fabricação de um medicamento para o tratamento
de Y. O pedido dividido após a entrada em vigor da EPC2000, que permite reivindicação
na forma de produto para determinado uso, reivindica X para uso no tratamento
de Y. O Boards of Appel considerou que o duplo patenteamento envolve dois
aspectos: a categoria da reivindicação e suas características. Referindo-se a
T1391/07 a Corte entendeu que a dupla porteção ocorre apenas quando ambas as
patentes possuem o mesmo escopo de proteção mas não quando seus escopos se
superpõe apenas parcialmente. A primeira patente trata de uma reivindicação de
processo, limitado a uma aplicação específica enquanto que a patente do pedido
dividido trata de reivindicação de produto limitado a uma aplicação específica.
É reconhecido que a reivindicação de processo tenha escopo menor que uma
reivindicação de produto e portanto não há dupla proteção. [1]
Entre 2007 e 2010 quando
G 2/08 OJ 2010 decidiu pelo fim das reivindicações na fórmula Suíça (Uso de X
na fabricação de medicamento para tratar Y) as duas formas de reivindicações
foram permitidas. A fórmula suíça deixou de ser aceita para pedidos depositados
três meses após a data de publicação da decisão G2/08 no Official Journal em 19
de fevereiro de 2010[2]. T250/05
em 2008 concluíra que a tentativa de converter uma reivindicação na fórmula
Suíça na forma de 2007 significaria aumento indevido do escopo de proteção e
portanto indevido em oposições (após a concessão da patente).G 2/08 da mesma
forma entendeu que os direitos conferidos por uma patente de uso médico na
forma da EPC20000 de 2007 seriam mais amplas que aqueles conferidos por uma
reivindicação na fórmula Suíça. T1780/12 reivindica na fórmula Suíça uso de uma
composição X na fabricação de medicamento para tratamento de câncer. A Corte
conclui ser uma reivindicação de escopo limitado e portanto distinta de uma
reivindicação na forma EPC 2000 de 2007 que trata de produto de uso limitado.
Na fórmula suíça temos
por exemplo “uso de um medicamento X na fabricação de um medicamento para o
tratamento da doença Y” enquanto que na forma da EPC2000 temos “medicamento X
para o tratamento da doença Y’. T1780/12 conclui que estas duas formas não são
sinônimas e não é aceitável uma emenda de um pedido de uma forma para outra. Para
a juíza Rian Kalden da Corte de apelações de Haia a reivindicação na fórmula
suíça é uma ficção legal. O método de fabricação não tem novidade a invenção de
fato reside no novo uso. A forma da EPC2000 não alterou nada, pois define uma reivindicação de produto de propósito
limitado. Em T1780/12 a Câmara de Recursos conclui tratarem-se de
reivindicações diferentes ao qual não caberia o argumento de dupla proteção
alegado pela divisão de exame: “é
geralmente aceito como um princípio da EPC que uma reivindicação de uma
atividade física articular (por exemplo método, processo ou uso) confere menos
proteção do que uma reivindicação para a entidade física per se, tal como
decide G2/88. Disto segue que uma reivindicação de processo limitado a um
próposito espec[ifico também confere menos proteção do que uma reivindicação de
produto limitado a um propósito específoc coom a reivindicação do tipo EPC2000.
Desta forma o escopo de proteção da patente do pedido dividido é distinta da
patente original”. Segundo a nota preparatória MR/18/00 da EPC2000 o novo
artigo 54(5) permite a proteção de produto para cada novo uso médico de uma
substância conhecida de modo que a proteção é equivalente aquelea oferecida or
uma reivindicação na fórmula suíça. A proteção não é ampla, ela se limita
aquela aplicação específica. [3]
juíza Rian Kalden
[1] WP THMPSON,
New from Abroad: Double Patenting at the EPO -- What Does "Same Subject
Matter" Mean? 18/06/2014
http://www.patentdocs.org/2014/06/new-from-abroad-double-patenting-at-the-epo-what-does-same-subject-matter-mean.html
[2] Catalogue of
remaining differences 2012 update of the CDP 2011, IP5 Offices, p.
82http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/jitsumu_catalog/en.pdf
[3] WARD,
Annsley Merelle. Fordham 2016: Will purposive construction of Swiss-type claims
save second-medical use patents? 05/04/2016 http://ipkitten.blogspot.com.br/2016/04/fordham-2016-will-purposive.html
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