1ª Reunião Técnica conjunta entre INPI e as Associações ABAPI, ABPI e
ASPI
29 setembro 2021
Liane Lage (INPI)
O princípio da transparência é um pilar das
instituições públicas e do INPI. Precisamos de uma visão mais abrangente do
papel do INPI na sociedade e na operacionalização das políticas públicas. Precisamos
de uma visão mais holística do papel do examinador e que esta interação do INPI
com a sociedade permaneça e assim possamos melhorar o ambiente de negócios no país.
Cláudia Magioli (INPI)
O INPI tem muito a ganhar com essa discussão
sobre o pós concessão de uma patente. Qual o impacto de uma patente concedida ?
Estes encontros buscam responder esta pergunta. O plano de combate ao backlog
tem como meta reduzir em 80% o backlog em 2 anos. O plano foi postergado até
dezembro de 2021. Hoje já conseguimos 69,2% de redução o que é fantástico. A
CGPAT II tem uma redução de 67% do backlog. Cosméticos (DIBIO) 93%, agricultura
e alimentos (DIPAE) 75% e agroquímicos (DIPAQ)
74% estão bem avançadas na meta. Biotecnologia (DIALP) com 62% e Biofármacos
(DIIMOL) com 52% provavelmente não irão atingir o objetivo de 80%, mas já
estamos pensando numa força tarefa para ajudar nestas áreas. A DIBIO tem 15
examinadores e a DIMOL também tem 15 examinadores. Estamos estudando um ideal
de pedidos por examinador para balancear essa carga de pedidos e assim
dimensionar a necessidade de examinadores por área. Todas as decisões
alcançaram as metas de decisões contratadas. A média de decisões por examinador
é de 7,7 na CGPAT II o que mostra um aumento significativo em relação a 2018. Em
2017 tivemos 4% de decisões na primeira etapa e hoje esse número é de 21% o que
mostra que a exigência preliminar contribuiu para um exame acelerado, por isso
eu sou uma das principais incentivadoras a continuar com essa exigência
preliminar (6.23). Houve um aumento significativo de exames após 2018 seja pelo
aumento de examinadores seja pelo plano de combate ao backlog. A mudança de fluxo de pedidos enviados para
ANVISA em 2012 impactou bastante a CGPAT II. Em 2017 com a portaria conjunto
houve um novo avanço no tratamento desses pedidos enviados para ANVISA. Temos
tido um aumento expressivo de pedidos divididos, e gostaríamos de entender o
que está acontecendo , especialmente na CGPAT II quando o número de divididos
foi quase o dobro de outras Coordenações especialmente na DIALP e DIMOL. Em Biofármacos
um ano de decisões é quase o mesmo valor que a entrada de divididos num único
ano, o que causa uma sensação de estar enxugando gelo. Esse aumento de divididos
aconteceu muito associado às exigências preliminares. A ADIN 5529 ao declarar
inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI trouxe um impacto
grande na CGPAT II pois há uma zona cinzenta do que entra ou não como produto
de saúde assim como levou a um aumento de decisões judiciais. A Lei 14195/21
com a revogação do artigo 229-C relativo à anuência prévia da ANVISA também
impactou bastante a CGPAT II o que leva a uma tranquilidade maior no exame
destas matérias com uma curva mais linear e cronológica destes exames. Nossos
desafios atuais é como i) manter a produtividade alta após o plano de combate
ao backlog onde não se complementa a busca, ii) aumento dos pedidos divididos (não temos dados sobre quem são esses depositantes, mas isso em grande parte é pedido estrangeiro pós plano de combate ao backlog, mas isso pode sim ser investigado para uma próxima oportunidade) e
exames prioritários, iii) aumento das ações judiciais, embora ainda não temos um reflexo na esfera judicial das patentes concedidas pelo plano de backlog. Em recurso o impacto do plano foi pequeno diante do aumento de diferimento. Nas nulidade administrativa aumentou o número absoluto mas a taxa de 1% de nulidade caiu para 0.1%, A maioria dos PANs acontece em pedidos nacionais, DIMUT, DIMEC e DIPAE ou seja, não se trata de exames de estrangeiros onde houve aproveitamento de buscas de outros escritórios , iv) alta complexidade
da área biotecnológica seja no enquadramento do artigo 10 e 18, listagem de
sequências com uma busca diferenciada e tecnologia em expansão o que exige
capacitação contínua dos examinadores e discussões técnicas entre primeira e
segunda instância (há um grupo de trabalho do INPI que busca harmonização de
procedimentos, possivelmente com extrações de súmulas a serem normatizadas para
num segundo momento atualizar a diretriz). Com relação ao uso "compreendendo" a ouvinte do chat afirma que tem havido muitas exigências para "consistindo", mas precisamos ter uma análise qualitativa de nosso exame, para saber se isso é pontual ou se há um número expressivos de casos. Em um próximo invento talvez pudéssemos focar no tem sobre doutrina de equivalentes ou a questão dos pedidos divididos.
Francisco Carlos Silva (perito judicial)
O tema principal deste seminário é biotecnologia. Tudo gira em torno do
trabalho dos examinadores do INPI ao conceder tais patentes. Eu fiz o curso do
PNUD numa época em que não tínhamos todas estas ferramentas de TI. Regras claras
para a sociedade é fundamental para uma patente concedida, pois confere
segurança jurídica. A função do INPI é a de conceder patentes segundo o artigo
2 da LPI, não se trata de negar, mas conceder patente dentro de sua função
social, econômica, jurídica e técnica segundo o artigo 240 da LPI. É precisar
garantir a higidez jurídica da patente, ou seja, que a patente atendeu todas as
normas legais seja nos requisitos de forma como artigo 24 e 25 da LPI (suficiência
descritiva e clareza do pedido) como de fundo artigos 8, 11, 13 e 15 (novidade,
atividade inventiva e aplicação industrial). Backlog impacto no exame técnico porque
o examinador se sente pressionado a produzir e isso pode levar a um problema no
exame, mas tais critérios legais devem sempre ser atendidos. Suficiência
descritiva tem sido muito usada nas ações de infração, como meio de defesa, em
que o acusado tenta anular aquela patente, além de mostrar que seu produto
difere da matéria patenteada. Nas ações de infração o INPI não participa desta
ação na esfera estadual. O artigo 25 quando trata de clareza e precisão também
tem sido muito discutido nas ações. Requisitos técnicos de forma, portanto,
exigem muita atenção pelo INPI. Requisitos técnico acessórios incluem art. 22 (unidade
de invenção), art. 26 (momento de divisão de um pedido), art. 31 (subsídios x
opinião, onde o titular fornece informações expõe opiniões e indevidamente
acaba gerando um debate entre subsidiante e titular sobre patenteabilidade o
que extrapola o instrumento de subsídio que deveria se limitar a agregar documentos.
O examinadores não deveria levar tais opiniões em consideração em seu parecer
ele deveria se limitar a considerar tais documentos ou não), art. 32 (ampliação
de matéria reivindicada tem sido muito contestada nas ações e em alguns casos
sequer tem sido aceita qualquer mudança de quadro após pedido de exame). O
exame deve seguir todas as normativas 93/2013 (emendas), 124/2013, 169/2013,
208/2017 (química), 118/2020 (biotecnologia) que norteiam todo processo.
Ninguém contesta as regras em si, mas a aplicação da regra, ou seja, se seguir
tais normativas está ótimo. O INPI tinha uma revista chamada Panorama da PI em
que se discutia o exame de patentes. Nas ações de infração é que a definição
patenteada seja justa e bem delimitada, bem definido o estado da técnica e a
invenção proposta. Suficiência descritiva está ligado ao conceito de técnico no
assunto. Clareza e precisão das reivindicações é fundamental. A atividade
inventiva deve seguir um critério o mais objetivo possível segundo análise do
técnico no assunto. É o examinador que coloca a régua até onde aquela patente
pode ir ao aprovar um dado quadro reivindicatório. Na ação de infração o
posicionamento do caracterizado por tem importância secundária pois o juiz irá
ler a reivindicação integralmente tanto o preâmbulo como a parte
caracterizante. Muitas vezes o examinador se preocupa com isso, mas na prática
tem pouco efeito. Em muitas ações o juiz considera como elementos essenciais o
elemento caracterizante (aquilo que transformou a tecnologia), sendo os
elementos do preâmbulo opcionais, ou seja, podem estar ausentes no objeto
acusado de contrafação que ainda assim a contrafação está configurada. O art.
41 define a proteção de uma patente delimitada pelas reivindicações. Não se pode
definir uma invenção pelo relatório descritivo, isso tem que estar na
reivindicação. Seria ideal que tivéssemos dois peritos judiciais (previsto inclusive no CPC para patentes que envolvem temas complexos), mas existe
uma grande escassez de peritos na área de biotecnologia, o que acaba sendo
ocupado por engenheiros químicos, por exemplo. O artigo 42 trata do impedimento de terceiros.
Os artigos 183 a 186 tratam dos crimes à propriedade industrial. O examinador
do INPI tem uma isenção, logo não tem responsabilidade civil ou criminal em uma
patente concedida, desde que siga as resoluções e diretrizes do INPI. Muitas
vezes a justifica de uma atividade inventiva ocorre somente no processo do INPI
em algum anexo que não é incorporado ao pedido de patente e isso pode dar
problema pois na ação só se observa o pedido de patente. Como estratégia de
defesa o acusado pode alegar que a ação é nula e isso fica na mão do período
pois o INPI atua na esfera estadual onde a ação de infração ocorre. A nulidade
é uma revisão judicial e nesse caso no âmbito federal o INPI atua conforme
artigo 57 da LPI. Ainda que saibamos que o INPI volta atrás na segunda
instância, em geral não se questiona administrativamente a nulidade pois se
espera que o INPI siga as mesmas regras da primeira instância. O PAN é muito
importante e deve ser pautado pelos mesmos critérios da primeira instância
pelas mesmas diretrizes. O Código Processo Civil interdita os peritos de emitir
opiniões pessoais, e isso devia valer também para o exame técnico do INPI. Não
é o que o examinador acha, mas o que a lei e resoluções do INPI determinam. O
apostilamento via judicial deve se ter muita atenção. Eu tenho uma opinião
pessoal sobre isso de que o apostilamento deve ter limites. Não se pode
presumir que um apostilamento possa ser consertado na via judicial, não é bem
assim. O apostilamento em geral é para correção material, por exemplo, numa
patente que serve para aplicação veterinária ou em humanos, fez-se um
apostilamento restringindo para uso veterinário. Num exemplo de patente de
composição químico o INPI entendeu ser art 18, mas o perito judicial e opinou
pela validade da patente na esfera estadual. Numa outra ação de patente de processo
de obtenção de produto químico. A defesa foi baseada em patente concedida por
processo diverso, mas esta patente foi levada a testes laboratoriais e
confirmou-se que o processo de fato não produzia o produto e a higidez da
patente foi duvidosa. O exame em si está correto, mas o exame da perícia
mostrou que a invenção não é exequível e, portanto, nula. Em um terceiro caso
discutiu-se uma infração de patente de sistema em que defesa foi baseada em diferenças de elementos
estruturais e funcionais e em vícios de forma e de fundo. A perícia conclui pela
infração por equivalência. O INPI por sua vez na ação de nulidade na esfera
federal confirmou a higidez da patentes, mas a perícia da vara federal opinou
pela nulidade da patente por insuficiência descritiva e falta de clareza assim
como falta de atividade inventiva. Apesar do INPI decidir de um jeito a perícia
mudou o entendimento. Estes três exemplos são casos reais ainda que o número
das ações ou das patentes não sejam identificados, pois por ter atuado nestes
casos em tenho uma cláusula que me impede trazer detalhes. Quanto mais ampla a reivindicação mais fácil em usar a doutrina de equivalência, mas independente daquele elemento estar descrito de forma específica ou mais genérica isso no final das contas dá na mesma pois será examinado pela doutrina de equivalentes. O perito judicial pode opinar pela atividade inventiva e demais critérios de patenteabilidade da LPI.
