1ª Reunião Técnica conjunta entre INPI e as Associações ABAPI, ABPI e ASPI

 

1ª Reunião Técnica conjunta entre INPI e as Associações ABAPI, ABPI e ASPI

29 setembro 2021

Liane Lage (INPI)

O princípio da transparência é um pilar das instituições públicas e do INPI. Precisamos de uma visão mais abrangente do papel do INPI na sociedade e na operacionalização das políticas públicas. Precisamos de uma visão mais holística do papel do examinador e que esta interação do INPI com a sociedade permaneça e assim possamos melhorar o ambiente de negócios no país.

Cláudia Magioli (INPI)

O INPI tem muito a ganhar com essa discussão sobre o pós concessão de uma patente. Qual o impacto de uma patente concedida ? Estes encontros buscam responder esta pergunta. O plano de combate ao backlog tem como meta reduzir em 80% o backlog em 2 anos. O plano foi postergado até dezembro de 2021. Hoje já conseguimos 69,2% de redução o que é fantástico. A CGPAT II tem uma redução de 67% do backlog. Cosméticos (DIBIO) 93%, agricultura e alimentos (DIPAE) 75%  e agroquímicos (DIPAQ) 74% estão bem avançadas na meta. Biotecnologia (DIALP) com 62% e Biofármacos (DIIMOL) com 52% provavelmente não irão atingir o objetivo de 80%, mas já estamos pensando numa força tarefa para ajudar nestas áreas. A DIBIO tem 15 examinadores e a DIMOL também tem 15 examinadores. Estamos estudando um ideal de pedidos por examinador para balancear essa carga de pedidos e assim dimensionar a necessidade de examinadores por área. Todas as decisões alcançaram as metas de decisões contratadas. A média de decisões por examinador é de 7,7 na CGPAT II o que mostra um aumento significativo em relação a 2018. Em 2017 tivemos 4% de decisões na primeira etapa e hoje esse número é de 21% o que mostra que a exigência preliminar contribuiu para um exame acelerado, por isso eu sou uma das principais incentivadoras a continuar com essa exigência preliminar (6.23). Houve um aumento significativo de exames após 2018 seja pelo aumento de examinadores seja pelo plano de combate ao backlog.  A mudança de fluxo de pedidos enviados para ANVISA em 2012 impactou bastante a CGPAT II. Em 2017 com a portaria conjunto houve um novo avanço no tratamento desses pedidos enviados para ANVISA. Temos tido um aumento expressivo de pedidos divididos, e gostaríamos de entender o que está acontecendo , especialmente na CGPAT II quando o número de divididos foi quase o dobro de outras Coordenações especialmente na DIALP e DIMOL. Em Biofármacos um ano de decisões é quase o mesmo valor que a entrada de divididos num único ano, o que causa uma sensação de estar enxugando gelo. Esse aumento de divididos aconteceu muito associado às exigências preliminares. A ADIN 5529 ao declarar inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI trouxe um impacto grande na CGPAT II pois há uma zona cinzenta do que entra ou não como produto de saúde assim como levou a um aumento de decisões judiciais. A Lei 14195/21 com a revogação do artigo 229-C relativo à anuência prévia da ANVISA também impactou bastante a CGPAT II o que leva a uma tranquilidade maior no exame destas matérias com uma curva mais linear e cronológica destes exames. Nossos desafios atuais é como i) manter a produtividade alta após o plano de combate ao backlog onde não se complementa a busca, ii) aumento dos pedidos divididos (não temos dados sobre quem são esses depositantes, mas isso em grande parte é pedido estrangeiro pós plano de combate ao backlog, mas isso pode sim ser investigado para uma próxima oportunidade) e exames prioritários, iii) aumento das ações judiciais, embora ainda não temos um reflexo na esfera judicial das patentes concedidas pelo plano de backlog. Em recurso o impacto do plano foi pequeno diante do aumento de diferimento. Nas nulidade administrativa aumentou o número absoluto mas a taxa de 1% de nulidade caiu para 0.1%, A maioria dos PANs acontece em pedidos nacionais, DIMUT, DIMEC e DIPAE ou seja, não se trata de exames de estrangeiros onde houve aproveitamento de buscas de outros escritórios , iv) alta complexidade da área biotecnológica seja no enquadramento do artigo 10 e 18, listagem de sequências com uma busca diferenciada e tecnologia em expansão o que exige capacitação contínua dos examinadores e discussões técnicas entre primeira e segunda instância (há um grupo de trabalho do INPI que busca harmonização de procedimentos, possivelmente com extrações de súmulas a serem normatizadas para num segundo momento atualizar a diretriz). Com relação ao uso "compreendendo" a ouvinte do chat afirma que tem havido muitas exigências para "consistindo", mas precisamos ter uma análise qualitativa de nosso exame, para saber se isso é pontual ou se há um número expressivos de casos. Em um próximo invento talvez pudéssemos focar no tem sobre doutrina de equivalentes ou a questão dos pedidos divididos. 

Francisco Carlos Silva (perito judicial)

O tema principal deste seminário é biotecnologia. Tudo gira em torno do trabalho dos examinadores do INPI ao conceder tais patentes. Eu fiz o curso do PNUD numa época em que não tínhamos todas estas ferramentas de TI. Regras claras para a sociedade é fundamental para uma patente concedida, pois confere segurança jurídica. A função do INPI é a de conceder patentes segundo o artigo 2 da LPI, não se trata de negar, mas conceder patente dentro de sua função social, econômica, jurídica e técnica segundo o artigo 240 da LPI. É precisar garantir a higidez jurídica da patente, ou seja, que a patente atendeu todas as normas legais seja nos requisitos de forma como artigo 24 e 25 da LPI (suficiência descritiva e clareza do pedido) como de fundo artigos 8, 11, 13 e 15 (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial). Backlog impacto no exame técnico porque o examinador se sente pressionado a produzir e isso pode levar a um problema no exame, mas tais critérios legais devem sempre ser atendidos. Suficiência descritiva tem sido muito usada nas ações de infração, como meio de defesa, em que o acusado tenta anular aquela patente, além de mostrar que seu produto difere da matéria patenteada. Nas ações de infração o INPI não participa desta ação na esfera estadual. O artigo 25 quando trata de clareza e precisão também tem sido muito discutido nas ações. Requisitos técnicos de forma, portanto, exigem muita atenção pelo INPI. Requisitos técnico acessórios incluem art. 22 (unidade de invenção), art. 26 (momento de divisão de um pedido), art. 31 (subsídios x opinião, onde o titular fornece informações expõe opiniões e indevidamente acaba gerando um debate entre subsidiante e titular sobre patenteabilidade o que extrapola o instrumento de subsídio que deveria se limitar a agregar documentos. O examinadores não deveria levar tais opiniões em consideração em seu parecer ele deveria se limitar a considerar tais documentos ou não), art. 32 (ampliação de matéria reivindicada tem sido muito contestada nas ações e em alguns casos sequer tem sido aceita qualquer mudança de quadro após pedido de exame). O exame deve seguir todas as normativas 93/2013 (emendas), 124/2013, 169/2013, 208/2017 (química), 118/2020 (biotecnologia) que norteiam todo processo. Ninguém contesta as regras em si, mas a aplicação da regra, ou seja, se seguir tais normativas está ótimo. O INPI tinha uma revista chamada Panorama da PI em que se discutia o exame de patentes. Nas ações de infração é que a definição patenteada seja justa e bem delimitada, bem definido o estado da técnica e a invenção proposta. Suficiência descritiva está ligado ao conceito de técnico no assunto. Clareza e precisão das reivindicações é fundamental. A atividade inventiva deve seguir um critério o mais objetivo possível segundo análise do técnico no assunto. É o examinador que coloca a régua até onde aquela patente pode ir ao aprovar um dado quadro reivindicatório. Na ação de infração o posicionamento do caracterizado por tem importância secundária pois o juiz irá ler a reivindicação integralmente tanto o preâmbulo como a parte caracterizante. Muitas vezes o examinador se preocupa com isso, mas na prática tem pouco efeito. Em muitas ações o juiz considera como elementos essenciais o elemento caracterizante (aquilo que transformou a tecnologia), sendo os elementos do preâmbulo opcionais, ou seja, podem estar ausentes no objeto acusado de contrafação que ainda assim a contrafação está configurada. O art. 41 define a proteção de uma patente delimitada pelas reivindicações. Não se pode definir uma invenção pelo relatório descritivo, isso tem que estar na reivindicação. Seria ideal que tivéssemos dois peritos judiciais (previsto inclusive no CPC para patentes que envolvem temas complexos), mas existe uma grande escassez de peritos na área de biotecnologia, o que acaba sendo ocupado por engenheiros químicos, por exemplo.  O artigo 42 trata do impedimento de terceiros. Os artigos 183 a 186 tratam dos crimes à propriedade industrial. O examinador do INPI tem uma isenção, logo não tem responsabilidade civil ou criminal em uma patente concedida, desde que siga as resoluções e diretrizes do INPI. Muitas vezes a justifica de uma atividade inventiva ocorre somente no processo do INPI em algum anexo que não é incorporado ao pedido de patente e isso pode dar problema pois na ação só se observa o pedido de patente. Como estratégia de defesa o acusado pode alegar que a ação é nula e isso fica na mão do período pois o INPI atua na esfera estadual onde a ação de infração ocorre. A nulidade é uma revisão judicial e nesse caso no âmbito federal o INPI atua conforme artigo 57 da LPI. Ainda que saibamos que o INPI volta atrás na segunda instância, em geral não se questiona administrativamente a nulidade pois se espera que o INPI siga as mesmas regras da primeira instância. O PAN é muito importante e deve ser pautado pelos mesmos critérios da primeira instância pelas mesmas diretrizes. O Código Processo Civil interdita os peritos de emitir opiniões pessoais, e isso devia valer também para o exame técnico do INPI. Não é o que o examinador acha, mas o que a lei e resoluções do INPI determinam. O apostilamento via judicial deve se ter muita atenção. Eu tenho uma opinião pessoal sobre isso de que o apostilamento deve ter limites. Não se pode presumir que um apostilamento possa ser consertado na via judicial, não é bem assim. O apostilamento em geral é para correção material, por exemplo, numa patente que serve para aplicação veterinária ou em humanos, fez-se um apostilamento restringindo para uso veterinário. Num exemplo de patente de composição químico o INPI entendeu ser art 18, mas o perito judicial e opinou pela validade da patente na esfera estadual. Numa outra ação de patente de processo de obtenção de produto químico. A defesa foi baseada em patente concedida por processo diverso, mas esta patente foi levada a testes laboratoriais e confirmou-se que o processo de fato não produzia o produto e a higidez da patente foi duvidosa. O exame em si está correto, mas o exame da perícia mostrou que a invenção não é exequível e, portanto, nula. Em um terceiro caso discutiu-se uma infração de patente de sistema em que  defesa foi baseada em diferenças de elementos estruturais e funcionais e em vícios de forma e de fundo. A perícia conclui pela infração por equivalência. O INPI por sua vez na ação de nulidade na esfera federal confirmou a higidez da patentes, mas a perícia da vara federal opinou pela nulidade da patente por insuficiência descritiva e falta de clareza assim como falta de atividade inventiva. Apesar do INPI decidir de um jeito a perícia mudou o entendimento. Estes três exemplos são casos reais ainda que o número das ações ou das patentes não sejam identificados, pois por ter atuado nestes casos em tenho uma cláusula que me impede trazer detalhes. Quanto mais ampla a reivindicação mais fácil em usar a doutrina de equivalência, mas independente daquele elemento estar descrito de forma específica ou mais genérica isso no final das contas dá na mesma pois será examinado pela doutrina de equivalentes. O perito judicial pode opinar pela atividade inventiva e demais critérios de patenteabilidade da LPI.