Decisões CGREC TBR83/18

 Modelo de Utilidade - Processos

TBR83/18 Pedido trata de flaconete montado para fragrâncias que descreve corretamente a trava de montagem e encaixe como elementos caracterizantes do modelo de utilidade devendo apenas ser suprimida a parte que se refere a "sendo que, por fim, as partes componentes deste flaconete são fabricadas utilizando-se resina termoplástica pelo processo produtivo de injeção" uma vez que a mesma trata de uma característica do processo de fabricação que não é adequada para um modelo de utilidade.

Decisões CGREC TBR82/18

 Modelo de Utilidade - Processos

TBR82/18 O presente modelo de utilidade propõe uma disposição de ímãs voltada para reposição energética do ser humano capaz de equilibrar células e moléculas e ainda com aplicação de reciclagem e ionização de ambientes. Alega também diversas outras aplicações como equilíbrio celular das bombas de sódio potássio, recarregamento de baterias de 12 volts, diminuições de pequenas oxidações em placas eletrônicas, revigoração de sistemas vegetais como em sementes e mudas de plantas. Tais aplicações estão expostas na reivindicação dependente 3 o que não ajusta à natureza de modelo de utilidade que protege forma e disposição de um objeto físico conhecido conforme artigo 9° da LPI e não às suas aplicações. Da mesma forma, a reivindicação quando detalha a presença de blocos terapêuticos remete a uma característica relativa à sua aplicação e não a uma característica de forma do objeto físico. Segundo a Instrução Normativa n° 30/2013 artigo 13 (XII) não serão aceitas reivindicações de utilização e trechos explicativos com relação às vantagens e ao uso do objeto. Desta forma, a reivindicação 3 não atende ao artigo 25 da LPI por falta de clareza

Decisões CGREC TBR669/18

 Modelo de Utilidade - Processos

TBR669/18 O pedido de modelo de utilidade reivindica disposição técnica introduzida em produto para proteção de pisos onde o produto é do tipo que compreende camada de papel e camada de filme plástico com formação de bolhas, mais precisamente o produto é caracterizado por ser constituído por duas camadas, sendo uma camada base de papel kraft, Semi Kraft, Papel Reciclado, Papel Cartão ou similar a ser plastificada pelo processo de laminação com adesivo ou processo de termo laminação sem adesivo (Extrusion Coating) a uma a camada de filme plástico objeto de processo de formação de bolhas. A distinção apresentada pela Recorrente advém de características relativas ao processamento, sendo que D1 também revela um produto único laminado apresentando camadas de papel e de filme plástico com bolhas, sendo que a mera diferenciação no que diz respeito à utilização de tipos específicos de papéis não seria suficiente para conduzir ao um parecer favorável neste exame. A união ou justaposição de camadas de papel e plástico bolha, no que diz respeito ao produto, representa ausência de ato inventivo tendo em vista que a realização da invenção ou a resolução do problema exposto seria de simples concretização por um técnico no assunto, tendo em vista que o diferencial relativo ao efeito técnico de resistência é fornecido pela natureza do substrato, base de papel utilizado. Cabe ressaltar que a reivindicação proposta de produto, por ocasião da fase recursal preza pela designação de características de processo: Disposição técnica introduzida em produto para proteção de pisos, onde o produto é do tipo que compreende camada de papel e camada de filme plástico com formação de bolhas, mais precisamente o produto é caracterizado por ser constituído por duas camadas, sendo uma camada base de papel kraft, Semi- Kraft, Papel Reciclado, Papel Cartão ou similar a ser plastificada pelo processo de laminação com adesivo ou processo de termo laminação sem adesivo a uma a camada de filme plástico objeto de processo de formação de bolhas.

Decisões CGREC TBR544/18

 Modelo de Utilidade Processos

TBR544/18 A reivindicação apresentada para o modelo de utilidade remete a características do método de funcionamento do dispositivo como, por exemplo, "ativa o sistema", "quando acionados enviam", "movimentar a corrente", "abrir ou fechar a porta da van", "deslize para dentro", "provendo o destravamento", "se movimenta para trás", "fazendo com que a porta toque a coluna", "será desligado" o que remete a uma reivindicação de processo e não a uma reivindicação de modelo de utilidade que deve se limitar a definir as características estruturais físicas de forma ou disposição e não a seu funcionamento, conforme assim determina o artigo 9° da LPI. Desta forma, a reivindicação não atende ao disposto nos artigo 25 da LPI por falta de clareza e ao artigo 9° da LPI por não definir a forma ou disposição de um objeto.

Decisões CGREC TBR276/18

Modelo de Utilidade Processos

TBR276/18 O objeto pleiteado trata essencialmente de um processamento, como transcrito em sua reivindicação independente: Processo de personalização de etiqueta de identificação termotransferível em rolo, particularmente um processo de personalização de etiqueta de identificação aplicado em etiqueta termotransferível disposta em rolo, onde as informações são impressas em código de barras na superfície dos mais diversos produtos. Além disso, em suas argumentações o Recorrente ratifica que a natureza de seu pleito fundamenta-se em um sistema de fabricação de etiquetas, que obviamente como todo processo resulta em um produto ou artefato, que não é pleiteado. Mesmo que o processo possua as vantagens citadas pelo Recorrente, a concretização do pleito em forma de etapas de processamento contraria o estabelecido no artigo 9º da LPI, que trata o modelo de utilidade como um "objeto de uso prático". Assim sendo, esta análise assente com o posicionamento de primeira instância, tendo em vista o não enquadramento no referido artigo. Cabe informar que a Diretriz de Modelos de Utilidade, Resolução INPI 85/2013, em seu item 2 estabelece que sistemas, processos, procedimentos ou métodos para obtenção de algum produto não são passíveis de proteção para esta categoria, e o modelo de utilidade resultante da capacidade intelectual de seu autor refere-se a objeto tridimensional, como instrumentos, utensílios e ferramentas, que resultem em melhoria funcional no seu uso ou fabricação.

Método de conversão de imagens no USPTO

A recente decisão em Hawk Tech Sys. v. Castle Retail, (Fed. Cir. 2023), a patente de Hawk refere-se a sistemas de vigilância por vídeo e reivindica um método de receber e/ou converter imagens de vídeo armazenadas e, em seguida, exibi-las simultaneamente em um dispositivo de visualização remota. O tribunal distrital rapidamente rejeitou o caso considerando a reivindicação inelegível. Em recurso, o Circuito Federal confirmou. Em algum nível, todas as invenções dependem de ideias abstratas e leis da natureza para sua operação. Na Etapa 1, Alice faz uma pergunta mais direta — a afirmação é “dirigida a” uma dessas formas excluídas? As reivindicações de Hawk são direcionadas a um método de visualização de imagens e incluem uma série de etapas: “receber, exibir, converter, armazenar e transmitir vídeo digital” que são reivindicadas “usando linguagem funcional baseada em resultados”. Essa combinação de um processo de manipulação de dados reivindicado em um alto nível de abstração tem sido regularmente marcada como sendo direcionada a uma ideia abstrata. Em outros casos, detalhes no relatório descritivo mostrando uma solução tecnológica salvaram reivindicações na etapa 1. Aqui, no entanto, o tribunal concluiu que a análise da ideia abstrata se concentra na própria linguagem da reivindicação. O tribunal concluiu que as reivindicações simplesmente “não citam uma solução específica para fazer a alegada melhoria… e, no máximo, citam a manipulação abstrata de dados”. Na etapa 2 do teste Alice, o painel de apelação concordou com o tribunal distrital que as reivindicações não apresentavam qualquer melhoria tecnológica suficiente para ser considerada um conceito inventivo. Aqui, o tribunal concluiu que alcançar um novo benefício tecnológico era insuficiente porque as reivindicações foram escritas em “linguagem funcional genérica” com base em “computadores convencionais e componentes de rede operando de acordo com sua função normal”. Desta forma o Federal Circuit considerou a patente inelegível.

[1] https://patentlyo.com/patent/2023/02/typical-eligibility-case.html

Clareza de anticorpo

No T0669/19, uma decisão da Divisão de Oposição (OD) de manter a patente europeia EP2270048 na forma alterada foi apelada pelo titular da patente (P) e por um dos opositores (O1). A patente dizia respeito a anticorpos anti-NGF e seu uso no tratamento e/ou prevenção da dor da osteoartrite. De acordo com P, o pedido forneceu base para um anticorpo anti-NGF E3 humanizado porque revelou e se referia a um anticorpo monoclonal de camundongo MAb 911 que se ligava ao mesmo epítopo de NGF que o anticorpo E3. O1 não concordou com P e considerou que o pedido não fornecia base para um anticorpo E3, uma vez que o pedido não revelava que o MAb 911 e o anticorpo E3 ligavam o mesmo epítopo. O Conselho concordou com a O1 e concluiu que o objeto das reivindicações direcionadas a um anticorpo E3 se estendia além do conteúdo do pedido conforme depositado. As considerações sobre o epítopo ao qual o anticorpo E3 pode se ligar não têm relação com o fato de o pedido não revelar um anticorpo anti-NGF que se liga ao mesmo epítopo que o anticorpo E3. As CDRs foram insuficientes para definir claramente o anticorpo MAb 911 porque estes são apenas pequenos fragmentos da(s) sequência(s) completa(s) de aminoácidos do anticorpo.

Reivindicação 12 pleiteia  Anticorpo ou fragmento de ligação ao antígeno do mesmo para uso de qualquer uma das reivindicações 1 a 11, caracterizado pelo fato de que o anticorpo ou fragmento de ligação ao antígeno do mesmo se liga ao mesmo epítopo de NGF humano como um anticorpo conforme definido na reivindicação 10 ou 11. Os anticorpos definidos na reivindicação 10 ou 11 foram definidos pelas cadeias pesada e leve do anticorpo E3 ou pelas sequências completas da cadeia pesada e leve do anticorpo E3, respectivamente. A OD considerou que, embora o pedido revelasse um anticorpo MAb 911 de camundongo do qual o anticorpo E3 é humanizado e amadurecido por afinidade, E3 não foi definido no pedido conforme depositado. Consequentemente, o OD decidiu manter a patente na forma alterada com base no pedido auxiliar 1, em que a reivindicação 12 foi excluída do conjunto de reivindicações. P e O1 interpuseram recurso contra a decisão.

A reivindicação do pedido auxiliar 1 durante o Recurso pleiteia 12. Anticorpo ou seu fragmento de ligação ao antígeno para uso de qualquer uma das reivindicações 1 a 11, caracterizado pelo fato de que o anticorpo ou fragmento de ligação ao antígeno do mesmo se liga ao mesmo epítopo de NGF humano que o anticorpo MAb 911."  Aeivindicações do pedido auxiliar 2 durante o Recurso pleiteia: “12. Anticorpo ou fragmento de ligação ao antígeno do mesmo para uso de qualquer uma das reivindicações 1 a 11, em que o anticorpo ou fragmento de ligação ao antígeno do mesmo se liga ao mesmo epítopo de NGF humano como um anticorpo compreendendo CDRH1 de SEQ ID NO:9; CDRH2 de SEQ ID NO:10; CDRH3 de SEQ ID NO:11; CDRL1 de SEQ ID NO:12; CDRL2 de SEQ ID NO:13; e CDRL3 da SEQ ID NO:14.”

No recurso, P declarou que o pedido conforme apresentado fornecia suporte para a reivindicação 12 como concedida (isto é, suporte para um anticorpo E3) porque revelou que, em uma modalidade, o anticorpo se ligava ao mesmo epítopo NGF (humano) que o monoclonal de camundongo anticorpo MAb 911. Além disso, o pedido mencionou que o anticorpo E3 era um anticorpo humanizado derivado por mutagênese de varredura de biblioteca de MAb 911 e que tinha afinidade melhorada, mas manteve a ligação de NGF e especificidade de bloqueio de MAb 911. Para fortalecer sua argumentação, P ainda referiu-se à seguinte declaração no  pedido conforme depositado: "o ensaio de ligação é um ensaio de ligação competitiva, em que a capacidade de um anticorpo candidato para competir com um antagonista anti-NGF conhecido pela ligação de NGF é avaliados". P considerou que o parágrafo poderia servir de base para a reivindicação 12 por causa da referência a um ensaio de competição que identifica anticorpos que se ligam ao mesmo epítopo. De acordo com P, esta referência a um anticorpo anti-NG conhecido incluía o anticorpo E3.

O1 respondeu que o pedido não fornecia suporte para o anticorpo E3 porque se referia apenas a um anticorpo que se ligava ao mesmo epítopo do MAb 911 sem especificar que o MAb 911 e E3 se ligavam ao mesmo epítopo. Além disso, O1 considerou que os ensaios de ligação competitiva descritos no pedido A cação não se referia ao anticorpo E3 per se e, portanto, não poderia fornecer uma base direta e inequívoca para um anticorpo que se liga ao mesmo epítopo que E3. Embora o pedido apresentado tenha destacado um anticorpo que se ligava ao mesmo epítopo do anticorpo MAb 911, o Conselho concordou com O1 que o pedido não se referia especificamente ao anticorpo E3. Em particular, o Conselho considerou que as considerações relativas ao epítopo ao qual o anticorpo E3 pode se ligar não têm relação com o fato de que o pedido não revela um anticorpo anti-NGF que se liga ao mesmo epítopo que o anticorpo E3. Além disso, o pedido não revelou explicitamente que o anticorpo E3 se ligava ao mesmo epítopo que o MAb 911. O Conselho também concordou com O1 que o ensaio de ligação competitiva P referido continha apenas uma referência geral a um antagonista anti-NGF conhecido e não referem-se direta e inequivocamente ao anticorpo E3.

P considerou que a referência a “MAb 911” na reivindicação 12 do pedido auxiliar 1 e 2 era clara porque este anticorpo foi descrito no estado da técnica e porque as sequências da região determinante de complementaridade (CDR) do MAb 911 foram divulgadas no aplicativo. O1 discordou de P e argumentou que o termo “MAb 911” era uma designação interna que não fornecia ao técnico informações suficientes para identificar se estava ou não trabalhando no escopo da reivindicação. De acordo com O1, uma vez que o pedido apenas divulgava as CDRs do MAb 911, e não as sequências completas, isso também era insuficiente para definir claramente o assunto reivindicado na reivindicação 12 do pedido auxiliar 1.

Uma vez que o anticorpo da reivindicação 12 no pedido auxiliar 1 foi definido como ligando o mesmo epítopo que o anticorpo MAb 911, o Conselho argumentou que a identidade deste anticorpo era essencial para a definição do assunto reivindicado. Nenhuma característica estrutural ou funcional do MAb 911 foi definida na reivindicação, além do fato de que se ligou a um epítopo de NGF humano. No entanto, esta característica não forneceu nenhuma informação sobre a(s) sequência(s) de aminoácidos do anticorpo MAb 911. Além disso, a descrição e os desenhos do pedido não revelaram a(s) sequência(s) de aminoácidos completa(s) do MAb 911. Apenas o aminoácido as sequências ácidas das CDRs do MAb 911 foram divulgadas. Portanto, o Conselho decidiu que os CDRs eram insuficientes para definir claramente o anticorpo MAb 911 porque estes são apenas pequenos fragmentos da(s) sequência(s) completa(s) de aminoácidos do anticorpo.

Segundo a decisão do Conselho (de Recurso) Em vista do exposto, o Conselho decidiu que o objeto da reivindicação concedida 12 se estendia além do pedido conforme depositado e que o termo “MAb 911” da reivindicação 12 do pedido auxiliar 1 carecia de clareza.

[1]Reference to a mouse antibody is not clear nor does it provide basis when a humanised version of that antibody is claimed, NLO, www.lexology.com 17/02/2023

Decisões CGREC TBR286/18

 Modelo de Utilidade - Processos

TBR286/18 Pedido reivindica munição de arma de fogo com identificação caracterizada por ter todas as identificações do comprador gravadas através de códigos de barra na base interna do revestimento metálico do chumbo e em que o chumbo poderá ter uma cor diferente para cada lote de munição encomendado. Os Recorrentes argumentam que o ato inventivo não está empregado no uso de código de barras e/ou alfanuméricos, e sim na fabricação da munição, onde serão registradas na base do projétil. Cabe aqui indicar incorreção, tendo em vista que modelos de utilidade prezam pela concepção de objetos de uso prático, sendo que os referidos objetos devem ser tridimensionais e apresentar nova forma ou disposição, que envolva ato inventivo. Ainda deve ser registrado que o mesmo item da referida resolução é categórico em estabelecer que sistemas, processos, procedimentos ou métodos para obtenção de algum produto não estão inclusos neste tipo de proteção

Decisões CGREC TBR281/18

 Modelo de Utilidade Processos

TBR281/18 A reivindicação descreve um aperfeiçoamento em processo de garantia de procedência aplicado na compra e venda de veículos. Como método, a reivindicação não se ajusta a um modelo de utilidade como estabelece as diretrizes de exame de modelos de utilidade Resolução n° 85/2013 uma vez que um método não define um objeto físico tridimensional. A matéria reivindicada não atende, portanto às especificações do artigo 9° da LPI de um modelo de utilidade

Decisões CGREC TBR145/18

Modelo de Utilidade - Programa de Computador

TBR145/18 O pedido trata de selo para identificação de procedência dotado de três lâminas A, B e C que introduz três grupos numéricos (A, B, C) gravados na parte B2 da lâmina B e revelado pelo rompimento do lacre A2, previamente programados por computador, identificados cada grupo numérico por caractere alfabético. O primeiro grupo numérico terá os três primeiros dígitos impresso de forma sequencial a partir de 001 vinculado ao nome do produto, e cinco dígitos vinculados a cada unidade do mesmo produto. O segundo grupo numérico terá os quatro primeiros dígitos em forma sequencial vinculado ao cadastro da pessoa aplicadora do selo seguido de quatro dígitos como código de segurança. O terceiro grupo numérico será impresso de forma aleatória como código para certificação de procedência. O pedido trata de um pedido de patente implementado por programa de computador que tem por objetivo certificar a procedência de um produto através de meios de comunicação online, inclusive a internet. O pedido de patente referente a invenções implementadas por programa de computador, por se basear em um processo, é enquadrado somente na natureza de patente de invenção. Portanto, o quadro reivindicatório apresentado na petição recursal não se adequa à proteção por modelo de utilidade. 

Decisões CGREC TBR770/18

 Modelo de Utilidade - Circuitos Elétricos

TBR770/18 Pedido de modelo de utilidade trata de consiste essencialmente de uma câmera de vídeo (1), dotado de um conector (CA) de alimentação, uma tampa traseira (2), um corpo usinado (3), preferencialmente em alumínio, um circuito de filtros eletrônicos (4), envolto em resina de alta resistência (R), um microcabo de interligação (5), o CCD (6), o filtro de luminosidade (7) e uma tampa de fluxo (8) de ar ou gás de refrigeração, cujo destaque é a câmera (1) permitir a visualização de interiores de ambientes adversos, perigosos para o ser humano, possibilitando a monitoração de processos industriais e ainda filmar o interior destes ambientes para avaliação do estado dos ambientes produtivos sem necessidade de descontinuar a produção. D1 descreve descrevendo câmera de vídeo para aplicação em processos industriais contendo proteção termal por meio de cavidade de refrigeração. D2 descrevendo câmera de vídeo contendo proteção termal por meio de uma cavidade de resfriamento (9) formando um anel de separação entre a câmera de vídeo (19) e o anel de descarga do elemento refrigerante. O reivindicado no presente pedido apresenta nova forma resultando em melhoria funcional frente ao estado da técnica, ou seja, enquanto os documentos D1 e D2 apresentam dutos no corpo do sistema para fluxo do elemento refrigerante e D2 apresenta proteção cônica convexa, o presente pedido apresenta elementos de furação (9) de entrada e saída, no mesmo local, de elemento refrigerante gerando proteção cônica côncava para a câmera de vídeo. Desta forma, o presente pedido de modelo de utilidade é dotado de ato inventivo, não sendo decorrência comum ou vulgar de D1 ou D2

Seleção de funções em um aparelho móvel: técnico T1589/20

T1589/20 diz respeito ao fornecimento de uma interface gráfica do usuário com seleção de gestos para o comércio eletrônico. Em primeira instância, a Divisão de Exame recusou o pedido não inventivo por considerar os recursos como mera automação de um processo administrativo ou comercial não técnico. O requerente argumentou que o gesto específico de tocar e segurar forneceu uma interação homem-máquina que ajudou o usuário a realizar a tarefa técnica de selecionar um item de conteúdo em exibição. O Conselho em T1589/20  concordou que usar um gesto de tocar/manter/soltar para exibir diferentes itens de conteúdo sequencialmente por um período de tempo definido permite uma seleção mais fácil e rápida em dispositivos móveis com telas pequenas em comparação com a exibição de todos os itens simultaneamente. Portanto, o objeto das reivindicações foi considerado técnico e inventivo.

Recursos que definem uma interação homem-máquina, em que uma entrada do usuário em uma parte ativa de uma exibição de um dispositivo na forma de um gesto específico de tocar e segurar provoca uma resposta do dispositivo que envolve a exibição de conteúdo para o usuário , auxiliam o usuário na execução da tarefa técnica de selecionar um item de conteúdo na tela e produzem um efeito técnico. A exibição sucessiva de diferentes itens de conteúdo por um período de tempo predeterminado para que o usuário possa decidir, liberando o hold, qual conteúdo deve ser exibido estaticamente, é um efeito técnico. Melhorar um dispositivo móvel para que o conteúdo possa ser selecionado com mais rapidez e facilidade é um problema técnico

Os dispositivos móveis são cada vez mais usados para compras e pagamentos. Ainda assim, o tamanho pequeno da tela e o movimento do dispositivo podem dificultar a navegação dos usuários no fluxo de compras ou pagamentos, podendo levar a ações não intencionais. A invenção visa fornecer um dispositivo móvel para tornar as transações mais fáceis e precisas. A invenção permite que o usuário forneça um gesto de entrada: um gesto de tocar/manter/soltar no visor para iniciar e concluir uma ação. Durante a operação de espera, apresenta uma série de telas (por exemplo, preço, quantidade, endereço de entrega, forma de pagamento etc.). O usuário pode continuar a operação de espera para confirmar as informações na tela ou liberar a espera em uma tela específica se precisar modificar as informações.

O conselho concorda com o recorrente que as seguintes características da reivindicação 1 contribuem para o caráter técnico de seu objeto: - receber uma indicação de que um usuário tocou e segurou uma parte ativa de uma exibição em um dispositivo de usuário; - exibição de conteúdo para o usuário quando a parte ativa está sendo mantida pelo usuário, o conteúdo compreendendo uma pluralidade de seleções sequenciais apresentadas em uma série de telas diferentes; – receber uma indicação de que o usuário liberou a retenção na parte ativa do visor; – determinar se o usuário manteve a retenção na parte ativa por um tempo predeterminado; e - exibição de conteúdo para o usuário no visor com base, em parte, se o usuário manteve a retenção na parte ativa pelo tempo predeterminado, – quando o usuário não manteve o hold na porção ativa pelo tempo predeterminado, exibindo uma tela estática de conteúdo ao usuário no display de acordo com a seleção apresentada quando o usuário liberou o hold na porção ativa.”

Em substância, esses recursos definem uma interação homem-máquina em que uma entrada do usuário em uma parte ativa de uma exibição de um dispositivo na forma de um gesto específico de tocar e segurar provoca uma resposta do dispositivo que envolve a exibição de conteúdo para o usuário. Estas funcionalidades auxiliam assim o utilizador na execução da tarefa técnica de seleção de um elemento de conteúdo no visor e, conforme a jurisprudência das câmaras de recurso relacionadas com as interfaces gráficas do utilizador (ver 10ª edição, julho de 2022, secção I.D.9.2.10 (b)), produzem um efeito técnico. Em seguida, o Conselho comparou-o com o D1 da arte anterior mais próximo, que descrevia uma autenticação de pagamento usando o reconhecimento de gesto definido pelo usuário (como tocar e segurar combinado com o gesto de deslizar) e descreveu os recursos distintos da seguinte forma:  As diferenças entre o objeto da reivindicação 1 e a divulgação de D1 são as seguintes. a) O dispositivo armazena as informações do endereço de entrega nas informações da conta do usuário. b) Quando a retenção em uma parte ativa da exibição é mantida, o conteúdo exibido compreende uma pluralidade de seleções sequenciais apresentadas em uma série de telas diferentes. c) Quando o hold é liberado antes de um tempo predeterminado, o conteúdo exibido no momento da liberação é uma tela estática dependendo da seleção exibida quando o usuário liberou o hold.

Recurso a) é um recurso meramente administrativo que não apresenta nenhum efeito técnico. Os efeitos técnicos das características b) ec) são que diferentes itens de conteúdo são exibidos sucessivamente por um período de tempo predeterminado para que o usuário possa decidir, liberando o hold, qual conteúdo deve ser exibido estaticamente. O usuário fica assim dispensado da necessidade de definir e lembrar gestos específicos para exibir e selecionar cada item de conteúdo, como é o caso em D1. O problema técnico objetivo pode, portanto, ser formulado como melhoria do dispositivo móvel da reivindicação 1 para que o conteúdo possa ser selecionado de forma mais rápida e fácil.

O versado a partir de D1 não encontraria nenhuma dica na técnica anterior para substituir a seleção de conteúdo com base em gestos definidos pelo usuário para chegar ao processo de seleção de conteúdo da reivindicação 1 com base em um gesto de tocar/manter/soltar temporariamente combinado com uma exibição sucessiva de itens de conteúdo. Em particular, D5 divulga um dispositivo com uma tela sensível ao toque em que um gesto de tocar/manter em um ícone é usado para iniciar um modo de interação flutuante com o ícone e a liberação da retenção desativa o modo flutuante. No entanto, D5 não divulga a exibição sucessiva de diferentes itens de conteúdo a serem selecionados ao liberar o hold.

O recorrente também argumentou plausivelmente que, para um dispositivo móvel com um tamanho de tela inerentemente pequeno, selecionar um item de conteúdo da maneira definida na reivindicação 1 é muito mais fácil do que se todos os itens de conteúdo fossem exibidos simultaneamente para seleção, cada um com um tamanho menor , como era comum na data de prioridade do pedido em questão. Por essas razões, o conselho sustenta que o objeto da reivindicação 1 envolve uma atividade inventiva (Artigo 56 EPC), tendo em conta o estado da técnica em arquivo.

[1] Bardehle Pagenberg - Preston Richard Selection of content with tap/hold/release gesture : Technical www.lexology.com 14/02/2023

Decisões CGREC TBR21/18

 Modelo de Utilidade Circuitos Eletrônicos

TBR21/18 Pedido trata de disposição construtiva em antena. D1 revela um corpo principal (2), o qual possui um formato essencialmente oblongo; a porção frontal do corpo (2) estende-se uma projeção alongada de perfil quadrado (3), na qual são acopladas as aletas de antena UHF (3.1); a envergadura das aletas (3.1) posteriores é maior do que a envergadura das aletas (3.1) frontais, sendo que as aletas intermediárias (3.1) apresentam envergaduras decrescentes e harmonizadas. Nota-se a existência de um dipolo (4), constituído por um perfil tubular redondo apresentando uma suave curvatura voltada para a parte frontal do corpo (2). O pedido em exame pleiteia adicionalmente o fato da antena externa (1) possuir uma porção posterior (2.1) destacável, o dipolo (4) é ainda dobrado em forma de um anel oblongo alongado, uma porção do dipolo (4) fica disposta no canal transversal (2.5) do corpo principal (2). O pedido tem ato inventivo diante de D1

 

Decisões CGREC TBR707/18

 Modelo de Utilidade - Circuitos Eletrônicos

TBR707/18 O pedido trata de bengala eletrônica dotada de microcontrolador em forma cilíndrica alimentado por baterias que fornece resposta tátil por meio de uma vibração na própria bengala enviada ao usuário quando detectado um obstáculo. A bengala utiliza sensores ultrassônicos. A substituição dos sensores ópticos em D1 por sensores de ultrassom não configuram uma criação de forma ou disposição a que se refere um modelo de utilidade, mas melhor se adequam à natureza de invenção. Analisado como invenção, o presente pedido combina as características de bengala eletrônica com retorno tátil por vibração de D1 com as características de bengala eletrônica com sensores de ultrassom em D2 ou mesmo da própria descrição de estado da técnica de D1, que se mostram complementares, destituindo desta forma o pedido de atividade inventiva

Fundamentação do exame do INPI

 

Continuam oportunas as recomendações da Portaria n° 11 de 22 de julho de 1949 do antigo DNPI aos examinadores de patentes: “os pareceres deverão ser devidamente fundamentados, e quando contrários à concessão da patente, deverão mencionar especificamente as anterioridades apuradas, com indicação precisa da sua natureza e origem, de modo que os inventores possam plenamente conhecê-los e identificá-las”. [1] Alexandre Gnocchi complementa: “o examinador, devendo pronunciar-se sobre a privilegiabilidade de uma invenção, não poderá limitar-se a um lacônico parecer, ou a um ‘nada consta’, ou simplesmente opinar pelo deferimento ou indeferimento do pedido. Ditos pareceres – que custam ao inventor uma taxa de Cr$4153,00 – deverão ser devidamente fundamentados e, quando contrários ao privilégio, especificar com clareza as anterioridades, anexando cópias das patentes apontadas, para facilitar ao interessado identificá-las e eventualmente discuti-las. O inventor tem todo o direito de saber a respeito da sua invenção; um direito que a Constituição Federal lhe assegura”.[2] Segundo o artigo 37 da Constituição Federal a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A lei n° 9784/99 no artigo 2° estabelece que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

O STF[3] em decisão de 1966 sobre a nulidade da patente n° 45718 referente a um processo de preparação de um produto empregado em composições para acabamento de artefato ou outros artigos de metais ferrosos e não ferrosos, suas ligas e as composições assim obtidas, o juiz Evandro Lins e Silva reproduz o lacônico parecer de deferimento do DNPI: “O pedido está, a meu ver, bem definido e delimitado em suas reivindicações. Como não tenha encontrado qualquer anterioridade que possa afetar a sua novidade, opino pelo deferimento do presente pedido”[4]. O juiz concorda com o parecer do Ministro Oscar Saraiva de que o parecer é “um mero nada consta, não tendo afirmado positivamente que havia novidade no processo para o qual era pedida a patente. Na verdade, o perito afirmou, apenas, que nada conhecia em matéria de anterioridade. Assim, a patente, ao ser expedida, apoiou-se apenas numa ficção legal de um ato formal, e não na seriedade de um exame técnico fundado [...] No caso, não houve exame técnico feito pelo próprio DNPI, que se limitou a um sucinto e inconveniente parecer, que não se fundou em quaisquer elementos, por ocasião da patente”.[5]

Nos casos em que há falta de fundamentação de pareceres do INPI os juízes tem acolhido a argumentação da perícia. Por exemplo, o TRF2 em Jorge Haidamus v. Rubens Cunha ao analisar a nulidade da patente PI0212855 comenta sobre o primeiro parecer do INPI como “absolutamente vago, restringindo-se em descrever as anterioridades apontadas, sem se preocupar em tecer nenhuma consideração, para concluir dizendo: “Após a análise das argumentações objeto da ação de nulidade em questão, entendemos que a matéria objeto da patente PI0212855 carece de atividade inventiva face às informações trazidas pelos documentos de patente MU8002354; JP3140584 e US5076016” À míngua desses esclarecimentos, insuficientes para elidir as conclusões do Laudo, quedo-me convicto da que a prova pericial enfrenta melhor a matéria, demonstrando que a patente reúne os requisitos legais, devendo ser mantida”.[6]

Para Denis Barbosa a busca de anterioridades é um elemento fundamental para o exame de uma patente: “O ato administrativo que concede a patente tem de apoiar-se no exame técnico. Ora, a busca é um elemento inescapável dessa motivação. Se a folha de busca indicasse inexistir anterioridades, a motivação seria errônea. O ato mereceria correção. A patente em si mesma seria nula, mas simplesmente pela carência de um requisito fático. Com a vacuidade da folha de busca, falta um elemento essencial da motivação”[7], no entanto, o fato de não ter encontrado anterioridades relevantes para incluí-las em seu relatório de busca não significa que o examinador não tenha feito busca. Para dirimir esta dúvida, é recomendável que o examinador preencha o relatório de busca com todas os documentos encontrados e analisados em sua busca, ainda que não tenham se mostrado relevantes como anterioridades. O artigo 35 da LPI estabelece que todo o exame técnico deve obrigatoriamente elaborar um relatório de busca, ainda que este seja o exame realizado por uma autoridade de busca internacional PCT, por exemplo.

Nos Estados Unidos o Federal Circuit em decisão de 2012 em Mintz v. Dietz & Watson[8] entendeu que afirmações vagas de que uma reivindicação é óbvia em função do conhecimento geral comum são inaceitáveis ao menos que estejam suportadas em alguma evidência objetiva[9]. A obviedade deve se fundamentar em algo que foi realizado e não em algo que poderia ter sido feito. Se algo é considerado como parte do conhecimento comum geral então deve existir uma abundância de fontes para sustentar esta afirmação. O hábito de alegar obviedade sem se fundamentar em evidências objetivas é algo que tem sido criticado pelo Federal Circuit em decisões anteriores como em In Re Lee[[10] ou In re Kahn[11]. O USPTO estabeleceu que um elemento ou combinação de elementos é considerado como bem conhecido, de rotina, ou convencional somente quando o examinador puder prontamente concluir que tal elemento é largamente prevalente (widely prevalent) ou de uso comum na indústria relevante. Em 2018 com o chamado Berkheimer memorandum esta análise de obviedade passou a ser considerada uma análise factual da mesma natureza que a análise usada em 35 USC 112(a) para saber se um elemento precisa ser detalhado no relatório descritivo para configurar uma situação de suficiência descritiva, ou seja, não basta ser conhecido do estado da técnica para algo ser enquadrado como well understood, routine and conventional. O USPTO abriu consulta pública em abril de 2018 para os critérios estabelecidos no Berkheimer memorandum[12]

Jacques Azéma comenta decisão da Corte francesa que destaca que os juízes “devem explicitar os motivos técnicos que conduziram à constatação objetiva de falta de atividade inventiva. Deve-se observar que a apreciação da atividade inventiva deve ser objetiva. Enfim, os juízes não devem se limitar, sobre a atividade inventiva, a uma afirmação geral, sem comparar os elementos característicos da invenção diante do estado da técnica”.[13]

[1] Propriedade Industrial: patentes de invenção, Alexandre Gnocchi, São Paulo:Inventa, 1981, p.132

[2] Propriedade Industrial: patentes de invenção, Alexandre Gnocchi, São Paulo:Inventa, 1981, p.133

[3] Recurso Extarodinário n.58535 Primeira Turma São Paulo, Recorrentes: Abrasivos e Polidores Seracchi S/A e outros, Recorrido: Gioiffe Borelli, Data: 31/12/1966, Publicação: DJ 12-04-1967 Presidente: Cândido Motta Filho, Relator: Evandro Lins e Silva http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/670221/recurso-extraordinario-re-58535-sp-stf

[4] BARBOSA, Denis Borges; KUNTZ, Karin Grau; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. A propriedade intelectual na construção dos tribunais constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen, 2009, p. 116

[5] BARBOSA, Denis. Nulidade de modelos de utilidade: peculiaridades. In: BARBOSA, Denis. A propriedade intelectual no século XXI: Estudos de Direito, Rio de Janeiro:Lumen, 2009, p.588

[6] TRF2, n. 0800191-62.2008.4.02.5101, Jorge Haidamus v. Rubens Cunha, Relator: Des. Messod Azulay Neto, data: 30/04/2013

[7] http://denisBarbosa.addr.com/falta.doc Usucapião de patentes e outros estudos de propriedade industrial, Denis Barbosa. Rio de Janeiro:Ed. Lumen Juris, 2006, p.363

[8] http://www.patentlyo.com/patent/2012/05/mintz-v-dietz-watson-hindsight-and-common-sense.html

[9] http://www.lexology.com/r.ashx?i=2892512&l=7GPAK8K

[10] In re Lee, 277 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2002)

[11] In re Kahn, 441 F.3d 977 (Fed. Cir. 2006)

[12] https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-04-20/pdf/2018-08428.pdf

[13] AZÉMA, Jacques; GALLOUX, Jean Christophe. Droit de la propriété industriele, Paris:Dalloz, 2012, p.223

Decisões CGREC TBR455/18

 Modelo de Utilidade - Circuitos Eletrônicos

TBR455/18 Fluxômetro este a ser instalado no circuito de circulação extracorpórea ou nas usuais bombas responsáveis pela substituição das funções do coração, em operações cardíacas, sendo que a velocidade do fluxo é medida pela tensão gerada entre eletrodos através do movimento de um fluido condutor em meio a um campo magnético, dito fluido condutor sendo configurado pelo sangue ou soro fisiológico circulante no circuito extracorpóreo; o referido fluxômetro é constituído por Módulo Amplificador Isolador (1), Módulo de Controle e Condicionamento de Sinal (7), e Transdutor de Fluxo (21). Com respeito à mudança de natureza do pedido, solicitada pela recorrente, consideramos que a matéria do pedido não se enquadra na natureza de patente de modelo de utilidade; se enquadra na natureza de patente de invenção.

Decisões CGREC TBR655/18

 Modelo de utilidade Conceito

TBR655/18 Reivindicação apresentada na manifestação da fase recursal pleiteia aquário de relaxamento e uso terapêutico para seres humanos constituído de um aquário de relaxamento e de uso terapêutico para seres humanos caracterizado por possuir formatos geométricos variados como esférico, cilíndrico, cúbico, paralelepipedal, retangular para alojar uma e mais pessoas em seu interior armazenando água em seu interior comum aparelho de respiração com regulador alimentado por um compressor de ar remoto, com um aparelho de aquecimento e filtragem de água, jatos de massagem e nobreak conectados a um módulo remoto externo, possuindo ainda uma incorporação à parede ou isolado. O objeto proposto agrega diferentes componentes conhecidos do estado da técnica como sistema de respiração com regulador alimentado por um compressor de ar, com um sistema de aquecimento e filtragem de água, jatos de massagem e nobreak conectados a um módulo remoto externo. O fato da reivindicação não pleitear uma forma física específica e que o aparelho pleiteado agrega uma série de equipamentos conhecidos do estado da técnica, leva a concluir que a matéria reivindicada enquadra-se melhor como sistema. Segundo a Resolução n° 85/2013 sobre Modelos de utilidade "Sistemas, processos, procedimentos ou métodos para obtenção de algum produto não estão inclusos neste tipo de proteção". Se assumirmos que a única diferença em relação ao estado da técnica seja o formato esférico, este novo formato não incide em qualquer impacto técnico que justifique uma melhoria funcional no produto, de modo que, per se, não possui ato inventivo diante do conteúdo revelado em D1. Portanto, a matéria reivindicada não atende ao artigo 9° da LPI por não se adequar a um modelo de utilidade por ser um sistema. 

Decisões CGREC TBR106/18

 Modelo de utilidade Conceito

TBR106/18 Pedido trata de sistema de pavimentação constituindo-se em elementos reticulados construídos a partir de uma tela metálica ou plástica, onde são dispostos peças de pedra natural, adequadamente cortadas em retângulos, quadrados, triângulos etc., possibilitando que se monte um mosaico sobre a tela, sendo que, as pedras são fixadas à tela por meio de adesivo adequado formando painéis (compostos das pedras sobre a tela) permitindo que se montem desenhos geométricos diversos no pavimento ou parede, utilizando-se dos diversos painéis previamente montados. Pedido se refere a um SISTEMA para formação de painéis visando aplicação em pavimentação de pisos e/ou em revestimento/forração de paredes, e/ou, se refere a um PROCESSO de construção de painéis em mosaico, os quais NÃO se enquadram na natureza de Modelo de Utilidade, em infringência ao Artigo 9º da LPI/96, pois a natureza de MU está relacionada a objeto de uso prático ou parte deste. 

Atividade inventiva de IA na EPO T0702/20

T0702/20 da Câmara de Recurso do EPO refere-se a um pedido de um novo aparelho de rede neural com “acoplamento solto”, baseado em uma matriz de verificação de código de erro, entre os nós da rede neural, resultando em uma configuração inicial da rede neural que foi argumentada para acelerar o treinamento e a operação do aparelho, mantendo o desempenho de discriminação. As diferenças da invenção reivindicada em relação ao estado da técnica foram reconhecidas durante o processo, mas a Divisão de Exame rejeitou o pedido com base no fato de que as características distintivas “não servem a um propósito técnico e também não estão relacionadas a uma implementação técnica específica . Eles meramente pertencem à definição estrutural inicial e fixa de um modelo matemático abstrato semelhante a uma rede neural”. 

Durante o Recurso, o Requerente forneceu vários argumentos sobre o motivo pelo qual o sistema reivindicado realmente serviu a um propósito técnico que não foi considerado persuasivo pelo Conselho. Em resposta, o Conselho observou que uma rede neural pode, em princípio (se for difícil na prática), ser analisada para substituir as entradas de cada neurônio por funções matemáticas implementadas pelos nós da camada anterior e, finalmente, obter uma descrição matemática que descreve a saída da rede neural como uma função da entrada. Como tal, uma rede neural pode ser considerada um método matemático ou um programa de software quando o método matemático é implementado em um computador. Com base nisso, o Conselho de Apelação concluiu que a invenção deveria ser considerada tendo em vista a jurisprudência estabelecida para invenções implementadas por computador. Assim, se a invenção pode ser considerada inventiva pode ser decidida com foco nos problemas técnicos que ela resolve. Como a invenção foi direcionada para a tecnologia central de IA e não especificou nenhuma aplicação ou caso de uso para a rede neural, mas reivindicou um modelo de IA aprimorado, ela não pode resolver nenhum problema de automação específico e, além disso, não fornece nenhum efeito no computador. além da execução normal do software. Como tal, descobriu-se que as reivindicações estavam relacionadas a operações matemáticas abstratas implementadas por computador em dados não especificados que não resolveram nenhum problema técnico.

A decisão e o raciocínio do Conselho parecem estar muito alinhados com a orientação recente sobre o Exame de invenções relacionadas à IA do Escritório de Patentes do Reino Unido. O Escritório de Patentes fez uma clara distinção entre invenções relacionadas à “IA aplicada”, aplicando técnicas de IA a um campo diferente do campo da IA, e “IA principal”, relacionada a um avanço no campo da própria IA. De fato, a orientação inclui um cenário relacionado a uma estrutura de rede neural modificada como um exemplo de uma invenção central de IA não patenteável. Em contraste, o Requerente teve algum sucesso em outras jurisdições obtendo patentes concedidas com reivindicações semelhantes nos Escritórios de Patentes dos EUA, Japão e Coréia, indicando que as principais invenções de IA podem ser tratadas de forma mais favorável nesses países.

Embora a invenção, neste caso, tenha sido considerada sem efeito técnico e, portanto, carente de inventividade, o Conselho também enfatizou que “não pode haver dúvida razoável de que as redes neurais podem fornecer ferramentas técnicas úteis para automatizar tarefas humanas ou resolver problemas técnicos”. . No entanto, para fornecer um efeito técnico, uma tarefa técnica específica a ser abordada pela invenção de IA deve ser especificada, juntamente com detalhes suficientes, como a definição dos dados de treinamento, para estabelecer que a rede neural é capaz de resolver o problema técnico. Parece claro a partir desta decisão que as invenções de IA aplicadas, muitas vezes resolvendo um problema em um campo técnico diferente por meio de técnicas de IA, normalmente serão consideradas patenteáveis pelo EPO. Em contraste, invenções relacionadas a algoritmos ou modelos centrais de IA, não limitadas a uma implementação técnica específica, podem ser difíceis de processar na Europa, e serão necessários conselhos qualificados de redação e processo para obter patentes concedidas para essas invenções antes do EPO. ”

[1] HGF Ltd - David Hufton EPO Board of Appeal decision indicates approach to Core AI Inventions www.lexology.com 08/02/2023

Decisões CGREC TBR765/18

Modelo de Utilidade Conceito

TBR765/18 O pedido trata de uma cabina de caminhão unificada e modular de linhas retas e planas produzida com peças laminadas com laterais (detalhe L) unificada (dimensões c e h fixas) e modulada (medida b variável) dada pelo perfil do detalhe P e porta lisa e reta unificada que pode ser fixada em ambos os lados da cabina nas laterais unificadas. Neste sentido, o sistema de portas da reivindicação 2, sistema de revestimento da reivindicação 3, sistema de unificação de comandos da reivindicação 3, conceito de unificação e modularidade da cabina na reivindicação 5 e o processo de fechamento ou montagem da reivindicação 6 não se adequam à proteção como modelo de utilidade seja por se referirem a um sistema ou às etapas de um método de fabricação. A recorrente reconhece que seu pedido não se adequa às condições de um modelo de utilidade e, portanto, não atende aos artigos 9° e 14 da LPI. Entende a recorrente que seu pedido atende às condições de uma patente de invenção. A recorrente reconhece que a estrutura pleiteada na reivindicação de fato é semelhante a estrutura de um ônibus monobloco, mas se diferencia desta na medida em que usa chapas finas reforçadas, em que todos os perfis e chapas são modulares com medidas variáveis em uma das dimensões mantendo-se fixa a outra. Isso permite o uso de laterais, portas e peças esquerda/direita unificadas

Decisões CGREC TBR609/18

Modelo de Utilidade - Sistemas

TBR609/18 Pedido trata de conjunto modular de transmissão mecânica, acionamento elétrico e controle adaptável em cadeira de rodas convencionais. A matéria reivindicada descreve aspectos mecânicos de movimentação da cadeira acionadas por joystick bem como aspectos de programação gerenciada por unidade de controle lógico. Tal conjunto, por envolver aspectos de método de programação e por configurar um sistema de módulos independentes, cada qual cumprindo funcionalidades distintas, não se adequa à natureza de um modelo de utilidade segundo o artigo 9° da LPI que trata de um objeto de uso prático. Circuitos eletrônicos, em geral, estão excluídos da proteção por modelo de utilidade por não constituírem criações de forma ou disposição. 

Decisões CGREC TBR521/18

 Modelo de Utilidade -  Sistemas

BR521/18 Como alternativa aos sistemas de geração de energia hidroelétrica e termoelétrica o sistema proposto apresenta um sistema de energia elétrica baseado em compressão de fluido hidráulico que consiste de um conjunto de motores elétricos (1) que acionam bombas hidráulicas (2) que bombeiam fluido pressurizado para um tanque (3) que, por sua vez, tal fluido ativa motores hidráulicos (5) acoplados a uma caixa de redução que, por sua vez, está conectada a um gerador elétrico (7). A energia gerada é transferida a um transformador secundário que abaixa a tensão enviando a energia excedente para a rede de modo a zerar a conta de energia e uma outra parte da energia é aplicada a um inversor de frequência para que possa acionar os motores elétricos sustentando o funcionamento do sistema. O pedido deixa implícito que o circuito do fluido opera em malha fechada. Desta forma, a matéria reivindicada por contemplar um sistema não se ajusta a um modelo de utilidade

Decisões CGREC TBR655/18

 Modelo de Utilidade Conceito

TBR655/18 Reivindicação apresentada na manifestação da fase recursal pleiteia aquário de relaxamento e uso terapêutico para seres humanos constituído de um aquário de relaxamento e de uso terapêutico para seres humanos caracterizado por possuir formatos geométricos variados como esférico, cilíndrico, cúbico, paralelepipedal, retangular para alojar uma e mais 27 pessoas em seu interior armazenando água em seu interior comum aparelho de respiração com regulador alimentado por um compressor de ar remoto, com um aparelho de aquecimento e filtragem de água, jatos de massagem e nobreak conectados a um módulo remoto externo, possuindo ainda uma incorporação às paredes ou isolado. Com relação a clareza da reivindicação o termo referente a "formatos geométricos variados" sugere que a proteção do modelo de utilidade não incide numa forma específica, o que compromete a clareza da reivindicação. Não está claro se a reivindicação lista os formatos esférico, cilíndrico, cúbico, paralelepipedal, retangular como exemplos ou como uma relação limitativa de formatos já que não utiliza a expressão alternativa "ou". Na forma atual essa lista de formatos parece não exaustiva, não está claro. O artigo 9° da LPI define o modelo de utilidade como criação de forma ou disposição em objeto conhecido, nesse sentido, é fundamental que esta forma ou disposição esteja claramente definida, o que não é o caso presente que sugere "formatos variados". Nesse sentido a reivindicação não atende ao artigo 25 da LPI por falta de clareza.

Suficiência descritiva em fármacos na Índia

Interpretando a Seção 3(d) da Lei de Patentes no contexto de pedidos de patentes farmacêuticas, o Supremo Tribunal de Delhi decidiu que o Escritório de Patentes da Índia (IPO) deve identificar de forma clara e inequívoca substâncias “conhecidas” (CA (COMM IPD-PAT) 6 /2021). A decisão atendeu a um recurso de apelação interposto pela DS Biopharma (recorrente), que impugnou despacho proferido pelo IPO. Depois de ouvir as partes longamente, o tribunal deu provimento ao recurso e devolveu a questão ao IPO para reconsideração de mérito. O apelante alegou que, no mínimo, o O IPO deveria ter abordado especificamente três questões. Qual é a substância específica conhecida em questão? Como – e por que – as moléculas ou substâncias reivindicadas são um derivado ou uma nova forma de uma substância conhecida? Qual é a base da afirmação de que a alegada substância “conhecida” e a molécula ou substância reivindicada têm a mesma eficácia “conhecida”? Como o IPO falhou em identificar qualquer um desses fatores, negou ao apelante a oportunidade de responder claramente à sua objeção e prejudicou severamente os direitos da DS Biopharma de defender o pedido de patente. Argumentou-se que a omissão do IPO significava que o apelante não tinha nenhuma obrigação legal de demonstrar a eficácia dos compostos reivindicados na Seção 3(d) da lei.

Em resposta às afirmações do apelante, o IPO alegou que a objeção sob a Seção 3(d) havia sido especificada no aviso de audiência e o citado estado da técnica estava em posse do apelante. Como o recorrente não forneceu dados de eficácia, a patente foi rejeitada com razão. O tribunal realizou uma análise detalhada e opinou que as substâncias conhecidas identificadas na decisão final sob a Seção 3(d) poderiam estar contidas no aviso de audiência – então o apelante poderia ter respondido em primeira instância. Nesse caso, o recorrente pode ter estado em posição de estabelecer uma eficácia terapêutica melhorada dos compostos reivindicados. Uma vez que a Seção 3(d) exclui a patenteabilidade de uma “nova forma” de uma substância conhecida, o pré-requisito básico é a identificação da substância conhecida – o ônus da dedução não pode recair sobre o requerente. A substância conhecida pode ser uma única substância ou vários compostos derivados de uma fórmula Markush. Para fins de uma objeção da Seção 3(d), é imperativo identificar pelo menos uma substância específica conhecida, juntamente com a maneira pela qual os compostos reivindicados são “novas formas”. A mera menção de uma objeção sob a Seção 3(d), sem mencionar a maneira pela qual tal objeção se aplica, não foi considerada sustentável.

[1] Ankush Verma, Shukadev Khuraijam, Remfry & Sagar Delhi High Court holds that known substances must be clearly identified www.lexology.com 01/02/2023

Suficiência descritiva em biotecnologia nos Estados Unidos

A Juno Therapeutics e o Sloan Kettering Institute for Cancer Research (juntos, “Juno”) entraram com uma petição de writ of certiorari à Suprema Corte dos EUA para buscar a revisão de uma decisão do Circuito Federal que invalidou as reivindicações 3, 5, 9 e 11 do U.S. Patente nº 7.446.190 por falta de descrição escrita. As reivindicações em questão em Juno foram geralmente direcionadas a um receptor quimérico de células T (“CAR”) compreendendo anticorpos de cadeia simples (“scFv”) que podem reconhecer e interagir com antígenos alvo selecionados, incluindo uma proteína chamada CD19, para fins de tratamento de câncer .[4] A patente divulgou dois scFvs, mas não divulgou suas sequências de aminoácidos. As reivindicações 3 e 9 foram amplamente direcionadas a "todos os scFvs, como parte do CAR reivindicado, que se ligam a qualquer alvo". exemplos de scFv e não fornecem detalhes sobre as características, sequências ou estruturas que permitiriam a um versado na técnica determinar quais scFvs se ligarão a qual alvo.” Como resultado, a “patente fornece nada que indique que os inventores possuíam todo o escopo do gênero que escolheram reivindicar.” As reivindicações 5 e 11 foram limitadas a scFVs que podem se ligar a CD19. No entanto, como nas reivindicações 3 e 9, o Circuito Federal não encontrou nenhum suporte de descrição escrita, observando que “o reino de possíveis scFvs específicos de CD19 era vasto e o número de scFvs específicos de CD19 conhecidos era pequeno (cinco no máximo)”, mas a patente '190 “não fornece detalhes sobre quais scFvs se ligam ao CD19 de uma forma que os distingue dos scFvs que não se ligam ao CD19.”

Em 7 de novembro de 2022, a Suprema Corte negou a petição de Juno para um writ of certiorari apenas três dias depois de ter concedido certiorari em Amgen v. Sanofi, que apresentou a questão de saber se a habilitação de escopo total era necessária. Juno entrou com uma petição para nova audiência em 23 de novembro de 2022, afirmando que “a questão que o Tribunal concordou em revisar na Amgen está intimamente 'relacionada' à questão apresentada em [Juno]” e que o Tribunal deveria conceder sua petição imediata ou em pelo menos adie a negação do certiorari até que a Amgen seja resolvida. O Tribunal negou o pedido de Juno para nova audiência.

Com a negativa da Suprema Corte de nova audiência em Juno, resta-nos a decisão do Circuito Federal. Mas Juno não sustenta que uma especificação deva descrever tudo para que as reivindicações de gênero atendam a esse requisito; em vez disso, o que o Circuito Federal parecia ter mais problemas era a falha da especificação em fornecer detalhes suficientes de características definidoras, características estruturais comuns e características compartilhadas que poderiam ser usadas para identificar suficientemente o que exatamente os inventores possuíam. Como tal, embora Juno não peça tudo, ele fornece um alerta contra revelar muito pouco. A negação de nova audiência encerra o caminho para Juno, mas a perspectiva de orientação adicional sobre a descrição escrita e o que “escopo total” realmente significa no contexto das disputas da Seção 112 permanece forte, pois a Suprema Corte continua a considerar a habilitação na Amgen v. Sanofi.[1]

[1] Crowell & Moring LLP - Anne Elise Herold Li and Judy He Describing “Everything, Everywhere, All at Once” for Genus Claims? Crowell & Moring LLP www.lexology.com 01/02/2023

Decisões CGREC TBR40/18

 Modelo de Utilidade Conceito

TBR40/18 Pedido refere-se a um biorreator que apresenta nova forma ou disposição em relação aos biorreatores para cultura semi-sólida do estado da técnica, pois possui bocal para a saída de ar no interior do tambor interno e defletores fixados à parede interna do tambor interno. Com relação aos documentos do estado da técnica citados, verificou-se que o diferencial do biorreator do presente pedido consiste na (i) localização do bocal para a saída de ar no interior do tambor interno do biorreator e na (ii) presença de defletores fixados à parede interna do tambor interno. A localização do bocal para a saída de ar no interior do tambor interno do biorreator do presente pedido trouxe melhoria funcional para o objeto, resultando em melhor transferência de calor devido à melhor fluidez da corrente de ar, que é ainda melhorada com o uso de defletores fixados à parede interna do tambor interno. O pedido foi indeferido como patente de invenção por falta de atividade inventiva e teve a natureza modificada para modelo de utilidade na fase recursal

A suficiência descritiva da anterioridade na China

Na China (2021) Zui Gao Fa Zhi Xing Zhong No. 83 Sentença Administrativa: “se um meio técnico específico descrito em um estado da técnica entrar em conflito com o conteúdo relacionado descrito no mesmo estado da técnica e uma pessoa normalmente versada na técnica, mesmo depois de ler todo o descrição no estado da técnica e combiná-lo com o conhecimento geral comum, não pode fazer uma interpretação razoável ou determinar sua correção, então pode ser determinado que o estado da técnica não divulga os meios técnicos específicos acima.”

Os meios técnicos da patente contestada referem-se ao uso de nitrato de bismuto básico “insolúvel em água” em tintas. Os meios técnicos divulgados pela Reivindicação 1 referem-se ao uso de nitrato de metal “solúvel em água” em tintas. No entanto, um dos compostos listados na Reivindicação 1 como exemplos de nitrato de metal solúvel em água é geralmente conhecido como nitrato de bismuto básico insolúvel em água. Assim, uma das questões controversas neste caso é se a parte do meio técnico (uso de composto básico de nitrato de bismuto “insolúvel em água” em tintas) conflita com todo o meio técnico (uso de nitrato metálico “solúvel em água” em tintas) na Reivindicação 1 podem ser usadas como arte anterior. O CNIPA afirmou que: objetivamente, a Reivindicação 1 ainda divulgou tintas contendo nitrato de bismuto básico insolúvel em água, mesmo com o fato de que o meio técnico sobre nitrato de bismuto básico é um exemplo errado na Reivindicação 1.

O Supremo Tribunal Popular discordou do argumento do CNIPA e afirmou que: “o conteúdo dos meios técnicos do estado da técnica divulgados em uma publicação impressa é baseado no registro objetivo da publicação impressa. No entanto, se a descrição relacionada aos meios técnicos da publicação impressa for obviamente contraditória a outra descrição relacionada e uma pessoa no assunto não puder interpretá-la razoavelmente com base no outro conteúdo descrito na publicação impressa e no conhecimento geral da técnica , não pode ser determinado que a publicação impressa tenha divulgado os meios técnicos, ou seja, não pode ser usado como um estado da técnica conforme definido na Lei de Patentes.”

No entanto, a "descrição contraditória" não torna necessariamente uma divulgação sem habilitação. O fato de a Reivindicação 1 no julgamento acima cometer um erro ao listar o composto de nitrato de bismuto básico insolúvel em água como um exemplo de nitrato de metal solúvel em água não significa que os meios técnicos de uso do composto em impressões não sejam operáveis. No entanto, nesta situação, com base na descrição contraditória da Reivindicação , a validade legal do nitrato de bismuto básico insolúvel em água como uma divulgação ainda é negada.[1]

[1] Wisdom International Patent & Law Office - George J. H. Huang and Yi Ting Chen Whether Erroneous Prior Art Disclosure Supports Obviousness--Comparison between Taiwan, China, US and Europe Practice: Part II www.lexology.com 31/01/2023

Novidade das patentes de seleção na EPO

 Avaliar a novidade de uma reivindicação de patente n a área da ciência dos materiais (bem como na química e nas ciências da vida) geralmente envolve determinar se uma “invenção de seleção”, como é conhecida no Escritório Europeu de Patentes (EPO), foi feita. Uma invenção de seleção surge quando o estado da técnica descreve o assunto em uma forma genérica como um conjunto de elementos ou uma faixa numérica e a patente ou pedido reivindica o assunto mais especificamente selecionando elementos individuais, subconjuntos ou subfaixas. O EPO desenvolveu várias regras para determinar se um determinado tipo de seleção é ou não novo. No entanto, essas regras não são necessariamente consistentes umas com as outras e há decisões conflitantes das Câmaras de Recurso do EPO sobre o assunto. Uma nova decisão no caso T 1688/20 potencialmente coloca outra desafio para o tema.

As Diretrizes para Exame definem as regras que os examinadores do EPO devem seguir em circunstâncias normais em procedimentos de exame e oposição de primeira instância. Estas regras destinam-se a refletir a jurisprudência EPO estabelecida em um determinado momento. De acordo com as presentes Diretrizes, três tipos gerais de invenção de seleção são possíveis. Tipo 1: Seleção de elementos individuais de listas de elementos Regra Básica: A seleção de um elemento de uma única lista não confere novidade, enquanto combinar elementos selecionados de duas ou mais listas de um determinado comprimento, na ausência de um ponteiro para a combinação, é novidade. Tipo 2: Seleção de um único subintervalo de um intervalo numérico mais amplo Regra básica: O subintervalo selecionado é novo se for (a) estreito em comparação com o intervalo conhecido e (b) suficientemente distante de quaisquer exemplos específicos divulgados na técnica anterior e dos pontos finais do intervalo conhecido. Não há mais a exigência de que a subfaixa seja selecionada intencionalmente da faixa mais ampla, no sentido de que deve haver algum efeito técnico associado à faixa mais estreita, para novidade. Tipo 3: Seleção de um primeiro intervalo que se sobrepõe a um segundo intervalo Regra básica: a novidade do primeiro intervalo é destruída por um ponto final explicitamente mencionado do segundo intervalo, valores intermediários explicitamente mencionados ou um exemplo específico na área de sobreposição. A novidade não pode ser alcançada simplesmente excluindo valores específicos destruidores de novidade conhecidos da gama da técnica anterior, também deve ser considerado se o técnico no assunto consideraria seriamente trabalhar na área de sobreposição.

As Câmaras de Recurso no EPO não são obrigadas a seguir as Diretrizes e, em vez disso, estão vinculadas apenas à Convenção da Patente Europeia e às decisões da Câmara de Recurso Ampliada. Os conselhos, portanto, podem e às vezes chegam a decisões que parecem conflitar com as regras gerais expressas nas Diretrizes. Na decisão T 0261/15, o Conselho expressou a opinião de que os pontos finais de uma faixa conhecida, embora explicitamente divulgados na técnica anterior, não devem ser tratados da mesma forma que os exemplos. De acordo com este Conselho, o versado na técnica não consideraria necessariamente trabalhar na região dos pontos finais de uma faixa da técnica anterior sem algum ensinamento adicional nessa direção. Isso ocorre porque os pontos finais normalmente não são representativos da essência do ensino da técnica anterior. O Conselho, portanto, contestou a base legal para a exigência nas Diretrizes de que a subfaixa reivindicada deve estar muito distante dos pontos finais da faixa conhecida. É, portanto, um tanto irônico que as Diretrizes realmente citem T 0261/15 como base para as regras dadas para as invenções de seleção do Tipo 2, presumivelmente para apoiar a omissão de um requisito para uma seleção intencional nas Diretrizes atuais (este terceiro critério também foi criticado em T 01261/15).

Nesta nova decisão T 1688/20, uma Câmara de Recurso afastou-se inteiramente dos testes estabelecidos nas Diretrizes para invenções de seleção. Neste caso, a patente EP3056283 reivindicou um aplicador eletrostático atomizador rotativo para pulverizar tinta em carrocerias automotivas configurado de forma a fazer com que o ar descarregado através dos orifícios de ar seja torcido em um ângulo de 56° ou mais e 59° ou menos. O Conselho teve que determinar se essa faixa reivindicada era nova em relação a uma divulgação da técnica anterior de ar torcido através de um ângulo de 50° ou mais e 60° ou menos, bem como uma divulgação do valor específico de 55°. A Divisão de Oposição havia decidido durante o processo de primeira instância que a divulgação da técnica anterior destruía a novidade ao aplicar os critérios das Diretrizes: 56° a 59° não era estreito em comparação com 50° a 60°; 56° a 59° não foi suficientemente afastado do ponto final 60° ou do valor específico 55°; e não houve seleção proposital (esse critério ainda constava das Diretrizes no momento da decisão inicial). Na decisão do recurso, no entanto, o Conselho concluiu que os termos “estreito” e “suficientemente distante” conforme usados nas Diretrizes não poderiam fornecer critérios objetivos, sólidos e consistentes para estabelecer a novidade de uma subfaixa selecionada. De fato, o Conselho afirmou que esses termos geralmente estão abertos a uma interpretação tão ampla que uma decisão sobre o cumprimento desses critérios não depende apenas das circunstâncias fáticas de cada caso, mas também pode depender da percepção subjetiva do órgão de decisão. Indo ainda mais longe, o Conselho também afirmou que os critérios estabelecidos nas Diretrizes simplesmente não precisavam ser avaliados para que a questão da novidade fosse respondida. O argumento do Conselho baseou-se no princípio fundamental de que o conceito de divulgação deve ser o mesmo para a avaliação da novidade e para a avaliação do direito à prioridade ou ao assunto adicionado. O teste de divulgação para determinar se uma alteração adiciona ou não matéria é conhecido como o "padrão ouro" de G2/10 e requer consideração do que um técnico no assunto teria derivado direta e inequivocamente, usando o conhecimento geral comum, da descrição, reivindicações e desenhos do pedido de patente europeia, vistos objetivamente e relativos à data do depósito. O Conselho concluiu que uma constatação de falta de novidade também deve exigir uma divulgação direta e inequívoca no estado da técnica do assunto abrangido pelo escopo da reivindicação.

Além disso, de acordo com a jurisprudência estabelecida das Câmaras de Recurso, qualquer teste desenvolvido para ajudar a determinar se uma alteração acrescenta matéria não deve levar a um resultado diferente do que seria obtido ao aplicar o “padrão ouro”. No T 1688/20, o Conselho considerou que o mesmo deveria se aplicar à avaliação da novidade. Assim, o Conselho considerou que os critérios estabelecidos nas Diretrizes não eram necessários e que a novidade poderia ser avaliada diretamente pela aplicação do “padrão ouro” fundamental. Nesse caso, o Conselho constatou que o estado da técnica não divulgava direta e inequivocamente um valor de ângulo dentro da faixa reivindicada de 56° a 59°, aplicando o princípio geral de que informações genéricas (por exemplo, uma faixa mais ampla) não podem antecipar uma técnica mais específica característica (por exemplo, um intervalo mais estreito). O Conselho descobriu que a faixa selecionada também envolvia uma atividade inventiva em relação à técnica anterior porque o ângulo de torção reivindicado produzia um efeito de usar a força do ar de atomização ao máximo para a atomização forçada de partículas de tinta, melhorando assim o revestimento eficiência e diâmetro de partícula. Mesmo que o mesmo efeito técnico pudesse ter sido alcançado em uma faixa mais ampla divulgada na técnica anterior, a presença de tal efeito não foi divulgada e, portanto, a seleção foi considerada proposital. Além disso, não havia nenhum indício na técnica anterior disponível para sugerir a restrição do ângulo ao intervalo reivindicado.

Este caso destaca que diferentes resultados são possíveis perante as Câmaras de Recurso em comparação com as divisões de primeira instância do EPO, e não apenas devido a uma abordagem diferente dos mesmos factos ou questões, mas porque os órgãos de decisão estão sujeitos a diferentes conjuntos de regras . Embora seja incomum que as Divisões de Exame ou Oposição se desviem das Diretrizes, as Câmaras de Recurso são livres para interpretar o EPC e a jurisprudência como entenderem. Os Conselhos também estão mais inclinados a voltar aos primeiros princípios quando a aplicação de uma regra rígida pode levar a decisões absurdas.  Tendemos a ver esse padrão com mais frequência em decisões relativas à avaliação de matéria adicional. As Divisões de Exame e Oposição são mais propensas a seguir regras definidas, como o teste de essencialidade ou de três pontos para excluir o assunto reivindicado (descrito nas Diretrizes em H-V, 3.1) ou os critérios que devem ser cumpridos para alcançar uma “generalização intermediária” permissível ” (H-V, 3.2.1). Em contraste, as Câmaras de Recurso são mais propensas a serem persuadidas por argumentos baseados no “padrão-ouro” para divulgação, segundo o qual a questão mais importante é se uma emenda apresenta ao técnico especializado novas informações técnicas. Por exemplo, no T 1906/11, o Conselho enfatizou que classificar uma emenda como uma “generalização intermediária”, uma “omissão de um recurso originalmente reivindicado” ou uma “seleção múltipla de dois grupos de recursos alternativos” não permitia o desenho de qualquer conclusão discussão sobre a admissibilidade da emenda; a única questão relevante é se um técnico especializado confrontado com a versão alterada do pedido ou patente, em comparação com um técnico especializado que viu apenas a versão originalmente divulgada, derivaria dessa versão alterada qualquer informação adicional tecnicamente relevante.

Conforme mencionado acima, já vimos outros casos em que as Câmaras de Recurso questionaram os testes de invenção de seleção estabelecidos nas Diretrizes. A edição mais recente da Jurisprudência das Câmaras de Recurso continua a listar várias decisões conflitantes, incluindo T 0261/15. Dada esta decisão mais recente, parece provável que diferentes segmentos da jurisprudência sobre este assunto continuem, a menos que recebamos uma decisão esclarecedora do Conselho Ampliado. Também será interessante ver se os argumentos específicos apresentados na decisão T 1688/20 são acolhidos por outros Conselhos, em particular aqueles com foco mais técnico em composições químicas ou invenções biotecnológicas. Embora intervalos numéricos possam, é claro, aparecer em reivindicações em qualquer campo técnico, as invenções de seleção são mais comumente encontradas na química e nas ciências da vida.

Por enquanto, é improvável que esta decisão tenha muito impacto nos procedimentos de exame ou oposição, pois os examinadores do EPO continuarão a seguir os critérios de seleção de invenções estabelecidos nas Diretrizes. No entanto, é outra arma no arsenal do requerente ou titular que poderia ser utilizada durante o processo de apelação. De fato, a emissão de decisões como essa poderia fornecer esperança de que, em casos desafiadores, uma Câmara de Recurso pode ser mais propensa a encontrar um romance de reivindicação de tipo de invenção de seleção do que um examinador de primeira instância. Também observamos que a próxima atualização das Diretrizes estará disponível para visualização em fevereiro e deve entrar em vigor em março – resta saber se alguma alteração será feita na seção G-VI, 8 sobre invenções de seleção.[1]

[1] HLK - Michael Ford Rethinking the Novelty of Selection Inventions: Board in T 1688/20 Reverts to First Principles www.lexology.com 31/01/2023

Emendas de reivindicações na Índia

Em decisão de 2023 a Delhi High Court anulou um pedido do Controlador de Patentes contra uma empresa farmacêutica norte-americana Allergan (doravante denominada "a Requerente") e examinou o âmbito da permissibilidade de emendas de reivindicação com relação às reivindicações originalmente registradas sob a Seção 59(1) da Lei de Patentes da Índia. O Requerente, em seu pedido de patente 7039/DELNP/2012 datado de  2012, apresentou 20 reivindicações devido a métodos para tratamento de doenças oculares usando implantes intracamerais na Índia, conforme arquivado nos EUA. O Controlador no Primeiro Relatório de Exame, contestou as reivindicações, considerando-as não patenteáveis nos termos da Seção 3(i) da Lei, pois se relacionavam a um método de tratamento de seres humanos /animais. De acordo com a Ação do Escritório, o Requerente alterou as reivindicações de método para reivindicações de produto relacionadas ao implante intracameral de liberação sustentada para doença ocular. Posteriormente, no despacho de 30 de março de 2020, o Controlador recusou o pedido de patente nos termos da Seção 59(1) da Lei, observando que as reivindicações alteradas tinham qualquer suporte nas reivindicações originalmente arquivadas e nos implantes intracamerais reivindicados no conjunto alterado das reivindicações não foram reivindicadas no PCT do Requerente ou no pedido indiano. De acordo com a Seção 59(1) da Lei, “Nenhuma alteração de um pedido de patente ou uma especificação completa ou qualquer documento relacionado a ela deve ser feita, exceto por meio de isenção de responsabilidade, correção ou explicação, e nenhuma alteração será permitida, exceto para fins de incorporação de fatos reais, e nenhuma alteração de uma especificação completa será permitida, cujo efeito seria que a especificação conforme alterada reivindicaria ou descreveria matéria não divulgada em substância ou mostrada na especificação antes da alteração, ou que qualquer reivindicação do relatório descritivo conforme emendado não cairia totalmente dentro do escopo de uma reivindicação do relatório descritivo antes da alteração.”

O Requerente justificou as alterações da reivindicação esclarecendo a diferença no regime de patenteabilidade nos EUA e na Índia. Além disso, o Requerente argumentou que, de acordo com a Seção 138(4) da Lei, ao depositar um pedido de patente por meio da fase Nacional na Índia, é um pré-requisito que o “título, descrição, reivindicação e desenhos abstratos depositados no pedido internacional sejam considerado como a especificação completa para os fins da Lei de Patentes”, impedindo-os de fazer quaisquer alterações no momento do depósito. De acordo com a Regra 20(1) das Regras de Patentes da Índia, as alterações de reivindicações na fase de depósito são restritas apenas a exclusões de reivindicações e nenhuma outra alteração. Portanto, o Requerente alegou que não pode ser responsabilizado por não reivindicar as reivindicações do produto alterado para os implantes no momento da apresentação do pedido na Índia, pois não haveria ocasião para o Requerente alterar as reivindicações originalmente apresentadas no pedido PCT nos E.U.A. O Controlador, reiterando sua posição, afirmou que as alterações solicitadas pelo Requerente estavam além do escopo das reivindicações originais apresentadas e, portanto, não eram permitidas pela Seção 59(1) da Lei.

A primeira questão em questão diz respeito à diferença nos regimes de patentes nos Estados Unidos e na Índia. A Requerente, enfatizando o mesmo, defendeu as alterações da reivindicação, buscando uma patente de produto para os implantes em vez de reivindicar o método em relação ao mesmo originalmente depositado, e em sua explicação afirmou que as reivindicações do método são patenteáveis nos EUA, ao passo que não são patenteáveis na Índia, em virtude da Seção 3(i) da Lei. De acordo com a Seção 3(i) da Lei, as invenções que reivindicam um método de tratamento de seres humanos ou animais não são patenteáveis. O Controlador, tomando este fundamento, opôs-se ao método conforme reivindicado nas reivindicações alteradas. Outra questão pertinente discutida perante o Tribunal de Honra foi com relação ao uso da expressão “âmbito de uma reclamação” na Seção 59(1) da Lei. O Controlador considerou que as reivindicações alteradas que reivindicavam a “composição de implantes intracamerais” não tinham nenhum suporte nas reivindicações originalmente arquivadas e que não haviam sido reivindicadas nas reivindicações do PCT ou ao entrar na fase nacional na Índia .

A Corte por sua vez observou que a interpretação do Controlador da Seção 59(1) da Lei estava incorreta e, se fosse aceita, resultaria no impedimento do Requerente de buscar uma patente em relação aos implantes. A ordem do Tribunal de Honra dizia que “Em tais circunstâncias, o Tribunal também é obrigado a ter em mente o interesse público, sendo um dos objetivos cardinais da lei de patentes, especialmente quando a patente é farmacêutica l ou de natureza terapêutica.” Baseando-se na decisão do Banco Coordenado deste Tribunal Hon'ble em Nippon A e L Inc v. Controlador de Patentes (2022 SCC OnLine Del 1909), que destacou que, “Desde que a invenção seja divulgada na especificação e as reivindicações estão se restringindo às divulgações já feitas no relatório descritivo, a alteração não deve ser rejeitada, especialmente, na fase de exame antes da concessão”, o Tribunal de Justiça entendeu que o Controlador deveria ter permitido as alterações solicitadas pelo Requerente e ter examinado as reivindicações assim alteradas, e sua patenteabilidade, com base no mérito, e não deveria ter rejeitado as alterações meramente com o fundamento 'um tanto tênue' de que o Requerente não tinha o direito de alterar suas reivindicações em vista da Seção 59(1) da Lei

O Tribunal observou ainda que grande parte das especificações completas da patente em questão tratavam dos implantes e sua peculiar constituição composicional. Portanto, “Dicotomizar as reivindicações e as especificações que as acompanham é, portanto, contrário aos cânones mais fundamentais da lei de patentes” e que “as reivindicações e especificações completas em uma patente devem ser lidas em conjunto e como um todo. As reivindicações devem ser entendidas à luz das especificações completas. Eles formam um todo integrado e não podem ser tratados como duas partes distintas de um documento.” A Court, revogando a decisão do Controlador, permitiu que o Requerente alterasse as reivindicações originalmente apresentadas e instruiu o Controlador a realizar um novo exame com relação à patenteabilidade das reivindicações alteradas, levando em consideração a Lei e os princípios da naturalidade justiça, e seguindo o devido procedimento, proporcionando ao Requerente uma oportunidade justa de ser ouvido.  Esta decisão reafirma a posição da lei no que diz respeito às alterações de créditos na fase pré-concessão, dando uma permissibilidade cada vez mais ampla para os mesmos.{1}

[1] Chadha & Chadha Intellectual Property Law Firm - Gaurvi Arora India: High Court examines the scope of permissible patent claim amendments in the pre-grant stage 01/02/2023

Decisões CGREC TBR348/18

 Patenteabilidade Modelo de Utilidade

TBR348/18 Refere-se a presente invenção a uma cinta para ser usada por pacientes que foram submetidos à cirurgia de estomia. A referida cinta é formada a partir de dois componentes principais: um componente (A) que forma a base da cinta e que é ajustado ao redor do corpo do paciente e um componente (B) que consiste em um acessório (50) para conter a bolsa de coleta. O pedido de patente em questão não atende ao requisito de patenteabilidade de atividade inventiva em função de D1. A diferença mais significativa em relação a D1 refere-se ao recorte (40) que contorna a estomia na lateral (20) de fechamento da cinta, mas isto se configura apenas em uma nova forma ou disposição com melhoria funcional no seu uso. A cinta com a abertura que se estende até a lateral de fechamento é de mais fácil manuseio, segundo o Recorrente. Face ao exposto constatamos que devido as principais características funcionais do presente pedido estarem contempladas pelo estado da técnica, o dispositivo em questão não apresenta características inerentes a um PI e, portanto, não tem condições de obter o privilégio requerido para tal natureza. Entretanto, como o dispositivo apresenta características que possibilitam uma melhor utilização do mesmo, estas evidenciam estar condizentes com a natureza de MU.

Decisões CGREC TBR394/18

 Modelo de Utilidade - Conceito

TBR394/18 Descreve uma fechadura eletromecânica de operação manual e habilitação por senha cujo travamento e destravamento da lingueta é executado por um motor elétrico. Em especial, uma configuração mecânica particular permite ou não a retração da lingueta para dentro do corpo da fechadura. O pedido como invenção é destituído de Atividade Inventiva frente a D1. A redação da única reivindicação do quadro reivindicatório pleiteia uma disposição construtiva peculiar que se adequa a um modelo de utilidade e distinta daquela existente em D1 sendo dotado de Ato Inventivo perante a D1. D1 revela uma implementação na qual um par de molas helicoidais (elementos 72 e 73) encontram-se engastadas entre a lingueta (63) e seu batente interno à fechadura de forma a sempre impelir o deslizamento da lingueta (63) para sua posição mais projetada