Atividade inventiva em efeito imprevisto

O PTAB em Ex parte Sturgis (Recurso 2021-002857; USSN 15/696.282) reverteu a rejeição de obviedade de um examinador por não estabelecer suficientemente obviedade por meio de otimização de rotina. A reivindicação 1 pleiteia Composição em bastão anidra, caracterizada pelo fato de que compreende: a) um ativo desodorante, um ativo antitranspirante ou uma combinação dos mesmos; b) um transportador; c) um estruturante compreendendo álcool estearílico; e d) um complexo de perfume de ciclodextrina, compreendendo ciclodextrina e um perfume, em que o perfume compreende matérias-primas para perfumes e em que de cerca de 40% a 50%, em peso do perfume, das matérias-primas do perfume têm: um constante de estabilidade complexa de cerca de 3,0 ou menos, uma ClogP de cerca de 2,5 ou menos; e uma média de peso peso molecular de cerca de 200 Daltons ou menos. A reivindicação 13 pleiteia Uma composição anidra em bastão, composta um ativo desodorante, um ativo antitranspirante ou um combinação dos mesmos; um transportador; um estruturante; e em que de cerca de 40% a 70%, em peso de o perfume, das matérias-primas do perfume, são selecionado do grupo que consiste em: etil-2-butirato de metilo; beta gama hexanol; iso amil acetato; acetato de amilo; acetato de cis-3-hexenilo; gama-octalactona; etil vanilina; vanilina; benzaldeído; antranilato de dimetilo; isoeugenil acetato; cantoxal; 3,6-nonadien-l-ol, triplal; e combinações dos mesmos.

O estado da técnica D1 que mostra  uma ou mais fragrâncias podem ser complexadas com ciclodextrina. O examinador caracterizou D1 como descrevendo “maior que cerca de 75%”, a porcentagem de fragrância complexada com ciclodextrina, e que havia sobreposição com algumas das fragrâncias reivindicadas. D1 descreveu que “[de] acordo com pelo menos algumas das modalidades preferidas, a porcentagem de material de fragrância que é complexado com ciclodextrina é superior a cerca de 75%, em alguns casos superior a cerca de 90% e em outros casos superior do que cerca de 95%.” D1 descreveu uma lista relativamente longa de opções, não incluindo a maioria (9 de 13) dos compostos da reivindicação 13. Dos compostos citados na reivindicação 13, D1 divulgou etil vanilina, vanilina, benzaldeído, dimetil antranilato e 3,6-nonadieno -l-ol ("nonadienol"). Não foram divulgados butirato de etil-2-metil, beta gama hexanol, acetato de isoamil, acetato de amila, acetato de cis-3-hexenil, gama-octalactona, acetato de isoeugenil, cantoxal e triplal.

O requerente argumentou que D1 não ensinou qualquer razão particular para selecionar certas matérias-primas de perfume, não ensinou nada sobre a estrutura ou parâmetros específicos de matérias-primas de perfumes individuais e não designou uma espécie típica, preferida ou ótima de matérias-primas de perfume . O requerente também argumentou que a D1 não discutiu as propriedades das matérias-primas para perfumes e que não havia previsibilidade estabelecida da tecnologia, observando que a D1 não identificou, divulgou ou discutiu as propriedades vantajosas das matérias-primas para perfumes com base em sua constante estabilidade complexa , ClogP e peso molecular médio ponderal, e sua capacidade de ser liberado de um antitranspirante ou desodorante anidro quando complexado com ciclodextrina.

O PTAB reconheceu que D1 ensinou que a quantidade de perfume no complexo de perfume de ciclodextrina “pode variar muito dependendo das técnicas de fabricação empregadas” e que D1 indicou a porcentagem de material de fragrância associado ao interior de um complexo de ciclodextrina ( ao contrário de estar na região externa, ou seja, uma seleção) é eficaz nos resultados. No entanto, na visão do PTAB, D1 não revelou que, onde mais de uma fragrância é complexada com ciclodextrina, diferenças na concentração de certos materiais de fragrância nesse complexo proporcionam diferença no resultado do produto. Ou seja, o PTAB considerou que o efeito da combinação dos elementos selecionados – principalmente moléculas de perfume com a ciclodextrina, nas quantidades específicas – na reivindicação do requerente era imprevisível. Citando In re Stepan Co. (Fed. Cir. 2017), o PTAB reafirmou que “uma conclusão de obviedade não pode permanecer onde há uma falha em fornecer uma explicação apropriadamente apoiada por que teria sido uma otimização de rotina para selecionar e ajustar porcentagens específicas de um elemento de reivindicação.” [1]

[1] LIGTHNER, Derek. Plural Unreduced Selections with Unpredictable Effect Not Necessarily Routine Optimization. www.lexology.com  08/03/2022