Avaliação em Exame de Patentes: Questão #12

Um pedido foi examinado pelo INPI e sofreu ciência de parecer (7.1) onde o examinador aponta falta de novidade das reivindicações 1 a 5 e adicionalmente indica a necessidade de divisão do pedido, uma vez que as reivindicações 6 a 10 não possuem unidade de invenção. O requerente mantém as reivindicações 6 a 10 no pedido principal e apresenta um pedido dividido com as antigas reivindicações 1 a 5 do pedido principal. O pedido dividido poderá receber em seu primeiro exame um parecer de indeferimento (9.2).

(I) CERTO

(II) ERRADO

Resposta: (I) CERTO. Sim, o pedido dividido é considerado como estando na mesma fase processual em que se encontra o pedido original. Segundo a Instrução Normativa nº 31/2013 artigo 28 "Art. 28 O pedido dividido será considerado como estando na mesma fase processual em que se encontra o pedido original, cabendo ao INPI reduzir a termo a referência aos documentos e petições que se encontram no pedido original". Em face deste entendimento, caso o pedido original tenha sido objeto de questionamento antes da divisão, o pedido dividido pode ter como primeira publicação, referente ao exame técnico, o seu indeferimento (9.2), desde que esta mesma matéria já tenha sido objeto de análise deste exame do pedido original. Por exemplo, o pedido original descreve X e Y. O exame original conclui pela falta de unidade de invenção e faz a busca e análise apenas de X. Após a divisão o pedido principal mantém X e o pedido dividido apresenta Y. O pedido dividido Y não pode ter um parecer de indeferimento em primeiro exame, pois Y não foi em nenhum momento objeto de busca ou análise, antes da divisão. Segundo a Resolução nº 93/2013 "uma vez que já houve infração do Pedido Original frente ao disposto no artigo 32 da LPI, e considerando que o Pedido Dividido se encontra na mesma fase processual do Pedido Original (conforme o item 6.6 da Resolução PR nº 17/2013), o pedido de patente deve ser indeferido, com base no disposto no artigo 32 da LPI". No caso o texto se refere a infração do artigo 32 da LPI no pedido original, mas a mesma lógica se estende para qualquer outra infração do pedido original como por exemplo, falta de atividade inventiva, a que se refere a questão.  É importante destacar que é possível um indeferimento (9.2) quando o requerente ao longo do processo administrativo teve oportunidade de se manifestar de modo a respeitar o direito ao contraditório e neste caso a mesma matéria foi objeto de discussão no pedido original. Portanto, no caso de um primeiro exame do pedido principal caso o requerente deposite pedidos divididos desta mesma matéria, já considerada não inventiva no pedido principal, o examinador da mesma forma, poderá indeferir tais pedidos divididos em primeiro exame, uma vez que a busca e análise de tais pedidos já foi realizada no pedido principal. Em 2020 de 1311 primeiros exames publicados de pedidos divididos, um total de 123 foram indeferidos neste primeiro exame, o que corresponde a uma média de 9% dos pedidos.