Morder duas vezes a mesma maçã

O caso  Lilly v Genentech [2020] EWHC 261 (Pat) refere-se ao Taltz, o medicamento biológico de Eli Lilly para a psoríase. Taltz é o anticorpo monoclonal anti-IL-17A / F comercializado por Eli Lilly ixekizumab. A Genentech possui uma família de patentes européias que reivindicam anticorpos IL-17A / F e seu uso no tratamento da psoríase. Em 2019 em uma disputa entre Lilly e Genentech, o juiz Arnold no Supremo Tribunal do Reino Unido considerou uma dessas patentes (EP1641822) inválida uma vez que, a reivindicação direcionada ao anticorpo IL-17A / F foi considerada óbvia. Verificou-se que o uso do anticorpo para tratar a psoríase carece de atividae inventiva, aplicando os princípios de Warner-Lamber v Actavis ([2018] UKSC 56). A decisão do Supremo Tribunal do Reino Unido foi apelada. A patente em questão também foi posteriormente revogada pela Câmara de Recurso do EPO. 

A Genentech contudo possui uma patente dividida (EP2784084) da patente original(EP1641822) contestada no Tribunal Superior do Reino Unido. A Genentech interpôs uma segunda ação contra Eli Lilly, com base nessa patente dividida. A Lilly por sua vez reclamou que a patente da divisão era inválida (Lilly v Genentech [2020] EWHC 261 (Pat)). As patentes original e dividida são consideradas "praticamente idênticas" (parágrafo 44). A Lilly argumentou, portanto, que o caso violava o princípio jurídico da coisa julgada, ou seja, que o mesmo caso não deveria ser ouvido pelo Tribunal duas vezes. Em outras palavras, Lilly argumentou, que a Genentech não deveria receber uma segunda mordida da cereja (a second bite of the cherry). A Lilly também citou o custo, a duração e a complexidade dos procedimentos para processuais para o julgamento da patente original que  chegaram a mais de 11 milhões de libras. A Genentech alegou que o julgamento da patente original ainda está em recurso nos tribunais e seria injusto tomar a decisáo atual como definitiva para a patente dividida.

Uma parte é impedida de levantar uma questão novamente em um caso se a questão for "fundamental" para uma decisão final anterior entre as mesmas partes. Assim, se a decisão anterior pudesse ter sido tomada por motivos alternativos, não há impedimento, para que seja julgada novamente na patente dividida. A Genentech argumentou que, se uma patente for considerada inválida em mais de um fundamento, nenhum deles poderá ser considerado "fundamental" para a decisão. O juiz conclui que mesmo que houvesse motivos alternativos para invalidação, o estoppel poderia se aplicar a ambos. 

Embora a EPO e os tribunais nacionais possam considerar os mesmos argumentos na an[alise de uma patente, eles também podem chegar a conclusões diferentes. Isso pode levar à concessão e manutenção de patentes européias contendo reivindicações idênticas às reivindicações que já foram invalidadas pelo Reino Unido. Nesse caso, o juiz Eli Lilly / Genentech confirma o princípio de que os titulares não devem ter permissão para discutir novamente os mesmos argumentos. No entanto, o juiz acrescenta uma nuance interessante. Em particular, se houver linhas de argumentação que um titular de patente não tenha adotado em uma primeira ação de nulidade, um titular de patente poderá ser autorizado a intentar outra ação com base em uma segunda patente praticamente idêntica.

[1] http://ipkitten.blogspot.com/2020/02/nothing-to-see-here-lilly-wins-in_26.html

Emendas ao pedido: Listas convergentes na EPO

Na EPO o Artigo 123(2) é interpretado de modo restrito quanto a possibilidades de emendas que constituam a combinação de características dispersas em diferentes partes do pedido original. T1621/16 admite a possibilidade de emendas no casos de combinações resultados da seleção de elementos de múltiplas listas convergentes (listas com características ordenadas por preferência). A regra para listas convergentes não segue portanto a regra geral de listas não convergentes. O mesmo teste tem impacto no exame de novidade e suficiência descritiva.  Tal critério na aceitação de emendas é considerado mais exigente que o aplicado pelo USPTO. No caso de uma única lista apresentando características preferenciais da invenção, a seleção de uma destas características, já listada inicialmente, não é considerada acréscimo de matéria no caso de uma emenda posterior. Quando se trata de combinar a seleção de um elemento de uma lista com outro elemento selecionado de uma segunda lista , o critério da EPO contudo é mais restrito. Tal emenda com esta combinação é aceita somente se for explicitamente mencionada no pedido original.  No entanto quando se trata das ditas “listas convergentes” a EPO admite exceções e pode aceitar tais emendas. Por exemplo considere um pedido que descreva no relatório descritivo original um cheesecake, preferencialmente um cheesecake de chocolate e mais preferivelmente um cheesecake de chocolate branco. Em uma outra parte do relatório descritivo faz-se referência a um cheesecake compreendendo frutas, preferencialmente frutas verdes e mais preferencialmente kiwi. Temos duas listas convergentes. Neste caso uma emenda que descreva cheesecake de chocolate compreendendo frutas verdes, tem tido uma resposta contraditória pela EPO (T2273/10 contra T2237/10). 

T1621/16 discutiu novamente esta questão em EP2264138 e trata de líquido de limpeza. A reivindicação 1 trata de composição de líquido de limpeza. Uma emenda foi apresentada combinando-se elementos de duas listas convergentes. A Câmara de Recursos considera que nas listas convergentes os elementos não são aleatórios mas estão organizados hierarquicamente de modo que o item seguinte é um subconjunto do anterior. Embora não tenha definido uma regra geral a Câmara de Recursos aceitou a emenda neste caso. Considere um caso em que tenha como primeira lista um chocolate que pode ser escuro, leite ou branco. Uma segunda lista em que a fruta pode ser uva, maçã ou laranja. Uma emenda que suprima as opções leite e laranja não seria considerado acréscimo de matéria. Encurtar as listas portanto não tem problema (shrinking of the lists). Da mesma forma a seleção de listas convergentes não está associada a nenhum efeito técnico que não estivesse antes revelado. Se a combinação do exemplo inicial cheesecake de chocolate compreendendo frutas verdes revelar um efeito técnico surpreendente não revelado no pedido original, tal combinação não seria aceita por ser considerada acréscimo de matéria. Estabelece-se assim uma relação direta entre os critérios de acréscimo de matéria e novidade, na medida em que devem estar clara e de forma não ambígua revelados.[1]   

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[1] http://ipkitten.blogspot.com/2020/03/does-requirement-for-technical.html

Conceito inventivo e unidade de invenção tem o mesmo significado ?

Conceito inventivo é o mesmo que unidade de invenção. 

A LPI em nenhum momento usa o termo "unidade de invenção". O Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo. O Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto. Desta forma, como o artigo 23 ao tratar dos modelos de utilidade se refere a unidade técnico funcional, é razoável supor que sua contraparte o artigo 22 que trata de invenções esteja a se referir a unidade de invenção, por isso faz sentido tratar conceito inventivo e unidade de invenção como sinônimos.

Chavanne e Burst observam  que os conceitos de unidade de invenção (unité d’invention) e conceito inventivo geral (concept inventif général) parecem tratar de noções vizinhas senão idênticas. O conceito inventivo não é o mesmo que o conceito de equivalência ou não obviedade. Considere por exemplo o exemplo de um plugue e um soquete, ouo de um transmissor e receptor casados entre si. Tratam-se de invenções distintas inter-relacionadas de modo que possuem o memso conceito inventivo, porém não se pode dizer que um plugue é equivalente a um soquete, ou que um transmissor é equivalente a um receptor, pois estes apresentam funções distintas. Sua complementariedade é que garante a unidade de invenção e por conseguinte o mesmo conceito inventivo. (CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques; Droit de la Propriété Industrielle, Précis Dalloz:Paris,1998, p.130) As Diretrizes de Exame do PCT no artigo 10.01 ao definir unidade de invenção aforam: "An international application should relate to only one invention or, if there is more than one invention, the inclusion of those inventions in one international application is only permitted if all inventions are so linked as to form a single general inventive concept (Rule 13.1)".

A Resolução n°124/2013 no item 3.99 trata os dois termos como sinônimos “Por conceito inventivo único, ou unidade de invenção, entende-se que as diversas invenções reivindicadas apresentam uma relação técnica entre si representada por uma ou mais características técnicas especiais que são as mesmas ou correspondentes para todas as invenções reivindicadas”. Quando se pergunta sobre unidade de invenção esta pergunta pressupõe que estamos tratando de ao menos duas invenções. A rigor quando se diz que um pedido possui três unidades de invenção, o mais correto seria dizer três invenções, pois não faz sentido associar uma unidade de invenção com uma invenção. Neste caso temos três invenções que possuem unidade de invenção. O termo unidade de invenção se refere a uma qualidade de um grupo de invenções e não um sinônimo de invenção. 

As reivindicações independentes inter-relacionadas de categorias diferentes e ligadas pelo mesmo conceito inventivo, em que uma das categorias seja especialmente adaptada à outra, deverão ser formuladas de modo a evidenciar sua interligação, ou seja, empregando-se na parte inicial da reivindicação, expressões do tipo: Aparelho para realização do processo definido na reivindicação..., Processo para a obtenção do produto definido na reivindicação.... (Res. 124/13 § 3.25) Note que neste trecho diz-se que duas reivindicações independentes tem mesmo conceito inventivo quando elas tem unidade de invenção.

O pedido de patente terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreender um único conceito inventivo. Quando um pedido de patente se referir a um grupo de invenções inter-relacionadas de modo a compreender um único conceito inventivo, pode dar origem a uma pluralidade de reivindicações independentes na mesma categoria, desde que definam diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização da invenção (vide 3.21).(Res. 124/13 § 3.98) Uma pluralidade de reivindicações independentes em categorias diferentes pode constituir um grupo de invenções inter-relacionadas entre si de modo a formar um único conceito inventivo. ).(Res. 124/13 § 3.106)

Sempre o termo conceito inventivo está sendo usado como sinônimo de unidade de invenção. Algumas decisões em segunda instância pela CGREC/INPI:

TBR2863/17 A matéria reivindicada não atende às disposições do artigo 22 da LPI, uma vez que a recorrente solicita proteção para dois grupos distintos de invenções, as quais não estão ligadas pelo mesmo conceito inventivo.

TBR3464/17 tambem justifica a falta de unidade de invenção da seguinte forma: Como pode ser facilmente observado, os dois problemas técnicos independem um do outro, bem como são solucionados independentemente, não apresentando nenhuma relação técnica entre si. Ou seja, as reivindicações 1 e 2 não estão inter-relacionadas de modo a apresentar um único conceito inventivo.

TBR220/18 A matéria pleiteada não atende ao disposto no Art. 22 da LPI, porque apresenta dois conceitos inventivos distintos

Ou seja, sempre a discussão de conceito inventivo aparece quando se discute falta de unidade de invenção. É possível ter várias invenções todas unidas pelo mesmo conceito inventivo, ou seja, elas tem unidade de invenção

Patentes de software: USPTO cada vez mais próximo do critério europeu

Michael Borella[1] analisa a falta de clareza como as Cortes tem se decidido no enquadramento de uma matéria como sendo abstrata. Após Alice v. CLS havia alguma esperança de que essa categoria pudesse se limitar a transações financeiras ou a certos tipos de métodos de negócios implementados por computador, no entanto, por exemplo estações de carregamento de carros elétricos controlados por rede e abridores de portas de garagem foram considerados abstratos em ChargePoint, Inc. v. SemaConnect, Inc. e The Chamberlain Group, Inc. v. Techtronic Industries Co., respectivamente. Em Interval Licensing v. AOL, o juiz Plager do Federal Circuit  escreveu: "uma busca por uma definição de 'idéias abstratas' nos casos do § 101 da Suprema Corte, bem como deste tribunal, revela que não existe uma definição única, sucinta e utilizável em qualquer lugar disponível". Na tentativa de esclarecer a questão em 2019 o USPTO publicou diretrizes para o exame de elegibilidade de patentes que definiam três classes de idéias abstratas (processos mentais, conceitos matemáticos e métodos de organização da atividade humana) no entanto, o Federal Circuit declarou explicitamente que não está vinculado aos critérios do USPTO, o que gera dúvidas quanto a validade das patentes concedidas. Michael Borella  observa que o conceito de abstrato remete a algo sem uma existência física concreta, no entanto por várias decisões do Federal Circuito algo foi considerado abstrato mesmo havendo um hardware, e mesmo o software não é algo imaginário, mas que é armazenado em algum meio tangível: “a idéia abstrata é uma ficção jurídica elaborada que tem pouco a ver com a compreensão do leigo sobre o que pode ou não ser abstrato”.

Michael sugere uma abordagem muito próxima ao critério europeu: “uma reivindicação não é direcionada a uma idéia abstrata se incluir pelo menos um elemento que é um aprimoramento técnico específico que não é encontrado na técnica anterior. Vamos decompor isso declarando o inverso - uma reivindicação é direcionada a uma idéia abstrata se todos os seus elementos forem inespecíficos, abordarem um problema não técnico ou forem conhecidos na arte. Assim, para que uma alegação seja bem-sucedida nos termos do § 101, ela deve ter três qualidades: especificidade, um problema técnico que resolve e ter algum grau de novidade”.

A especificidade exige que seja reivindicado os meios para se alcançarem os resultados propostos, ou seja, algo mais do que  linguagens funcionais baseadas nos resultados da invenção: “uma reivindicação recita uma função específica de um elemento específico que faz algo de uma maneira específica para obter um resultado específico e, assim, resolver um problema específico”. Não é necessário que cada um destes cinco aspectos esteja presente, porém, quanto mais destes elementos forem encontrados tanto maior a probabilidade de atender a seção 101, o que conduz invariavelmente a uma interrelação entre os critérios das seções 101 e 112 que trata da suficiência descritiva e clareza. Mas ter especificidade somente não é suficiente, pois por exemplo, em Trading Techs. Int'l v. IBG "as reivindicações estão focadas em fornecer informações aos comerciantes de uma maneira que os ajude a processar as informações mais rapidamente, não em melhorar computadores ou tecnologia". Em Versata Development Group. v. SAP America, “uma reivindicação semelhante à criação de gráficos de gerenciamento organizacional, falha em resolver um problema técnico usando uma solução técnica". Em SAP America, v. InvestPic, LLC " Segundo os princípios desenvolvidos na interpretação do § 101, a lei de patentes não protege um avanço nas técnicas matemáticas em finanças, sem mais, não importa quão inovador é o avanço". Todos estes exemplos se enquadram como métodos de fazer negócios.

Michael Borella reconhece que ao exigir a solução de um problema técnico o USPTO tem se aproximado da abordagem europeia. Uma invenção direcionada à otimização da relação sinal / ruído das bobinas de recepção de um tomógrafo de ressonância magnética atende aos requisitos do § 101, assim como uma invenção focada em transformar o sistema de coordenadas de navegação de um cateter no sistema de coordenadas de um modelo externo. Por outro lado, o software para selecionar um taco de golfe com um ângulo de loft adequado e o software para criar um fluxo de trabalho do ciclo de vida de um projeto foram considerados inelegíveis devido ao tratamento de problemas não técnicos. Entretanto em Trading Techs Int'l v. CQG,  o Tribunal concluiu que as reclamações direcionadas a uma interface de usuário de negociação de valores mobiliários eram suficientemente técnicas porque solucionavam os problemas existentes nessas interfaces. Em DDR Holdings, v. Hotels.com, o Tribunal considerou que a solução alegada de gerar uma página da Web composta que combina certos elementos visuais de um site host com o conteúdo de um comerciante de terceiros é técnica e “necessariamente enraizados na tecnologia de computadores", apesar de abordar, sem dúvida, o problema comercial de reter ou aumentar o tráfego do site. Na identificação dos avanços em relação ao estado da técnica é inevitável que haja uma contaminação cruzada do critério de patenteabilidade da seção 101 com a de obviedade na seção 103 o que tem acontecido em Berkheimer v. HP Inc. assim como KPN, Chamberlain, Enfish e McRO mencionados, bem como Cellspin Soft v. Fitbit, Data Engine Technologies v. Google, Core Wireless v. LG Electronics e Internet Patents Corp. v. Active Network.

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[1] https://www.patentdocs.org/2020/03/what-is-an-abstract-idea-anyway.html

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Contrafação por contribuição na China

Na China o IP Tribunal of the Supreme People’s Court (SPC) em Dunjun v. Tengda ((2019) SPC IP Civil No. 147) considerou que o fabricante de um equipamento roteador assim como vendedor praticam contrafação direta ainda que o método patenteado seja executado não por eles mas por terceiros. A patente trata de método para acessar portais da web usando um servidor web virtual através da interação do usuário do computador e um roteador. A decisão amplia significativamente o escopo de uma reivindicação de método. Até então tais casos configuravam contrafação indireta, por contribuição, onde as provas para sua caracterização eram mais difíceis pois o titular da patente tinha de provar que o dito equipamento foi projetado intencionalmente para explorar o método patenteado, com situações insignificantes de uso em que não há contrafação. Em Iwncomm v. Sony (2018) também discutiu a contrafação de uma patente de método em telecomunicações com a tecnologia WAPI. O Beijing IP Court entendeu que havia contrafação indireta, mas o Beijing High Court reverteu esta decisão, pois o acusado de contrafação não tinha controle sobre todo o processo nem tampouco agia em coordenação com os demais participantes que executavam as demais etapas do método patenteado. A Sony, acusada de contrafação alegou em sua defesa a doutrina de exaustão de direitos, mas com relação a este fundamento o Beijing High Court concluiu que a doutrina de exaustão de direitos não se aplica a um método patenteado na China. Entretanto em Dunjun v. Tengda, o SPC IP Tribunal considerou que os alegados infratores realizavam etapa substancial do método facilitando o desempenho dos demais participantes das demais etapas, de modo a configurar contrafação. Sob o critério de "papel substancial" do teste de incorporação substancial, o tribunal examinou se o método patenteado seria executado por um cliente no uso normal e esperado do suposto produto infrator. O tribunal observou que, neste caso, as etapas A e B seriam executadas no suposto roteador infrator quando este estivesse na posse de um cliente, enquanto a etapa C seria executada por um computador comum operado pelo cliente. Portanto, o cliente executaria as etapas A, B e C usando o roteador em um computador comum, em ambiente de rede comum e sem outros dispositivos especiais. Como tal, o tribunal concluiu que o suposto roteador infrator tem um "papel substancial" em facilitar o desempenho do usuário patenteado. Com relação ao "papel insubstituível" do roteador no método, o tribunal examinou se o suposto produto infrator apresentava os recursos substanciais do método patenteado. O tribunal concluiu que, neste caso, o "servidor da web virtual" reivindicado nas etapas A e B são os recursos essenciais e inventivos que distinguem o método patenteado em relação à técnica anterior. O tribunal considerou que o roteador usou o "servidor virtual da Web" alegado, em vez de usar meios alternativos não patenteados disponíveis para acessar sites do portal. O uso do "servidor web virtual" prova que o suposto roteador infrator incorporou os recursos substanciais da reivindicação de método. Por conseguinte, o tribunal considerou que o roteador é "insubstituível" no desempenho do método patenteado pelo usuário final. A decisão se alinha com a Suprema Corte dos Estados Unidos em Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008) em que também foi alegado  que o produto vendido “substancialmente incorporava” o método patenteado, ou seja ele incorporava a característica essencial e inventiva do método patenteado. Nos Estados Unidos contudo a Corte entendeu que o fabricante do equipamento não incorria em contrafação.  [1]

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[1] http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/03/03/chinas-spc-ip-tribunal-router-manufacturer-and-seller-liable-for-infringement-even-though-patented-method-performed-by-a-third-party/

Patentes concedidas (16.1) no INPI 2001-2019

Escopo de reivindicações de funcionallidade na Suíça

O Swiss Federal Patent Court em 02018_017 de novembro de 2019 analisou a patente EP2475827 referente a elementos de reforço que podem ser integrados a estruturas de concreto de modo a suportar recessos para conduites de água, eletricidade, etc. A reivindica especifica “[...]um modelo de força é formado pelo elemento estrutural (1), que reforça o comportamento de cisalhamento local da estática na região das peças embutidas (20) e, assim, melhora a estrutura de concreto enfraquecida pelas peças embutidas (20) transferindo o forças e reduz ou elimina as fraquezas estáticas da estrutura de concreto causadas pelas peças embutidas (20), o elemento de tensão[...]”.A decisão sustenta que, de acordo com a Suprema Corte (122 III 81, r. 4b), no caso de uma reivindicação de dispositivo (reivindicação de produto), as indicações de finalidade, efeito ou função normalmente não têm um efeito restritivo no escopo da proteção. Tais declarações geralmente são apenas para facilitar o entendimento. A situação é diferente se o uso divulgado não for meramente uma declaração de objetivo, mas já indicar a adequação funcional do dispositivo e suas propriedades físicas por meio de explicação. De acordo com a prática do EPO, por outro lado, a indicação de um objetivo em uma reivindicação de dispositivo deve, em princípio, ser interpretada de modo que o dispositivo seja adequado para a finalidade especificada; ver Diretrizes F-IV, 4.13.1 e Jurisprudência das Câmaras de Recurso, 9ª ed. (2019), I.C.8.1.5. Portanto um dispositivo conhecido prejudica o objeto de uma reivindicação posterior se esse dispositivo conhecido for adequado para a finalidade declarada na reivindicação. Segundo decisão da Suprema Corte na Alemanha em Xa Zr 140 de 28 de maio de 2009: “Características de finalidade regularmente têm a tarefa de definir o objeto protegido pela patente de tal forma que ele não apenas cumpra os recursos físico-espaciais citados na reivindicação, mas que também deva ser projetado de tal maneira que pode ser utilizado para o fim indicado na reivindicação”.[1]

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[1] https://www.patentlitigation.ch/how-to-interpret-expressions-stating-a-purpose-in-a-patent-claim/#ffs-tabbed-11

Novidade no uso e efeito técnico na EPO

Em T1385/15 a reivindicação pleiteia uma reivindicação de uso de um agente de limpeza na desinfecção mecânica, o que inclui, por exemplo, lavagem por pressão. Os agentes de limpeza compreendem pelo menos dois surfactantes diferentes. As reivindicações especificaram particularmente os surfactantes para uso em microrganismos destruidores ou inativadores na desinfecção mecânica de objetos. O primeiro documento da técnica anterior citado contra a patente discutia o uso de uma mistura de surfactante durante a desinfecção mecânica de dispositivos médicos onde os surfactantes poderiam desestabilizar príons durante a desinfecção mecânica. Importante é que os príons não são microrganismos. O primeiro documento, portanto, não divulgou a característica funcional da alegação de que surfactantes poderiam matar microorganismos, mas divulgou o uso dos surfactantes para desinfecção mecânica. O segundo documento da técnica anterior divulgou que os surfactantes específicos reivindicados na patente poderiam ser usados para matar microrganismos. No entanto, este documento não divulgou o uso desses surfactantes em um processo de desinfecção mecânica. O segundo documento, portanto, divulgou a característica funcional da reivindicação de patente de que surfactantes poderiam matar microorganismos, mas não divulgou o uso dos surfactantes para desinfecção mecânica. A Divisão de Oposição com base na decisão G 6/88 entendeu que, embora a regra de documento único seja a balizadora do exame de novidade, de modo que para uma reivindicação de uso de um produto conhecido seja nova, tanto o uso quanto a função em que o uso foi baseado devem ter sido divulgados, não acreditava que era um requisito que o uso e o efeito técnico fossem divulgados pelo mesmo documento. A Câmara de Recurso concluiu, entretanto, que a abordagem adotada pela Divisão de Oposição estava incorreta. A divulgação do uso dos surfactantes no primeiro documento da técnica anterior não pôde ser combinada em um ataque de novidade com a divulgação no segundo documento de que os surfactantes possuíam a característica funcional de poder matar microorganismos. O ponto central é se entender qual o efeito técnico funcional da invenção. O efeito técnico funcional da alegação deve, portanto, ser entendido, argumentou a Câmara de Recurso, como sendo a capacidade dos surfactantes especificados para matar microrganismos quando os surfactantes foram utilizados na desinfecção mecânica. Esse recurso não foi divulgado no segundo documento. O segundo documento divulgava apenas as propriedades antimicrobianas dos surfactantes e não fazia menção à desinfecção mecânica.[1]

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[1] http://ipkitten.blogspot.com/2020/02/how-do-you-determine-novelty-of-second.html

Fundamentação e objetividade do exame técnico do INPI em patentes

A Lei Nº 9.784, de 29 de Janeiro de 1999, que “Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal”:  Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Segundo Denis Barbosa: “Não haverá dúvidas de que a constituição de uma patente, restringindo o interesse de terceiros, seja um de tais atos administrativos. O ato administrativo que concede a patente tem de apoiar-se no exame técnico. Ora, a busca é um elemento inescapável dessa motivação. Se a folha de busca indicasse inexistir anterioridades, a motivação seria errônea. O ato mereceria correção. A patente em si mesma seria nula, mas simplesmente pela carência de um requisito fático. Com a vacuidade da folha de busca, falta um elemento essencial da motivação. A nulidade é procedimental, e nem por isso menos lesiva. Aliás, mais, pois a busca improfícua é um fato da vida. A inexistência de busca é uma negligência da Administração. Sempre se escusará o ato falho por acaso, ou deficiência de base de dados.  Assim, temos aqui uma nulidade além de medular, resultado de negligência”.[1]

O Supremo Tribunal Federal[2] analisou deferimento de patente cujo parecer sucinto se limitava a dizer: “O pedido, está, a meu ver, bem definido e delimitado em suas reivindicações. Como não tenha encontrado qualquer anterioridade que possa afetar a sua novidade, opino pelo deferimento do presente pedido”. A Corte entendeu tal parecer como um mero “nada consta” sem afirmar diretamente que o pedido atendia os critérios de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial exigidos em lei: “Assim a patente ao ser expedida apoiou-se apenas numa ficção legal de um ato formal, e não na seriedade de um exame técnico fundado [...] No caso, não houve exame técnico feito pelo próprio DNPI, que se limitou a um sucinto e inconvincente parecer, que não se fundou em quaisquer elementos, por ocasião da patente”. [3] Segundo Hely Lopes Meirelles no direito administrativo: “tratando-se de atos vinculados  ou regrados, impõe-se à Admministração o dever de motivá-los, no sentido de evidenciar a conformação de sua prática com as exigências e requisitos legais que constituem pressupostos necessários de sua existência e validade”.[4] Para Hely Lopes Meirelles: “No Direito Público o que há de menos relevante é a vontade do administrador. Seus desejs, suas ambições, seus programas, seus atos, não têm eficácia administrativa, nem validade jurídica, se não estiverem alicerçados no Direito e na Lei. Não é a chancela da autoridade que valida o ato e o torna respeitável e obrigatório. È a legalidade a pedra de toque de todo ato administrativo”.[5] A administração pública é pautada pelo princípio da impessoalidade: “todo ato que se apartar desse objetivo (o interesse público)  sujeitar-se-á a invalidação por desvio de finalidade”.[6]

Segundo o TRF2 o órgão público deve emitir decisões coerentes não podendo incorrer em decisões contraditórias: “Aplica-se ao caso o venire contra factum proprium, que se caracteriza, no âmbito do direito público, todas as vezes que a conduta da Administração Pública incorrer em contradição, ou seja, "a ninguém é lícito exercitar um direito em contradição com sua anterior conduta, quando esta, interpretada objetivamente segundo a lei, os bons costumes ou a boa fé, justifica aquela proibição, ou quando o exercício posterior afronte a lei; os bons costumes ou a boa fé". 5. O venire contra factum proprium implica na vedação de comportamento contraditório ou incoerente com o fim de proteger urna parte contra aquela que exerce uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido em situações semelhantes”.(TRF2, Apelação Cível nº 201051010027881, 6ª Turma Especializada, Des. Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, j. 22.nov.2010, DJ 02.dez.2010). Segundo o STJ: “o direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (MENEZES CORDEIRO, Da Boa-fé no Direito Civil, 11/742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior”. (STJ, Resp n. 95539-SP Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior, Publicado em 14.out.1996). A fundamentação e coerência nas decisões do INPI e avaliação dos critérios de patenteabilidade é fundamental para garantia dos direitos conferidos segundo Denis Barbosa, pois isto é o que garante a existência de uma objetividade no exame, ou seja, a capacidade de sindicabilidade de modo que qualquer técnico no assunto que percorrer o mesmo raciocínio lógico no examinador possa chegar nas mesmas conclusões: “Eu não chego a postular, como o prof. Newton Silveira, que deveria haver maior ductibilidade, flexibilidade no sistema de avaliação. Não. Entendo que são importantes nesse sistema a objetividade e a sindicabilidade. O fato de se usar a atividade inventiva como um requisito para fazer corresponder o monopólio àquilo que o inventor deu à sociedade deve funcionar sistematicamente, e não discricionariamente. Este me parece o ponto essencial".[7]

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[1] BARBOSA, Denis. Falta de busca de anterioridades como causa de nulidade de patente, 2004. http://denisbarbosa.addr.com/falta.doc

[2] Recurso extraordinário 58535 SP, Relator: Ministro Evandro Lins (1966) cf. BARBOSA, Denis Borges; KUNTZ, Karin Grau; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. A propriedade intelectual na construção dos tribunais constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen, 2009, p. 116

[3] BARBOSA, Denis. Nulidade de modelos de utilidade: peculiaridades. In: BARBOSA, Denis. A propriedade intelectual no século XXI: Estudos de Direito, Rio de Janeiro:Lumen, 2009, p.588

[4] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo:Malheiros editores, 1990, p.148

[5] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo:Malheiros editores, 1990, p.176

[6] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo:Malheiros editores, 1990, p.88

[7] IV SIPID da Abifina: Desconstruindo mitos, 07/01/2010 http://www.protec.org.br/noticias/pagina/18871