Na EPO o Artigo 123(2) é
interpretado de modo restrito quanto a possibilidades de emendas que constituam
a combinação de características dispersas em diferentes partes do pedido
original. T1621/16 admite a possibilidade de emendas no casos de combinações
resultados da seleção de elementos de múltiplas listas convergentes (listas com
características ordenadas por preferência). A regra para listas convergentes não
segue portanto a regra geral de listas não convergentes. O mesmo teste tem
impacto no exame de novidade e suficiência descritiva. Tal critério na aceitação de emendas é
considerado mais exigente que o aplicado pelo USPTO. No caso de uma única lista
apresentando características preferenciais da invenção, a seleção de uma destas
características, já listada inicialmente, não é considerada acréscimo de
matéria no caso de uma emenda posterior. Quando se trata de combinar a seleção
de um elemento de uma lista com outro elemento selecionado de uma segunda lista
, o critério da EPO contudo é mais restrito. Tal emenda com esta combinação é
aceita somente se for explicitamente mencionada no pedido original. No entanto quando se trata das ditas “listas
convergentes” a EPO admite exceções e pode aceitar tais emendas. Por exemplo
considere um pedido que descreva no relatório descritivo original um
cheesecake, preferencialmente um cheesecake de chocolate e mais preferivelmente
um cheesecake de chocolate branco. Em uma outra parte do relatório descritivo
faz-se referência a um cheesecake compreendendo frutas, preferencialmente frutas
verdes e mais preferencialmente kiwi. Temos duas listas convergentes. Neste
caso uma emenda que descreva cheesecake de chocolate compreendendo frutas
verdes, tem tido uma resposta contraditória pela EPO (T2273/10 contra
T2237/10).
T1621/16 discutiu novamente esta questão em EP2264138 e trata de
líquido de limpeza. A reivindicação 1 trata de composição de líquido de
limpeza. Uma emenda foi apresentada combinando-se elementos de duas listas
convergentes. A Câmara de Recursos considera que nas listas convergentes os elementos
não são aleatórios mas estão organizados hierarquicamente de modo que o item
seguinte é um subconjunto do anterior. Embora não tenha definido uma regra
geral a Câmara de Recursos aceitou a emenda neste caso. Considere um caso em
que tenha como primeira lista um chocolate que pode ser escuro, leite ou
branco. Uma segunda lista em que a fruta pode ser uva, maçã ou laranja. Uma
emenda que suprima as opções leite e laranja não seria considerado acréscimo de
matéria. Encurtar as listas portanto não tem problema (shrinking of the lists).
Da mesma forma a seleção de listas convergentes não está associada a nenhum
efeito técnico que não estivesse antes revelado. Se a combinação do exemplo
inicial cheesecake de chocolate compreendendo frutas verdes revelar um efeito
técnico surpreendente não revelado no pedido original, tal combinação não seria
aceita por ser considerada acréscimo de matéria. Estabelece-se assim uma
relação direta entre os critérios de acréscimo de matéria e novidade, na medida
em que devem estar clara e de forma não ambígua revelados.[1]
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