Venda comercial, mesmo com detalhes técnicos em segredo, serve como anterioridade ?

David Bassett observa que na seção 102 pre-AIA o Federal Circuit aplicava a restrição on sale bar mesmo se a atividade comercial ocorrer em segredo[1]. O Leahy America Invents Act (AIA), por sua vez, acrescenta a cláusula “otherwise available to the public”[2] ao 35 USC 102 a(1) o que implica a necessidade da disponibilização ao público, o que algumas decisões do Federal Circuit vinham interpretando como significando que menos documentos se qualificam como anterioridades válidas.[3] A Suprema Corte em Helsinn Healthcare S. A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. (2019) concluiu que ao acrescentar esta frase o Congresso teve a intenção de mudar o status das vendas em segredo. A Helsinn é titular de patente e moveu ação contra a fabricante de genéricos Teva. A Helsinn havia feito um contrato de licenciamento, com cláusula de confidencialidade com a empresa MGI Pharma mais de um ano antes do depósito da patente (fora do período de graça), sem, contudo, que o conteúdo técnico fosse revelado ao público. A Teva alegou que por ter disponibilizado à venda a invenção antes do depósito, a patente não tinha novidade segundo a restrição “on sale bar” (35 US 102). Embora fosse de conhecimento público a existência do acordo, as partes não haviam revelado o detalhe crucial de dosagem de 0.25mg de palonosetron. A Suprema Corte confirmou esse entendimento já manifestado no Federal Circuit (855 F. 3d 1356, 1360 (2017)) de que a restrição de “on sale bar” se aplicava neste caso uma vez que “se a existência da venda é pública, os detalhes da invenção (ainda que mantidos sob sigilo) não precisam ser revelados publicamente”.[4] Desta forma: “uma venda comercial a terceiros que é exigido a manter segredo da invenção pode colocar a invenção “à venda” de acordo com o AIA”, e portando divulgada ao público. A Suprema Corte considerou que caso tais patentes fossem concedidas isso significaria retardar o porgresso da ciência  pois permitir o inventor vender sua invenção no mercado mantendo os detalhes da invenção em segredo e depois solicitar uma patente de modo a excluir terceiros que poderiam de outra forma fazer uso da invenção desde o momento em que ela foi colocada no mercado. A Suprema Corte mencionou outras decisões em que igualmente conclui que a venda comercial da mesma forma poderia significar a restrição on sale como por exemplo Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 525 U.S. 55, 67 (1998), Consolidated Fruit-Jar Co. v. Wright, 94 U.S. 92, 94 (1877); Smith & Griggs Mfg. Co. v. Sprague, 123 U.S. 249, 257 (1887); Elizabeth v. Pavement Co., 97 U.S. 126, 136 (1878).[5]

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[1] Special Devices, Inc. v. OEA, Inc., 270 F.3d 1353, 1357 (Fed. Cir. 2001)

[2] 35 USC 102 a (1) [a] person shall be entitled to a patent unless — (1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2152.html

[3] BASSETT, David; DUH, Christine. Prior Art: When On Sale Is Not 'On Sale', Law360, New York 02/06/2016 www.lexology.com

[4] http://ipkitten.blogspot.com/2019/01/the-novelty-of-on-sale-inventions-under.html

[5] https://www.patentdocs.org/2019/01/helsinn-healthcare-s-a-v-teva-pharmaceuticals-usa-inc-2019.html