O USPTO apresentou em
janeiro de 2019 uma consulta pública de revisão das diretrizes de exame sobre o
parágrafo 101 do 35 USC sobre patenteabilidade relativo às invenções
implementadas por computador:[1] “A Seção I desta Diretriz Revisada de Elegibilidade em Matéria de
Patente de 2019 explica que as exceções judiciais tratam de matérias que foram
identificados como “ferramentas básicas de trabalho científico e tecnológico”,
que inclui “idéias abstratas” como conceitos matemáticos (Bilski v. Kappos, 561
U.S. 593, 611 (2010), Diamond
v. Diehr, 450 U.S. 175, 191 (1981)), certos métodos de
organizar a atividade humana tais como métodos relativos a práticas e princípios
econômicos fundamentais (Alice, 573 U.S. at 219, Bilski, 561 U.S. at
611-612, Bancorp, 687 F.3d at 1280) e os processos mentais
executados pela mente humana (Intellectual Ventures I LLC v. Symantec
Corp., 838 F.3d 1307, 1318 (Fed. Cir. 2016), Mortg. Grader, Inc. v. First
Choice Loan Servs. Inc., 811 F.3d. 1314, 1324 (Fed. Cir. 2016), Versata Dev.
Grp. v. SAP Am., Inc., 793 F.3d 1306, 1335 (Fed Cir. 2015), CyberSource Corp.
v. Retail Decisions, Inc., 654 F.3d 1366, 1375, 1372 (Fed Cir. 2011)); bem como leis da natureza e fenômenos naturais. [...]
Reivindicações que não recitam matéria que se encaixa nesses agrupamentos
enumerados de idéias abstratas não devem ser tratadas como recitando idéias
abstratas [...] Uma reivindicação não é dirigida a uma exceção judicial e,
portanto, é elegível a patente, se a reivindicação como um todo integra a
exceção judicial citada em uma aplicação prática dessa exceção. [...] Na rara
circunstância em que um examinador acredita que uma limitação de reivindicação
que não se enquadre nos agrupamentos enumerados de idéias abstratas deve, não
obstante, ser tratada como recitando uma ideia abstrata. [...] As seguintes
considerações exemplares são indicativas de que um elemento adicional (ou
combinação de elementos) pode ter integrado a exceção em uma aplicação prática:
(i) um elemento adicional reflete uma melhoria no funcionamento de um
computador, ou uma melhoria para outra tecnologia ou área técnica (DDR
Holdings, 773 F.3d at 1258-59); (ii) um elemento adicional que aplica ou usa
uma exceção judicial para efetuar um tratamento ou profilaxia particular para
uma doença ou condição médica (Classen Immunotherapies, Inc. v.
Biogen IDEC, 659 F.3d 1057, 1066-68 (Fed. Cir. 2011)); (iii) um
elemento adicional implementa uma exceção judicial com, ou usa uma exceção
judicial em conjunto com, uma máquina ou fabricação particular que é parte
integrante da reivindicação (Eibel Process Co. v. Minnesota &
Ontario Paper Co., 261 U.S. 45, 64-65 (1923)); (iv) um
elemento adicional efetua uma transformação ou redução de um artigo em
particular para um estado ou coisa diferente (Diehr, 450 U.S. at 184); (v) um elemento adicional aplica ou usa a
exceção judicial de alguma outra forma significativa além de geralmente
vincular o uso da exceção judicial a um ambiente tecnológico específico, de
modo que a reivindicação como um todo é mais do que um esforço de redação
destinado a monopolizar a exceção (Finjan and Core Wireless). Esta não é uma lista exclusiva, e pode haver
outros exemplos de integração da exceção em uma aplicação prática. [...] Os
tribunais também identificaram exemplos em que uma exceção judicial não foi
integrada a uma aplicação prática: (i) um elemento adicional apenas recita as
palavras "aplicá-lo" (ou um equivalente) com a exceção judicial, ou
apenas inclui instruções para implementar uma idéia abstrata em um computador,
ou simplesmente usa um computador como ferramenta para realizar uma ideia
abstrata (Alice, 573 U.S. at 222-26); (ii) um
elemento adicional adiciona atividade de solução extra insignificante à exceção
judicial (CyberSource, 654 F.3d at 1375); e (iii) um
elemento adicional não faz mais do que vincular geralmente o uso de uma exceção
judicial a um ambiente tecnológico específico ou campo de uso (Flook,
437 U.S. at 588-90). [...] Qualquer rejeição em que uma limitação de
reivindicação, que não não se enquadre como idéias abstratas enumeradas (ideia
abstrata provisória) mas que apesar disso seja tratada como ideia abstrata deve
ser aprovada pelo Diretor do Centro de Tecnologia e deve fornecer uma
justificativa porque a limitação de reivindicação está sendo tratada como
recitando uma idéia abstrata”.
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