Legítimo interesse em nulidade administrativa

Segundo o artigo 51 da LPI “O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de seis meses contados da concessão da patente”. Segundo o parecer PROC de 20.08.2001 afirma “é imperioso destacar que a ‘mens legis’ ou o fundamento do artigo 51 da LPI alude a legítimo interesse sem que se tenha em mente discriminar quem o detém. Mais claramente, o que se verifica é a ocorrência da chamada presunção legal, assim entendida a consideração de que aquele que interveio no feito é, salvo comprovação em contrário, interessado no processo, seja a que título for [...] Há que se ter em conta na espécie que é do escopo de todas as legislações de propriedade industrial já editadas, ensejar que a autoridade administrativa venha sempre receber o máximo de subsídios que possam garantir e atestar a segurança de suas decisões concessivas”. O CPC[1] prevê no artigo 17 para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, o segundo Jacques Labrunie se aplica subsidiariamente ao processo administrativo: “no caso das patentes, podem ser vislumbradas inúmeras hipóteses de legítimo interesse. Toda e qualquer pessoa, física ou jrídica, que tenha interesse na livre utilização da invenção, concorrente do titular ou não, terá interesse na declaração de nulidade da patente que a protege”.[2] Segundo o Desembargador André Fontes do TRF2: “Diversamente do que é sustentado pela recorrente, o fato de que o mencionado farmacêutico ter pleiteado a invalidação do registro da patente na qualidade de pessoa natural, a meu ver, não afasta o “legítimo interesse” (rectius: interesse jurídico) exigido no artigo 51 da Lei n.º 9.279/96. Muito embora aquele requerente, por não se tratar de pessoa jurídica, esteja impedido de registrar e comercializar qualquer medicamento de uso humano (...) deve prevalecer no caso o interesse social inerente às criações industriais (...) cuja proteção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em domínio públio, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos”.[3]

Segundo parecer recursal do INPI em PI0108588 “Quanto à solicitação para o indeferimento do PAN instaurado sobre a presente patente, com base na inobservância às disposições do artigo 51 da Lei 9.279/96 (LPI) por falta de legítimo interesse da Requerente, esta não pode ser acolhida de acordo com o PARECER INPI/PROC/DICONS de 20/08/2001 sobre a questão do legítimo interesse em processos de nulidade administrativa de patentes. De acordo com este parecer, ainda que o artigo 51 da LPI não discrimine quem é o detentor do legítimo interesse, por presunção legal, qualquer pessoa interessada no processo é detentora de legítimo interesse, salvo comprovação em contrário, posto que todas as legislações de propriedade industrial ensejam que a autoridade administrativa venha sempre receber o máximo de subsídios que possam garantir e atestar a segurança de suas decisões concessivas, eis que é de sua atribuição disciplinar o mercado e supervisionar o fiel cumprimento da lei patentária em vigor. O fundamento do artigo 51 da Lei da Propriedade Industrial 9.279/96, refere-se ao legítimo interesse sem que se tenha a intenção de discriminar quem o detém. Assim, a interpretação desse artigo pelo INPI é a mais ampla possível, tendo em vista o interesse público, que se sobrepuja aos interesses das partes envolvidas. É assegurado a todos o direito de petição ao poder público para acusar ilegalidades dos atos praticados pela Administração Pública. Dessa forma, qualquer pessoa está legitimada para interpor um Processo Administrativo de Nulidade e o INPI não pode eximir-se do respectivo exame, já que devem ser mantidas apenas as concessões de patentes que atendam às prescrições legais”.

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[1] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm

[2] LABRUNIE, Jacques. Direito de patentes: condições legais de obtenção e nulidades, São Paulo:Manole, 2006, p.117

[3] Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AI 2006.02.01.014741-8, Julgado em 29.03.2007. http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/mnsantob.pdf

Patentes para simuladores

Uma modelagem particularizada para uma aplicação específica, para a solução de um problema técnico concreto e não meramente a apresentação de uma solução em abstrato pode ser patenteada. Não basta citar uma aplicação prática do sistema de modelagem, mas descrever um método que esteja particularmente otimizado para uma aplicação do mundo real específica. Não basta, contudo, descrever uma aplicação pois se o método for considerado como aplicado para uma situação em abstrato, este não será patenteável conforme T953/94 “o fato de que o relatório descritivo revela exemplos não técnico assim como técnicos mostra que o método matemático reivindicado é independente do campo de aplicação”. Em T1227/05 a reivindicação trata de método implementado por computador para simulação numérica de ruído em circuitos eletrônicos. A Corte entendeu que a aplicação em circuitos eletrônicos conferem um caráter técnico para a reivindicação sendo assim considerada invenção pelo Artigo 52 da EPC. Tais etapas de simulação são vistas como uma etapa intermediária no processo mais amplo de fabricação de circuitos eletrônicos. Em T625/11 OJ 2017 foi analisado um simulador de operação de um reator nuclear. A patenteabilidade foi determinada considerando-se que a natureza técnica da reivindicação deriva da natureza dos dados processados na simulação e o objetivo a ser alcançado que diz respeito a otimização do funcionamento do reator nuclear, mas que isto não precisa estar explicitado nas reivindicações[1]. O método inclui etapas que limitam a aplicação da reivindicação ao problema técnico específico da otimização de um reator nuclear,[2] o que se contrapõe com a abordagem usada em T641/00 que afirma que a característica técnica deva estar explicitada nas reivindicações de forma direta. T0531/09 envolve método de simulação de tempo gasto pelos passageiros em pontos de verificação em aeroportos que inclui uso de detectores de metal e equipamentos de raio X para verificação de bagagens. Neste caso a Corte entendeu que este método de simulação embora envolva equipamentos não possui caráter técnico, uma vez que a modelagem de tempo gasto por pessoas em uma fila não é considerado um problema técnico, ao contrário do que seria por exemplo o tempo gasto pelos equipamentos de raios X em detectar uma situação de risco.

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[1] http://dp-patentlaw.blogspot.com.br/2017/03/t-062511-how-technical-is-determining.html

[2] http://europeanpatentcaselaw.blogspot.ru/2017/03/t62511-activite-inventive-dune-methode.html

Fórmula Suíça na Austrália

Na Austrália o escopo de uma reivindicação na fórmula Suíça pode ser mais amplo do que uma reivindicção para método terapêutico, tendo em vista que os dois formatos são aceitos. Em Apotex Pty Ltd v Warner-Lambert Company LLC (No 3) [2017] FCA 94 a Corte coclui que para uma reivindicação de método terapêutico uma oferta ou venda do produto relativo a tais métodos não constitui violação da patente uma vez que para que a contrafação exista é necessário que o método de tratamento seja executado. A Austrália não prevê a infração por contribuição nos casos em que a pessoa que fornece o produto contribui para contrafação daquele que executa o método de tratamento com o mesmo produto. A infração por contribuição não á aplicável para aquele que meramente oferece o produto mas que efetivamente não fornece o produto. Isso abre espaço para as reivindicações na fórmula suíça: uso de uma substãncia X na fabricação de um medicamento para tratar a doença Y em que a novidade e inventividade é alcançada não pelo método de fabricação mas pela doença a ser tratada. Na decisão em julgamento a Core entendeu que havia contrafação da reivindicação na fórmula suíça para aquele que oferece o produto que por sua vez é usado em um método de fabricação segundo a fórmula suíça. Este caso mostra claramente os benefícios da reivindicação na fórmula suíça protegendo algo que a reivindicação de método terapêutico não tinha alcance em proteger. As reivindicações na fórmula suíça tem deta forma escopo diferente de uma reivindicação de método terapêutico. [1]  

 

 

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[1] CHERRY, James. News from Abroad -- Swiss-style Patent Claims Can Be Very Valuable in Australia, 26/02/2017 http://www.patentdocs.org/2017/02/news-from-abroad-swiss-style-patent-claims-can-be-very-valuable-in-australia.html

Falta de Clareza: sem processo de medição

Em T2096/12 OJ 2017 a Câmara de Recursos analisou patente de um artigo absorvente compreendendo uma folha de suporte, uma camada absorvedora de líquidos, duas folhas hidrofóbicas compreendendo fibras, a espessura do artigo sendo de no máximo 3 mm. Nenhum método de medição desta espessura foi apresentado no pedido de patente. Os matérias usados no artigo compreendem materais compressíveis, a espessura dos quais varia inversamente com a pressão a qual não é especificada. A completa ausência de informações sobre as medidas de pressão leva a um grau de falta de clareza inaceitável para o técnico no assunto ao tentar estabecer quais artigos estariam dentro do escopo desta patente. A faixa de valores descrita não foi considerda razoavelmente estabelecida uma vez que o técnico no assunto não pode presumir qual método de medição foi utilizado, de modo que o esforço para implementar a invenção é indevido. O técnico no assunto é incapaz de determinar razoável certeza o escopo da reivindicação. [1] A Câmara de Recursos acolhe as razões para oposição baseada no artigo 100(b) da EPC uma vez que a patente não revela a invenção de modo suficientemente claro e completo para poder ser executada por um técnico no assunto.  

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[1] http://europeanpatentcaselaw.blogspot.de/2017/03/t209612-une-epaisseur-insuffisamment.html

Doutrina de Equivalentes na Polônia

Na Polônia o artigo 63(2) da lei de patentes estabelece que o escopo da patente é determinado pelas reivindicações. Não há qualquer referência direta na lei sobre a doutrina de equivalentes. Uma interpretação literal sugere que as reivindicações devam ser interpretadas de forma restrita e desta forma muitas decisões na justiça tem configurado uma situação de contrafação apenas nos casos de reprodução eaxata da invenção reivindicada. Apesar disso decisões como a da Corte de Apelações de Lotz de 9 de novembro de 2012 conclui que o escopo de uma patente pode ser ampliado para equivalentes óbvios de uma invenção patenteada desde que o efeito final da invenção se mantenha inalterado. Em 10 de dezembro de 2015 a Suprema Corte tratou da questão da doutrina de equivalentes ao rever uma decisão da Corte de Apelações de Varsóvia que havia tido um entendimento literal do escopo da patente. A Suprema Corte, contudo, apenas sugeriu a possibilidade de aplicação da doutrina de equivalentes, numa posição ambígua. Após esta decisão uma outra decisão da Corte de Apelações de Varsóvia de 13 de julho de 2016 confirmou a possibilidade de se aplicar a doutrina de equivalentes para avaliação da contrafação de uma patente, mas isto deve ser feito com as devidas cautelas para que este escopo não seja expandido indevidamente. Para Szymon Gogulski e Mikolaj Skowronek ainda é cedo para se ter uma conclusão da possibilidade da aplicação da doutrna de equivalentes na Polônia.[1] Para Michał Siciarek e Jakub Mrozowski a aplicação da doutrina de equivalentes na Polônia é limitada e pouco clara, porém está se movendo na direção de se adotar tal doutrina. [2]

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[1] GOGULSKI, Szymon; SKOWRONEK, Mikolaj. Is doctrine of equivalents accepted by Polish courts? 20/03/2017 www.lexology.com

[2] Baechtold, Robert. The Intellectual Property Review, Law Business Research, 2014, p.251

Sistema inerciais controlados por computador

Em Thales Visionix Inc. v. U.S. (Fed. Cir. 2017) analisa patente de um sistema para rastrear o movimento de um objeto em relação a um quadro de referência móvel compreendendo um primeiro sensor inercial montado no objeto a ser rastreado, um segundo sensor inercial montado no quadro de referência móvel e um elemento adaptado para receber sinais dos sensores inerciais e configurado para determinar a orientação do objeto em relação ao quadro de referência móvel. A invenção permite determinar a posição de um objeto em relação a uma plataforma móvel sem que seja necessário determinar a posição da plataforma enquanto ela se move. O Federal Circuit conclui que a invenção se baseia na solução de equações matemáticas derivadas do arranjo específicos dos sensores de modo a tabular a posição e orientação do objeto dentro desta configuração, reduzindo-se os erros de sistemas inerciais conhecidos. A invenção utiliza sensores inercias de um modo não convencional de modo a reduzir erros na medida de posição relativa de um objeto sobre um quadro de referência móvel.  A mera presença de equações matemáticas neste sistema não destitui a invenção de patenteabilidade nem a enquadra como uma abstração. Este caso se aproxima a Amdocs (Israel) Limited v. Openet Telecom. [1]

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[1] BORELLA, Michael. Federal Circuit Finds Motion Tracking System to be Patent-Eligible, 09/03/2017 http://www.patentdocs.org/2017/03/thales-visionix-inc-v-us-fed-cir-2017.html

India: falta harmonização nas regionais do IPO

Dinesh Kumar Sharma mostra que após a decisão da Suprema Corte no caso Novartis as ambiguidades na interpretação da seção 3(d) por parte do escritório de patentes da Índia persistem, por exemplo em Fresenius Kabi Oncology Limited v Glaxo Group Limited (ORA/17/2012/PT/KOL) e Ajanta Pharma Ltd v Allergan (ORA/21/2011/PT/KOL): “a mera conclusão que os compostos do estado da técnica são similares aos reivindicados não parece ser um fundamento adequado para uma rejeição com base na seção 3(d)”. Dinesh Kumar Sharma também a critica a exigência muitas vezes feita por algumas sedes do escritório de patentes indiano de que o depositante apresente os dados de melhoria na eficácia terapêutica do medicamento no momento do depósito, simplesmente porque tais dados na maior parte dos casos somente estão disponíveis após o depósito. Nesse respeito, contudo, o Manual de Exame permite uma emenda no relatório descritivo para tal compropvação da eficácia terapêutica segundo a seção 59 do Patent Act. Decisões como Decisions 9668/DELNP/2007 (November 8 2016), 6087/DELNP/2005 (January 13 2015), 219/KOLNP/2008 (March 8 2016), 991/MUMNP/2003 (September 3 2015), 630/DELNP/2008 (November 11 2014) and 3179/DELNP/2008 (February 6 2013) tem sido restritivas para tais emendas enquanto Decisions 1119/DEL/2007 (January 24 2017), 3140/KOLNP/2007 (August 25 2015), 983/MUMNP/2012 (January 25 2017), 6476/DELNP/2007 (December 23 2015) and 495/MUMNP/2009 (September 18 2014) tem sido liberais na aceitação de tais emendas. Isto mostra que a regra vem sendo aplicada de forma diferenciada por cada uma das sedes do escritório de patentes, o que demonstra falta de clareza nas diretrizes de exame[1].

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[1] SHARMA, Dinesh. Section 3(d) of the Patents Act: interpretation continues to remain subjective, 15/03/2017 http://www.lexology.com

Métodos cirúrgicos nos Estados Unidos

Em 1992 Samuel Pallin obteve uma patente (US5080111) [1] para um procedimento cirúrgico em operações de catarata que eliminava a necessidades de pontos, com a adoção de uma incisão durante o procedimento. Pallin acionou judicialmente outro médico Jack Singer pelo pagamento de licenças, o que causou protestos da Associação Médica Americana (AMA). O USPTO contudo desde 1954, quando concedeu patente para um método de tratamento de hemorróidas, já vinha concedendo patentes para métodos cirúrgicos.

 

Pallin antes de solicitar a patente junto ao USPTO tentara sem sucesso uma publicação na revista Journal of Catarat and Refractive Surgery, que rejeitou o artigo por não considerá-lo novo. No processo judicial em 1995 Singer conseguiu demonstrar que já utilizava a mesma técnica antes do depósito da patente, que era assim destituída de novidade. A repercussão do caso fez com que o congressista republicano Greg Ganske propusesse uma nova legislação banindo a patenteabilidade de métodos cirúrgicos. No entanto, no mesmo período o EUA negociava a elevação dos níveis de proteção à propriedade intelectual na OMC, ou seja, seria embaraçoso para os EUA pleitear no âmbito externo um reforço da propriedade industrial e ao mesmo tempo aprovar uma legislação interna estabelecendo exceções à patenteabilidade de invenções.

 

Finalmente como uma medida de compromisso foi aprovada uma legislação no governo Bill Clinton em 1996 permitindo a patenteabilidade de métodos cirúrgicos, porém médicos e cirurgiões estão isentos de pagamentos de licenças caso utilizem os mesmos métodos em sua prática clínica [2] conforme o 35 USC 287(c) [3]. Janice Mueller destaca que este recurso fez com que tais patentes tivessem pouco mais do que um impacto simbólico [4]. Segundo Nuno Carvalho [5] esta solução de compromisso é discriminatória e constitui uma violação de TRIPs, pois embora TRIPs não obrigue a concessão de métodos cirúrgicos, aquele país que o fizer terá de conceder tais patentes os mesmos direitos das demais, e na solução proposta há claramente uma restrição de direitos do titular de patente por setor tecnológico o que contraria o Artigo 27.1 de TRIPs. Colleen Chien também entende este mecanismo do 35 USC 287 (c) como discriminatório, assim como a exceção Bolar prevista em 35 USC 271 (e) assim como o America Invents Act aprovado em 2011 a seção 18 prevê procedimentos de post grant review aplicáveis apenas a patentes de métodos de fazer negócios, dede que não constituam “invenções tecnológicas”. No entanto todos estes mecanismos estão previstos dentro de uma interpretação flexível de TRIPs [6] Em projeto de lei (Patent Quality Improvement Act of 2013, S. 866) apresentado em maio de 2013 o senador Chuck Schumer propõe estender este mecanismo de post grant review para métodos de fazer negócios não restritos a produtos ou serviços financeiros [7]

 

 

Samuel Pallin

 

 

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[1] GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.240

[2] Owning the future, Seth Shulman, Houghton Mifflin Company, Boston, 1999, p.42

[3] (1) With respect to a medical practitioner's performance of a medical activity that constitutes an infringement under section 271(a) or (b) of this title, the provisions of sections 281, 283, 284, and 285 of this title shall not apply against the medical practitioner or against a related health care entity with respect to such medical activity.http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_287.htm

[4] MUELLER, Janice. Patent Law. New York:Aspen Publishers, 2009, p.287

[5] Encontro de Propriedade Intelectual: questões constitucionais e legais, Nuno Pires de Carvalho, auditório do TRF2, Rio de Janeiro, 14/09/2007

[6] CHIEN, Colleen V. Tailoring the patent system to work for technology patents. Novembro 2012 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2176520

[7] CROUCH, Dennis. Expanding post Grant business method reviews: S 866, 15/05/2013 http://www.patentlyo.com/patent/2013/05/expanding-post-grant-business-method-reviews-s-866.html

Etapa mental na EPO

Em T471/05 OJ 2007 trata de método de fabricação de um sistema óptico em que todos os raios luminosos que atravessam o sistema óptico entre dois pontos predeterminados do eixo óptico satisfazem uma condição algébrica definida na reivindicação. A reivindicação meramente formula uma série de relações matemáticas sem exigir uma implementação técnica. Segundo T619/02 implicitamente pressupõe a matéria reivindicada deve se relacionar  com uma entidade física ou atividade física. Não se pode negar que a reivindicação pode ser implementada usando alguns meios físicos tal como um material óptico graduado de modo a exibir as propriedades ópticas  que satisfaçam as condições algébricas determinadas, ou que usa meios técnicos tal como um computador para o projeto; ou na forma de atividades físicas que resultam em uma entidade física, quando por exemplo o método trata da fabricação de um componente óptico com tais características. Apesar disso a Câmara de Recursos em T471/05 OJ 2007 considerou que a reivindicação não se restringe a tais meios técnicos e engloba implementações que incluem matéria excluída de proteção. Uma vez que a escopo da reivindicação não se limita a meios técnicos e físicos, considera-se que a matéria é excluída de patenteabilidade. Uma implementação puramente mental de uma método reivindicado permanece sendo um método mental como tal dentro do sentido do Artigo 52(2) e (3) da EPC mesmo que este ato mental envolva considerações técnicas conceituais e possa englobar implementações técnicas, apesar disso a matéria reivindicada deve ser rejeitada sua patenteabilidade pois ela ainda assim pode ser executadas por atos puramente mentais. Em T625/11 OJ 2017 foi analisado um simulador de operação de um reator nuclear. A patenteabilidade foi determinada considerando-se que a natureza técnica da reivindicação deriva da natureza dos dados processados na simulação e o objetivo a ser alcançado que diz respeito a otimização do funcionamento do reator nuclear. As etapas definidas no método incluem etapa que limitam a aplicação da reivindicação ao problema técnico específico da otimização de um reator nuclear.[1]  

 

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[1] http://europeanpatentcaselaw.blogspot.ru/2017/03/t62511-activite-inventive-dune-methode.html

Método de tratamento no USPTO

Melissa El Menaouar observa que o PTAB tem adotado uma postura restritiva descumprindo as conclusões da diretriz de exame. Em Ex Parte Chetier (PTAB, agosto 2016) trata de método personalizado de tratamento de pacientes portadores de marcadores genéticos associados com uma doença degenerativa do disco cervical conhecida como DDD. A reivindicação trata de método compreendendo a aplicação de pelo menos uma condição terapêutica a um paciente com ao menos um marcador biológico associado a risco de DDD presente no paciente. A reivindicação se aproxima do exemplo da julitis na medida em que é relacionado a um método de tratamento que envolve um novo marcador descoberto para identificar pacientes que irão se submeter a uma terapia convencional. Trata-se da aplicação da correlação de um produto natural para tratar uma doença particular. O PTAB, contudo, rejeitou a reivindicação ao considerar que a adição de uma etapa de tratamento convencional a um fenômeno natural (um marcador genético associado ao risco de DDD) não é capaz de transformar uma matéria não patenteável relativa a uma correlação natural em uma matéria patenteável. Em Ex Parte Atwood (PTAB, agosto 2016) trata de método personalizado de tratamento de pacientes de Alzheimer baseado na identificação de fatores de risco e que o paciente é homozigoto ou heterozigoto para o alelo da proteína APOE4 e outros fatores. Os pacientes são submetidos ao mesmo regime de tratamento encontrado no estado da técnica de modo que igualente o PTAB conclui tratar-se de método não patenteável. Em Ex Parte Chamberlain (PTAB janeiro 2017) relativo a métodos personalizado de tratamento de osteoporose baseada na associação entre um polimorfismo genético e um risco elevado de desenvolver a doença. O PTAB concluiu que a reivindicação estava direcionada a uma lei da natureza a descoberta de que a presença de genótipo T em SNP rs2297480 é indicativo de que um indivíduo com propensão em desenvolver desordens ósseas irá responder bem ao tratamento com bifosfonatos. No entanto a administração de bifosfonatos e um tratamento de rotina de modo que esta etapa cconvencional não consegue transformar a reivindicação em matéria patenteável pois continua sendo uma lei da natureza, conforme o critério da Suprema Corte em Mayo v. Prometheus. Melissa El Menaouar observa que nos três casos não se trata de métodos de tratamento convencionais, mas ao contrário, há claramente uma otimização na eficácia dos métodos de tratamento convencionais.[1]

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[1] https://www.pharmapatentsblog.com/2017/02/28/uspto-puts-methods-of-treatment-under-the-101-knife/

TRF2: artigo 32 proíbe qualquer emenda após pedido exame

 

De 4770 carta patentes concedidas em 2016 pelo INPI tivemos 3949 casos em que houve ao menos um 6.1 ou 7.1 em que houve mudança no quadro reivindicatório, ou seja, em 83% das patentes concedidas em 2016 o quadro reivindicatório não é o mesmo do pedido de exame, alguma emenda foi verificada. Segundo a decisão de novembro de 2016 do TRF2 o artigo 32 veda a possibilidade de qualquer emenda no pedido seja voluntária ou em cumprimento à exigências do INPI !! Isso significa que estes 83% de cartas patentes concedidas pelo INPI estão sujeitas à nulidade por terem violado o artigo 32 !!

 

PI 9905187-7 punho descartável para haste tubular de perfuração de furo de gusa de alto-forno siderúrgico

 

IV - Não se ignora que, de fato, o quadro reivindicatório que

fundamentou o deferimento em sede administrativa da patente

foi  o  apresentado  em  17.12.2003,  o  qual,  por  sua  vez,  foi

decorrente do prazo assinado pelo INPI, nos termos do artigo 36

da Lei nº 9.279-96. Tal constatação, em princípio, seria apta a

fundamentar a inocorrência de violação ao artigo 32 da Lei nº

9.279-96, pois como alegado pelo agravado FÁBIO JORGE

BOTELHO BAPTISTA, as alterações realizadas no quadro

reivindicatório original ostentariam natureza não voluntária,

decorrentes das exigências feitas pela autarquia federal no

procedimento administrativo (artigo 36 da Lei nº 9.279-96); ao

passo que apenas as alterações de natureza voluntária é que

poderiam ensejar a sobredita violação ao artigo 32 da Lei nº

9.279-96.

 

Comentário: a resolução n° 93/2013 não faz esta distinção entre emendas voluntárias ou não voluntárias: “Após a solicitação do exame do pedido de patente serão, ainda, aceitas as modificações no QR, voluntárias ou resultantes de exame técnico (despachos 6.1 ou 7.1), desde que estas sirvam, exclusivamente para restringir a matéria reivindicada e não alterem o objeto pleiteado”.

 

V - Todavia, não pode passar despercebido igualmente que o

quadro reivindicatório apresentado em 17.12.2003, ressalvada a

retirada do vocábulo "pelo menos" na reivindicação 1, reproduz

em  sua  totalidade  o  apresentado  voluntariamente  em

15.05.2003, esse último oferecido fora do marco temporal

previsto no artigo 32 da Lei nº 9.279-96, como reconhecido pelo

próprio INPI no parecer emitido em 27.08.2003 no bojo do

procedimento administrativo, bem como na sua manifestação

técnica realizada no processo originário.

 

VI  -  Verificado  que  as  alterações  realizadas  no  quadro

reivindicatório originário são extemporâneas, não poderia o

requerente da patente, a pretexto de atender as exigências feitas

pelo INPI com base no artigo 36 da Lei nº 9.279-96, reiterar as

mesmas alterações realizadas intempestivamente nos termos do

artigo 32 da Lei nº 9.279-96. E, de igual modo, nem poderia o

INPI entender que, naquele segundo momento, as alterações

(que antes eram intempestivas), poderiam ser aceitas apenas

porque agora foram apresentadas em resposta a parecer que

abriu prazo para o requerente atender às exigências feitas pela

autarquia federal.

VII - Entender dessa maneira seria burlar o comando do artigo

32 da Lei nº 9.279-96 por um aspecto meramente formal, ou

seja, porque a manifestação do INPI fez menção ao artigo 36 da

Lei nº 9.279-96, quando, na verdade, o requerente reiterou as

mesmas  alterações  oferecidas  espontaneamente  depois  do

requerimento do exame técnico da patente.

VIII - Mesmo que no laudo pericial produzido nos autos da ação

originária, o expert nomeado pelo juízo de primeiro grau tenha

entendido, de maneira errônea, que não houve violação ao

artigo  32  da  Lei  nº  9.279-96,  reconhece  que  o  quadro

reivindicatório aceito pelo INPI para o deferimento da patente

(apresentado em 17.12.2003 e que apenas repetiu o apresentado

intempestivamente  em  15.05.2003)  ampliou  a  matéria

inicialmente revelada, violando o inciso III do artigo 50 da Lei

nº 9.279-96.

IX - Diversamente do que consignou o especialista técnico do

juízo de primeiro grau, o reconhecimento da violação ao inciso

III do artigo 50 da Lei nº 9.279-96 nas alterações presentes no

quadro reivindicatório aceito pelo INPI para o deferimento da

patente (apresentado em 17.12.2003), tem como consequência

lógica a violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96, pois esse

apenas  repetiu  as  alterações  constantes  no  quadro

reivindicatório  apresentado  em  15.05.2003,  tido  como

intempestivo pelo próprio INPI.

 

Comentário: Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando: III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado;

 

Compulsando os documentos trazidos no presente agravo e nos autos da ação originária,

verifica-se que o quadro reivindicatório originário (composto de duas reivindicações) depositado em

19.08.1999

 

1 – Punho descartável (50) para haste tubular (70) de perfuração do furo de gusa de

alto-forno siderúrgico, caracterizada pelo fato de compreender um corpo de punho

(52) cilíndrico tubular, que possibilita montar-se e soldar-se o referido punho (50) à

haste tubular (70), formado em peça única com duas orelhas cilíndricas (54) unidas ao

corpo do punho (52) através de solda (56), equidistantemente espaçadas, para

adaptação do mandril (80) da máquina de furar forno, totalmente confeccionado em

aço laminado e/ou trefilado.

2 – Punho descartável (90) para haste tubular (70) de perfuração do furo de gusa de

alto-forno siderúrgico, caracterizada pelo fato de compreender um corpo de punho

(92) cilíndrico tubular, que possibilita montar-se e soldar-se o referido punho (90) à

haste  tubular  (70),  formado  em  peça  única  e  maciça  com  duas  orelhas  (94),

equidistantemente espaçadas, para adaptação do mandril (80) da máquina de furar

forno, totalmente confeccionado em aço fundido ou microfundido.

 

Posteriormente, de maneira voluntária e após o requerimento de exame técnico da patente

(ocorrido em 07.12.2001), o titular da patente apresentou perante o INPI, em 15.05.2003 (manifestação

protocolizada sob o nº 25.773), o seguinte quadro reivindicatório

 

1 - Punho (50, 90) para haste tubular de perfuração de furo de gusa de alto-forno

siderúrgico, compreendendo: um corpo tubular (52, 92) possuindo uma porção interna

e longitudinal apta a receber uma haste tubular (70), e um diâmetro externo (58, 96)

cooperável com um diâmetro interno de um mandril (82) de uma máquina de furar

forno, e pelo menos duas orelhas (54, 94), projetando-se radialmente para fora do

corpo  tubular  (52,  92),  para  adaptação  a  este  mandril  (82);  o  punho  sendo

caracterizado pelo fato de a porção interna e longitudinal apta a receber a haste

tubular (70) ser uma abertura concêntrica com a haste (70) e que atravessa toda a

extensão do corpo tubular (52, 92).

 

Diante disso, em 17.12.2003 (manifestação protocolizada sob o nº 70.330) foi apresentado

novo quadro reivindicatório (também composto de sete reivindicações) com o seguinte teor (fls. 319-320

dos autos originários):

 

1 - Punho (50, 90) para haste tubular de perfuração de furo de gusa de alto-forno

siderúrgico, compreendendo: um corpo tubular (52, 92) possuindo uma porção interna

e longitudinal apta a receber uma haste tubular (70), e um diâmetro externo (58, 96)

cooperável com um diâmetro interno de um mandril (82) de uma máquina de furar

forno, e duas orelhas (54, 94), projetando-se radialmente para fora do corpo tubular

(52, 92), para adaptação a este mandril (82); o punho sendo caracterizado pelo fato de

a porção interna e longitudinal apta a receber a haste tubular (70) ser uma abertura

concêntrica com a haste (70) e que atravessa toda a extensão do corpo tubular (52,

92).

Ao apreciar esse último quadro reivindicatório apresentado, o INPI houve por bem deferir o

registro da patente [...]

 

não merece prosperar o argumento da autarquia federal no sentido

de que, mesmo apresentadas intempestivamente tais alterações no quadro reivindicatório original, essas

não extravasaram a matéria inicialmente revelada no requerimento inicial do registro da patente, nos

termos da ressalva final do artigo 32 da Lei nº 9.279-96

 

o comando do artigo 32 da Lei nº 9.279-96 não dá ensejo a

qualquer  modificação  voluntária  do  quadro  reivindicatório  após  o  momento  de

requerimento de exame técnico da patente, nos termos do acórdão proferido pela Egrégia

Primeira Turma Especializada nos autos da Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5

(Relatora Juíza em Convocação Márcia Helena Nunes - Julgamento em 27.06.2007 –

Publicação em 24.08.2007), no qual o voto condutor, com base as alegações do próprio

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI naquela ação,

salientou que "pela simples leitura do referido dispositivo legal, poder-se-ia apontar a

impropriedade da conclusão retirada no Parecer PROC/DICONS nº 07/2002,  no ponto em

que admite a possibilidade postulação (sic) de alteração do quadro reivindicatório fundada

no direito de petição, o que não nos parece seja essa a melhor interpretação, porquanto do

dispositivo legal inserido no artigo 32 da Lei 9.279/96, não se pode extrair nenhuma

outra regra, senão aquela que proíbe qualquer alteração do pedido de patente após o

requerimento do exame"

 

O registro de patente depende necessariamente de um procedimento administrativo e qualquer vício ocorrido nesse procedimento pode levar à invalidação do registro antes

deferido, além do que, suscitada qualquer dúvida quanto à validade da patente, deve

prevalecer o princípio in dubio contra patentem, tendo em vista que, em relação aos

inventos, o domínio público é a regra e a proteção, é exceção, sempre condicionada a vários

requisitos e por prazo sempre limitado, em consonância com os próprios termos do inciso

XXIX do artigo 5º da Constituição da República ("XXIX – a lei assegurará aos autores de

inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às

criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos

distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico

do País").

 

 

Agravo de Instrumento - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0007334-34.2016.4.02.0000 (2016.00.00.007334-8)

RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

AGRAVANTE : CSN - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL

ADVOGADO : MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR E OUTRO

AGRAVADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO

PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS

ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01517289420154025101)