No caso de eventual contrafação as
ações de perdas e danos são calculadas a partir da data de publicação do pedido
(artigo 44 da LPI), por isso tal antecipação pode ser interessante para o requerente.
Segundo TJSP: “É certo que o depósito
gera mera expectativa de direito, o que não impede a exploração do produto por
terceiro. Ocorre que, em 30 de junho de 2009, ou seja, antes do MM. Juiz a quo
sentenciar, foi concedida a carta patente nº PI0100486-7. Portanto, com a
concessão da patente, se efetivou a garantia de exclusividade de conteúdo do
modelo patenteado, não havendo, portanto, que se falar em falta de interesse de
agir. Ademais, o artigo 44 da Lei nº 9.729/96 assegura ao titular da patente o
direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive
em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da
concessão da patente. “[1].
Ivan Ahlert [2], contudo, observa que “se
o infrator obteve por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido
depositado, anteriormente à publicação, o período de exploração indevida para
efeito de indenização passa a contar a partir da data de início da exploração”.
A patente concedida oferece uma maior segurança jurídica quanto a validade da
patente. Segundo o TJSP: “Carta-patente
que encerra ato administrativo e, se validamente expedida, gera uma forte
presunção de validade e de regularidade do direito nela encartado”.[3]
Considere a situação em que o
requerente de um pedido de patente ainda em sigilo notifica o possível
contrafator da existência de violação. Neste caso esta notificação pode ser
utilizada para fins de cálculos posteriores de perdas e danos. No entanto, o
requerente poderá estar sendo contrafeito por outros concorrentes sem saber, o
que exigiria novas notificações. Solicitando uma publicação antecipada o
requerente garante assim uma data para cálculos de perdas e danos independente
de novas notificações extra judiciais.
Em geral o período de sigilo de 18 meses (artigo 30 da LPI) é concedido como
salva guarda para o requerente poder negociar sua invenção em sigilo e como
período de proteção para que o requerente possa, por 6 meses, realizar outros
depósitos em outros países além do prazo de 12 meses de prioridade unionista, sem que este
depósito no INPI sirva como anterioridade para seu próprio pedido.
Alguns críticos como Alexandre
Gnocchi destacam o ônus para a
sociedade de se retardar a publicação da invenção por 18 meses: “o adiamento
da publicação das invenções depositadas se constitui em uma verdadeira burla ao
estado da técnica. Temos sempre entendido que realizada uma invenção, revelada
em regular pedido de privilégio, deve passar de imediato ao conhecimento
público. O sigilo, mantido por longo tempo em relação aos progressos da
inventiva, é um desacato à cultura” [4].
Franzoni e Scelatto argumentam que
este período de sigilo é importante para que o inventor possa realizar
aperfeiçoamentos em sua invenção, e dar origem a novos pedidos de patente, sem
que estas possam ser apropriadas por terceiros [5]. O período é importante
também para que possam ser realizadas emendas no pedido de patente no sentido
de construir uma redação mais conveniente para se garantir os direitos do
inventor. Tais emendas serão mais simples e claras se realizadas com a
tranquilidade proporcionada por um período de sigilo, do que sob a pressão de
contrafatores.
Além disso, a inexistência de tal
período de 18 meses de sigilo, com a publicação imediata da matéria do pedido,
poderia resultar na perda da possibilidade de depósitos em países não
signatários da Convenção de Paris, que não asseguram a
prioridade unionista de 12 meses [6]. Todos
os países da OMC também estão submetidos ao mesmo conceito de prioridade
unionista uma vez que o Artigo 2º de TRIPs prevê que com relação às Partes II,
III e IV do Acordo TRIPs, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12, e
19, da Convenção de Paris (1967).[7]Este
período de sigilo de 18 meses não está previsto na CUP nem em TRIPs. Em países
como Bélgica a publicação do pedido só ocorre quando é concedida a patente [8].Martin
Bensadon observa que a exigência de sigilo do artigo 25 da lei de patentes
argentina lei n° 24481 “La solicitud de patente en trámite y sus
anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación” se refere
tanto ao pedido como as informações quanto ao nome do titular, número do pedido
e seu título, no entanto, uma decisão da Câmara Federal com base no artigo 50 de TRIPs (As autoridades judiciais terão o poder de
determinar medidas cautelares rápidas e eficazes: a) para evitar a ocorrência
de uma violação de qualquer direito de propriedade intelectual) concedeu o
direito a terceiros de informar-lhes da existência de pedido sobre determinada
tecnologia e seu respecivo número de depósito como medida eficaz e ráida
destinada a se evitar uma situação de infração.[9]
[1] TJSP Processo: APL 4219820078260695 SP
0000421-98.2007.8.26.0695 Relator(a): Romeu Ricupero Julgamento: 06/12/2011
Órgão Julgador: Câmara Reservada de Direito Empresarial Publicação: 07/12/2011
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20890767/apelacao-apl-4219820078260695-sp-0000421-9820078260695-tjsp
[2] apud AHLERT, Ivan. Delimitação do
escopo da patente in. SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos; JABUR, Wilson
Pinheiro., Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal.
São Paulo: Saraiva, 2007, série GVLaw, p. 158.
[3] TJSP, AC 0104698-55.2008.8.26.0009.
Sebastião Netto de Carvalho e Silva. v. New Turtle Indústria Comércio de Peças
de Plásticos e Metais Ltda. Origem: 2ª Vara Cível do Foro Regional de Vila
Prudente. Juiz de 1ª instância: Dr. Otávio Augusto de Oliveira Franco,
Relator(a): Ferreira da Cruz Comarca: São Paulo Órgão julgador: 7ª Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 05/06/2013
[4] GNOCCHI, Alexandre. Propriedade
Industrial: patentes de invenção, São Paulo: Inventa, 1981, p. 22.
[5] FRANZONI,
Chiara; SCELATTO, Giuseppe.The grace period in international patent law and
its effect on the timing of disclosure. Research Policy, v.39,
2010, p. 203.
[6] DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA
MOREIRA, Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, 2001,
Rio de Janeiro: Renovar, p. 82.
[7] BINCTIN, Nicolas. Droit de la propriété
intellectuelle, LGDJ:Paris, 2012, p.348
[8] LOUREIRO,
Luiz Guilherme de. A Lei de propriedade industrial comentada, 1999, São
Paulo: Lejus, p. 90.
[9]
BENSADON, Martin. Derecho de Patentes, Buenos Aires:Abeledo Perrot, 2012, p.
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Muito bom o artigo!
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