Destaco alguns pontos da proposta:
Art. 2º. Estão sujeitos a esta disposição legal todos os pedidos de patente pendentes há mais de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses contados da data do respectivo depósito a que se refere o artigo 40 da LPI.
Comentário: tem o mérito de adotar esta medida de exceção à regra geral apenas nas áreas de maior atraso, o que é razoável. Hoje áreas como eletrônica, telecomunicações e várias outras tecnologias tem 100% de suas patentes concedidas enquadradas neste artigo.
Art. 3º. Para os efeitos desta Resolução, os depositantes ou titulares dos pedidos de patente que se enquadram no artigo anterior, ou ainda terceiros, poderão submeter pedido de exame prioritário ao INPI baseado em decisão de deferimento ou indeferimento desses pedidos de patente emitida por qualquer dos escritórios participantes do Patent Prosecution Highway (PPH), como, por exemplo, o escritório de patentes europeu (EPO), o escritório de patentes norte-americano (USPTO) e o escritório de patentes japonês (JPO).
Comentário: Hoje o INPI tem assinado acordo de PPH apenas com o USPTO. A ideia de conferir a terceiros o direito de entrar com pedido revalidado um indeferimento no exterior equilibra a situação do titular pedir a revalidação de seus deferimentos. Nos casos em que tiver um pedido de terceiros pedindo para revalidar um indeferimento, por exemplo, no JPO e o pedido do titular pedido para revalidar um deferimento por exemplo no USPTO, caberia então o INPI realizar o exame. Outras restrições poderiam ser aplicadas: o pedido não poderia ter sido submetido a primeiro exame no INPI (se o exame já teve início não faz sentido por exemplo deferir algo que já sofreu uma ciência de parecer), não poderia ter havido subsídios ao exame por terceiros (a estatística mostra que os casos de litígio em grande parte são antecedidos por subsídios na fase administrativa, de modo que a presença de subsídios é um indicativo de pedido sob disputa). Uma outra restrição seria limitar por área tecnológica. O pedido deveria pertencer a setores tecnológicos específicos definido pelas classificações (IPC) principal nas subclasses e divisões técnicas. Um levantamento estatístico mostra que por exemplo a DITEX teve em 2010 um total de 218 pedidos decididos com EP B1, sendo que destes 185 terminaram com 9.1 no INPI, ou seja, 85 %. Este número se mantém nos anos de mantém nos anos seguintes de 2011-2015, ou seja, hoje a divisão já tem um índice de concordância bastante elevado com a EPO, de modo que revalidar este exame pela EPO não causara tanto impacto. Há várias outras subclasses na mesma situação. Outro critério poderia ser excluir as subclasses com muitos litígios na justiça como A61K na DIFAR I .
A ideia de um esquema em que o depositante pede o exame prioritário irá atender aos depositantes mais interessados mas talvez não tenha a adesão/publicidade necessárias. O INPI fez uma proposta de opinião preliminar e a adesão foi mínima. Mesmo o PPH a adesão tem sido bem baixa. Uma medida de maior alcance seria o INPI estabelecer critérios e emitir uma exigência (6.7) dando a oportunidade do depositante aderir ao exame, sempre respeitando a ordem cronológica. Atendida a exigência o pedido entraria em exame acelerado. Não respondida a exigência, o pedido seguiria o exame normal.
Art. 4º. O requerente do pedido de priorização de exame nas condições acima deverá: 1) recolher taxa ao INPI no valor de R$ [10.000,00 (dez mil reais)];
Comentário: a ideia de aproveitar o exame de outros escritórios é a única forma de se aumentar a produtividade do INPI de forma significativa a ponto de impactar no estoque de pedidos. No entanto se é estabelecida uma taxa de R$ 10 mil o efeito será enormemente reduzido em termos de impacto no estoque. Apenas as grandes empresas serão beneficiadas. Poucos pedidos sairão da fila e o pequeno depositante continuará tendo de enfrentar uma fila gigantesca. Qualquer esquema de revalidação de exame deve manter a ordem cronológica de exame. Por exemplo, se uma divisão está examinando 2004, cria-se um critério de exame acelerado para alguns pedidos (reaproveitando o exame já feito em outro escritório) enquanto que outros seguem no exame normal (pedidos que o depositante não se enquadrou no critério ou que simplesmente não quis acelerar seu exame). Somente quando todos os pedidos de 2004 forem examinados é que se abre nova oportunidade de aceleração para os depósitos de 2005. estabelecer uma taxa elevada para acelerar o exame permitir "furar" fila ira beneficiar apenas as grandes empresas. Se respeitamos a ordem cronológica, todos se beneficiam, porque com a fila andando mais rápido todos da fila saem ganhando.
2) atestar a correspondência entre o pedido de patente ou patente na qual se baseia o pedido de priorização de exame e o pedido nacional a ter prioridade, sendo permitida a apresentação de emendas restritivas, pelo titular, no quadro reivindicatório para tal fim, respeitando o disposto na Resolução n° 93/2013;
Comentários: não basta se limitar a emendas restritivas. É importante minimamente o INPI examinar a incidência nos artigos 10 e 18 porque se revalidarmos o exame do USPTO poderemos estar concedendo patentes para sequências de DNA por exemplo. Outra questão a ser aferida é que na adequação do pedido à patente concedida no exterior o pedido deve inserir a expressão “caracterizado por” caracterizando as particularidades da invenção, sendo recomendável, porém não obrigatório, seu posicionamento como expressão delimitadora do estado da técnica. O INPI teria de rever suas diretrizes deixando claro que o posicionamento impreciso desta expressão não poderá fundamentar o indeferimento do pedido por artigo 25 como fazem muitos pareceres atualmente. Outra questão é que se esta adequação do pedido implicar em aumento do número de reivindicações em relação ao quadro reivindicatório quando do pedido de exame, não se faz necessária a complementação de taxa de exame, afinal o INPI está revalidando um exame de fora.
3) apresentar tradução juramentada do pedido estrangeiro ou patente que serviu de base ao requerimento do exame prioritário.
Comentário: esta medida tem o mérito de tentar retirar do examinador a tarefa de fazer esta comparação de traduções. No entanto e no caso do examinador discordar da tradução juramentada, parece claro que a palavra final deva ser do INPI, e isso ficará difícil no caso de um documento japonês por exemplo, talvez fosse melhor restringir a norma a patentes concedidas em idioma inglês em sua origem, dispensando a tradução juramentada. Porém de qualquer modo ele terá de comparar o texto traduzido com o quadro reivindicatório do pedido em exame.
Art. 5º. A decisão de deferimento do pedido de exame prioritário, nas condições acima, deverá manifestar sua concordância com a decisão do pedido de patente estrangeiro ou patente correspondente.
Comentário: Este artigo é fundamental. Ele vincula a decisão de deferimento do INPI, ou seja, o examinador, atendidos os critérios desta normativa, não poderá fazer novas buscas, e tampouco poderá fazer novo exame. Para ficar claro poderia ser: "o INPI deverá manifestar". Se não for assim, o tempo de exame não acelera em nada, pois se for somente para verificar a patente concedida no exterior isso já feito. Uma normativa meramente consultiva foi o extinto AN152 que em pouco tempo tornou-se letra morta sem qualquer efeito prático. Por outro lado se o INPI adota uma revalidação do exame ele reconhece que não tem recursos humanos para examinar os 30 mil pedidos novos depositados a cada ano (seria preciso triplicar o quadro de examinadores mantida a produtividade atual) e todos ganham porque a fila anda mais rápido. Com um exame mais rápido sobra tempo para o examinador examinar mais pedidos, a produção poderia por exemplo ser de duas revalidações por dia, por exemplo.
Art. 5º. A decisão de deferimento do pedido de exame prioritário, nas condições acima, deverá manifestar sua concordância com a decisão do pedido de patente estrangeiro ou patente correspondente.
Comentário: Este artigo é fundamental. Ele vincula a decisão de deferimento do INPI, ou seja, o examinador, atendidos os critérios desta normativa, não poderá fazer novas buscas, e tampouco poderá fazer novo exame. Para ficar claro poderia ser: "o INPI deverá manifestar". Se não for assim, o tempo de exame não acelera em nada, pois se for somente para verificar a patente concedida no exterior isso já feito. Uma normativa meramente consultiva foi o extinto AN152 que em pouco tempo tornou-se letra morta sem qualquer efeito prático. Por outro lado se o INPI adota uma revalidação do exame ele reconhece que não tem recursos humanos para examinar os 30 mil pedidos novos depositados a cada ano (seria preciso triplicar o quadro de examinadores mantida a produtividade atual) e todos ganham porque a fila anda mais rápido. Com um exame mais rápido sobra tempo para o examinador examinar mais pedidos, a produção poderia por exemplo ser de duas revalidações por dia, por exemplo.
Art. 6º. A decisão de indeferimento do pedido do exame prioritário, nas condições acima, deverá detalhar os pontos em que baseia sua discordância.
Comentário: hoje o examinador já tem acesso ao exame estrangeiro e muitas vezes baseia sua ciência de parecer no exame estrangeiro. Nesses caso o ganho em termos de tempo gasto no exame é bem menor. O maior ganho sem dúvida será com as revalidações de patentes concedidas no exterior.
Art. 8º. Esta Resolução não se aplica aos pedidos de patente que dependam da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA nos termos do artigo 229-C da LPI.
Comentários: razoável, considerando que este pedido deverá passar pela ANVISA de nada adianta o INPI acelerar o exame neste caso, pois o que importa é o pedido sair da fila.
Gustavo Leonardos
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