Notícias em Patentes : janeiro 2016

domingo, 31 de janeiro de 2016

A eficácia de uma reivindicação na fórmula suíça

Em 2015 em Warner-Lambert Company v Actavis Group [2015] EWHC 72 (Pat)] a Corte inglesa entendeu que a venda de um medicamento genérico para tratamento de dor, ansiedade e epilepsia não constituía contrafação de uma patente UK0932061 de uma reivindicação na fórmula Suíça (uso da pregabalina para preparação de uma composição farmacêutica para o tratamento de dor) pois o farmacêutico ou atacadista não estaria usando este produto para fabricação de um medicamento[1]. O processo de fabricação propriamente dita é realizado na Bulgária. Por ser uma patente de processo e não uma reivindicação de produto seria necessário caracterizar uma contrafação direta segundo a seção 60(1)(c) do Patent Act de 1977 que prevê a contrafação nos casos de produto obtido diretamente por meio de processo patenteado, o que não estaria caracterizado. O fornecimento do medicamento para uso imediato não constitui infração indireta. A Corte conclui que a intenção do paciente ao usar o medicamente não é relevante para a análise de contrafação, o que importa é a intenção do fabricante na época em que a fabricação foi realizada. O juiz sugere que os médicos ao prescreverem suas receitas indiquem o nome de marca quando indicado o medicamento para o uso patenteado, e indiquem o nome genérico do medicamento quando para indicações não patenteadas, evitando-se desta forma qualquer possibilidade de enquadramento em uma situação de contrafação.[2]

Na Alemanha decisões da Corte de Dusseldorf em 2004[3] concluem que terceiro que comercializem um medicamento com a mesma indicação de uso em sua bula constitui uma infração direta da patente de uso. Em alguns casos a simples informação em material de propaganda não foi considerada suficiente para caracterizar esta contrafação direta. [4] Uma decisão de abril de 2015 da Corte de Hamburgo[5] concluem que as empresas de genéricos devem deixar claro que seus produtos não poderão ser comercializados para usos patenteados na reivindicação do tipo fórmula Suíça. A infração indireta está caracterizada se a substância como tal é oferecida ainda que a bula não indique o uso patenteado, uma vez que na situação em disputa era óbvio que os medicamentos fornecidos seriam utilizados nas indicações de tratamento de doenças patenteadas. O escopo de uma patente na fórmula Suíça é desta forma bastante amplo no entendimento da decisão em Hamburgo, mais amplo daquele encontrado na decisão em Dusseldorf.[6]

[1] UK: The English Patents Court waxes Lyrica®-l about infringement of Swiss-type patent claims, 17/12/2015 http://www.eversheds.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Healthcare/UK_The_English_Patents_Court_waxes_Lyrica_

[2] ENGLAND, Paul; LUNZE, Anja. Infringement of second medical use patentes, fevereiro 2015 www.taylorwessing.com/synapse/february15.html

[3] Düsseldorf District Court, docket number 4a 0 12/03, 24 February 2004, GRUR-RR 2004, 193 – Ribavirin; Düsseldorf Court of Appeal, docket number 2 U 54/11, 31 January 2013 – Cistus Incanus; Düsseldorf District Court, docket number 4a O 145/12, 14 March 2013 – Chronic Hepatitis C

[4] Düsseldorf Court of Appeal, docket number 2 U 54/11, 31 January 2013 – Cistus Incanus; Düsseldorf District Court, docket number 4a O 145/12, 14 March 2013 – Chronic Hepatitis C.

[5] District Court Hamburg, decisions of 2 April 2015, docket numbers 327 O 67/15, 327 O 132/15, 327 O 140/15, 327 O 143/15 – Pregabalin.

[6] LUNGE, Anja. Infringement of second medical use patents – important developments in Germany, setembro 2015, http://united-kingdom.taylorwessing.com/synapse/ti-infringe2ndmed-ger-sep15.html

sábado, 30 de janeiro de 2016

O alvará de 1809 e Sérgio Buarque de Holanda

Para Sérgio Buarque de Holanda medidas como o Alvará de 1809 que introduzia o sistema de patentes no Brasil tinham um viés tradicionalista inspirado nas medidas colbertistas e representavam um compromisso entre princípios mercantilistas e ideias liberais: “apesar dessa maior flexibilidade, teve contudo essa política industrial um sentido eminentemente tradicionalista. Introduziu-se numa colônia do Novo Mundo, graças a ela, métodos de proteção já considerados superados que se manterão no decorrer do século XIX, formando hábitos que ainda perdurarão em pleno século XX, criando entraves ao nosso processo industrial, pois, pelas meias medidas que se aplicavam, debilitavam-se os esforços dos que preconizavam um vigoroso protecionismo [...] Nenhuma inovação, mas a simples aplicação de fórmulas já usadas na Europa, desde a época medieval, quando as transformações tecnológicas faziam-se lentamente e quando , pois, o sistema de privilégios tinha certa eficácia. Numa era, em que as mudanças já se processavam num ritmo acelerado, revolucionário mesmo, empregar métodos medievais era entravar todo e qualquer desenvolvimento econômico”.[1]

Para Visconde de Cairu ao conceder também privilégio aos introdutores de tecnologias estrangeiras no país “penso que a intenção do legislador é conceder igual benefício aos ditos introdutores, quando façam importar máquinas e invenções de países estranhos, durante o tempo das respectivas patentes. Essa lei é evidentemente política para atrair, quanto antes, ao estado os artistas eminentes e novos inventos”.[2] Visconde de Cairu lista entre os fatores que promovem a indústria de um país a disponibilidade de capitais, mão de obra, livre concorrência, disponibilidade de matérias primas, existência de um mercado, uma demanda pelos produtos. O sistema de patentes atua com um elemento deste processo mas incapaz de por si só alavancar a indústria no país: “os privilégios, prêmios e favores aos inventores nas artes e ciências é o requisito que completa os meios de fazer avançar a geral indústria para o auge de que é suscetível, havendo a discrição conveniente e nas devidas proporções, em conformidade aos objetos e méritos dos indivíduos. Mas este último expediente só tem ótimos resultados, onde ocorrem os outros requisitos que explanei. Aliás por si só, ou injudiciosamente empregados, pouco valem, e até produzem o efeito contrário ao destino”.[3]

Visconde de Cairu [4]

[1] HOLANDA, Sérgio Buarque. O Brasil monárquico: declínio e queda do império, t.II, v.4, São Paulo:Difusão, 1971, p.30

[2] LISBOA, José da Silva. Observações sobre a franqueza da indústria e estabecimento de fábricas no Brasil, Brasília:Senado Federal, 1999, p.74

[3] LISBOA, José da Silva. Observações sobre a franqueza da indústria e estabecimento de fábricas no Brasil, Brasília:Senado Federal, 1999, p.67

[4] https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_da_Silva_Lisboa

sexta-feira, 29 de janeiro de 2016

Relação entre atividade inventiva e contrafação na doutrina francesa

Segundo a doutrina francesa: “não existe uma identidade entre a equivalência para patenteabilidade e equivalência para contrafação. Para contrafação é satisfatório um resultado parecido. Não é necessário que o resultado seja do mesmo grau ou de mesma qualidade. Quando se diz que o resultado não tem de ser idêntico e que é suficiente que seja parecido, que afirmar que se se o resultado apresenta uma simples diferença de grau, existirá equivalência e, portanto, contrafação se ao contrário se tratar de uma diferença de natureza do resultado, não haverá contrafação, e por conseqüência não haverá contrafação”[1] Jean Pierre Stenger destaca que a doutrina e jurisprudência francesas rejeitam a tese de que aquilo que é considerado parte do domínio público durante o exame de patente necessariamente escape ao escopo de proteção da patente e que de modo inverso, ou seja o critério adotado para apreciação de uma anterioridade é mais severo do que aquele adotado na apreciação de contrafação. Desta forma é mais difícil se conseguir uma nova patente do que se caracterizar uma contrafação. Para Paul Roubier a distância que separa a invenção patenteada das anterioridades deve ser maior que aquela zona interior na qual se admite que haja contrafação, por isso no primeiro caso (para se conceder uma patente) deve-se concentrar nas diferenças, enquanto que no segundo caso (análise de contrafação) deve-se concentrar nas semelhanças.[2] Para Paul Roubier no direito francês o critério aplicado na determinação de contrafação deve ser menos severo que aquele aplicado no exame comparativo entre a invenção e o estado da técnica.[3] Balmes Garcia ao analisar a doutrina francesa resume este aspecto: “Comparando-se a noção de meios equivalentes quanto á patenteabilidade e á contrafação, percebe-se, a despeito da quase coincidência de ambas, que a segunda é mais rigorosa que a primeira, podendo a nova invenção industrial escapar à determinada anterioridade, vindo a não ser alcançada pela não evidência em relação a ser considerada patenteável e, contudo, ser, ainda assim, considerada contrafação, não escapando à noção de equivalência empregada nesta análise”[4]. Dado, portanto, uma patente de produto caracterizado pelos elementos X, Y e Z, ao substituir Y por Y’ será possível obter uma nova patente, ou seja, Y’ não é óbvio diante de Y neste caso, no entanto o produto composto por X, Y’ e Z pode ainda assim ser uma contrafação de XYZ, ou seja, Y é equivalente a Y’.

Segundo o grupo francês coordenado por Michel de Beaumont em resposta à questão Q175 da AIPPI[5] em reunião na Suíça em 2003: “admitir que um meio equivalente não seja contrafação baseado unicamente no fundamento de que isto não teria sido óbvio, permitiria que um contrafator não seria processado bastando depositar uma segunda patente que osse ou uma variante ou um aperfeiçoamento da primeira”, ou seja, dada a primeira patente XYZ, bastaria ao acusado de contrafação depositar uma patente para XY’Z sendo Y’ um aperfeiçoamento inventivo de Y (e, portanto, teria esta segunda patente concedida) para escapar á acusação de contrafação. Jean Pierre Stenger observa que sendo Y’ equivalente a Y, mas ainda que poporcionando um melhor resultado, nada mais constitui que um aperfeiçoamento, no entanto o tão de estar Y’ desempenhando a mesma função de Y configura a situação de contrafação: “mas onde estará o limite da equivalência ? a resposta é simples: quando não se encontra mais a mesma função [...] Quer dizer que uma patente não protege na verdade um meio mas uma função ? certamente que não, pois a patente só existe quando existe um meio. Se ela não fornece ao menos um meio suscetível de se produzir o resultado não haverá invenção nem proteção legal. Mas se é fornecido um meio, e um só meio é suficiente para que o resultado seja alcançado, a patente se estenderá a todos os meios equivalentes. O monopólio não se encontra sobre a função, mas sobre os meios descritos e os meios equivalentes”.[6] Por exemplo, um parafuso de Arquimedes pode ser usado para uma prensa ou para o transporte de fluidos, dois resultados distintos mas que empregam os mesmos meios. No primeiro caso a função do parafuso é exercer pressão sobre a prensa e no segundo caso transportar o fluido. Como as funções são distintas não há contrafação. [7]

No entanto em outras partes a doutrina francesa parece apontar em outro sentido alinhando-se com a perpectiva norte americana de se adotar critérios iguais na análise de obviedade e equivalência. Para Henri Allart: “Se uma aplicação já conhecida do mesmo meio é apresentada em oposição à uma patente, ela deve, para derrubar esta última, ser idêntica aquela que forma o objeto de sua reivindicação; ela deverá em uma palavra ser tal que constitua uma contrafação, se ao invés de ser anterior, ela fosse posterior à patente”.[8] Jean Pierre Stenger observa que um meio novo, ainda que equivalente ao meio mostrado na patente, por realizar a mesma função e alcançar o mesmo resultado do que o obtido na patente, poderia-se dizer que trata-se de um equivalente não patenteável em relação ao meio descrito na patente, no entanto, a jurisprudência não parece seguir este ponto de vista. A Corte de Cassação de Paris em decisão de 1894 entendeu que a aplicação da celulose para enchimento dos porões dos navios não se estendia à celulose de feltro inventada posteriormente e patenteada.[9] Neste caso a corte aparece adotar o critério de que sendo Y’ inventivo em relação a Y não haverá contrafação. Alain Casalonga como medida conciliatória discrimina entre os meios <absolutamente novos> não se aplicará a doutrina de equivalentes, ficando restritas aos casos em que os meios usados na patente são susbtituídos por meios <relativamente novos>, ou seja, a aplicação da doutrina de equivalente fica dependente do grau de inventidade dos meios que substituem àqueles descritos na patente. Para Alain Casalonga a contrafação se caracteriza quando se utilizam os mesmo meios combinados da mesma forma tendo vista o mesmo resultado. A equivalência aplica-se quando os dois meios exercem a mesma função. Assim um produto substituído por equivalente poderá ser oponível a uma patente depositada posteriormente sob o fundamente de ser uma substituição evidente. [10] Jean Pierre Stenger reconhece que o direito francês ao aplicar critérios de equivalência distintos e independentes dos aplicados na análise de obviedade da invenção tem como resultado uma maior insegurança jurídica quando se coloca a questão da contrafação quando comparado com a prática norte ameircaana que adota critérios semelhantes nos dois casos.[11] Nesse sentido Jean Pierre Stenger aponta que exceto algumas casos excepcionais, na maior parte das vezes as decisões de contrafação são “puramente subjetivas e parecem frequentemente gratuitas e arbitrárias”.[12] O belga Vander Haeghen ao tratar do princípio da equivalência observa que o mesmo “deve ser igualmente ser utilizado na determinação do objeto da invenção e especialmente quando se trata de decidir se uma diferença aparente é essencial ou somente de oridem construtiva”. Para Vander Haeghen a comparação entre dois objetos para avaliar sua originalidade se faz geralmente pela aplicação do princípio dos equivalentes[13]

Poullaud Dulian observa que a doutrina de equivalência descartada para o exame de novidade pode servir para o exame de atividade inventiva.[14] Segundo decisão do Tribunal de Grande Instance de 1980 a equivalência não pode ser levada em conta senão para o exame de atividade inventiva.[15] Desta forma a substituição de um meio conhecido por outro equivalente cumprindo a mesma função para se atingir o mesmo resultado pode ser vista como não inventiva. Schmidt Szalewski argumenta que a análise da equivalência dos meios é considerada na análise de atividade inventiva: “se um meio estruturalmente diferente exerce a mesma função que aquele conhecido do estado da técnica, tal meio é novo, porém, provavelmente lhe falta atividade inventiva”[16] Segundo o Tribunal de Grande Instance de Paris é desprovida de atividade inventiva uma patente que é equivalente à uma patente anterior.[17] Segundo Chavanne e Burst: “de modo geral, a substituição de um meio por um meio equivalente, ou seja, ou meio diferente em sua forma mas que exerce a mesma função tendo em vista o mesmo resultado, não é inventivo”. [18] François Panel aponta como um dos indícios negativos de atividade inventiva o fato de se utilizar equivalentes bem conhecidos de elementos da técnica anterior.[19] François Panel aponta três conceitos de equivalência como não implicando da parte do inventor uma atividade inventiva para passar do meio descrito na anterioridade principal aos meios por ele preconizados e conhecidos por uma outra anterioridade: 1) os chamados equivalentes técnicos (équivalents techniques) que garantem a mesma função e 2) os equivalentes evidentes (équivalents évidents) tendo em vista o problema à ser resolvido e a solução proposta pelo inventor, 2) segundo a doutrina alemã, os chamados equivalentes não evidentes ou indiretos, algumas vezes de equivalentes jurídicos (équivalents juridiques).[20]

[1] CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques; Droit de la Propriété Industrielle, Précis Dalloz:Paris,1998, p.243

[2] STENGER, Jean Pierre. La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain. Collection Hermes, Ed. Cujas: Paris, 1965, p.141

[3] STENGER, Jean Pierre. La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain. Collection Hermes, Ed. Cujas: Paris, 1965, p.171

[4] GARCIA, Balmes Vega. Contrafação de patentes, São Paulo:LTR, 2004, p.88

[5] http://www.aippi.fr/upload/Lucerne%202003%20Q173%20174%20175/gr175france.pdf

[6] STENGER, Jean Pierre. La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain. Collection Hermes, Ed. Cujas: Paris, 1965, p.165

[7] STENGER, Jean Pierre. La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain. Collection Hermes, Ed. Cujas: Paris, 1965, p.169

[8] ALLART, Henri. Traité théorique et pratique des brevets d'invention. 1911, Paris:Arthur Rousseau, p.72

[9] STENGER, Jean Pierre. La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain. Collection Hermes, Ed. Cujas: Paris, 1965, p.152

[10] CASALONGA, Alain. Brevets d'invention, marques et modèles. Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1970, p.28

[11] STENGER, Jean Pierre. La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain. Collection Hermes, Ed. Cujas: Paris, 1965, p.171

[12] STENGER, Jean Pierre. La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain. Collection Hermes, Ed. Cujas: Paris, 1965, p.374

[13] HAEGHEN, Vander. Brevets d'invention marques et modèles, Bruxelas:Ed. Ferdinand Larcier, 1928, p.49, 71, 112

[14] POLLAUD-DULIAN, Frédéric , Propriété intellectuelle. La propriété industrielle, Economica:Paris, 2011, p.207

[15] TGI Paris, 27 junho 1980, Dossiers Brevets 1981.IV.2 cf. CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques; Droit de la Propriété Industrielle, Précis Dalloz:Paris,1998, p.50

[16] SZALEWSKI,J.Schmidt; PIERRE,J.L. Droit de la propriete industrielle,Paris:Litec, 1996, p.49

[17] TGI Paris, 8 dezembro 1988, Verdelet c. MPPI, PIBD, 1989, III, 163. BERTRAND, André. La propriété intellectuelle, Livre II, Marques et Breves Dessins et Modèles, Delmas:Paris, 1995, p.167

[18] CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques; Droit de la Propriété Industrielle, Précis Dalloz:Paris,1998, p.84

[19] PANEL, François. La protection des inventions en droit européen des brevets. Collection du CEIPI, Paris:Litec, 1977, p.53

[20] PANEL, François. La protection des inventions en droit européen des brevets. Collection du CEIPI, Paris:Litec, 1977, p.54

quinta-feira, 28 de janeiro de 2016

Meios mais funções nos Estados Unidos

Mark Lemley observa que embora a lei de 1952 tenha permitido reivindicações funcionais, a mesma restringe em muito o escopo de tais patentes aos meios específicos listados no relatório e seus equivalentes, e, portanto, não alcançam o escopo de proteção que se buscava na década de 1940 em Halliburton. Mark Lemley conclui que a redação da seção 112(f) embora tentando restaurar as reivindicações funcionais o fez de forma pouco atrativa, de modo que o requerente busca evitar o enqudramento de sua reivindicação na seção 112(f): “ao acrescentar um termo – computador, ao invés de meios para calcular - que é não somente necessário para qualquer implementação possível de uma patente de software mas também tão amplo, de modo a implicar em nenhuma limitação no escopo de sua reivindicação, tal situação [aceita pelas Cortes] escapa ao propósito da seção 112(f)” . Mark Lemley cita como exemplo uma reivindicação do tipo meios mais funções que pleiteia meios de processamento de dados, e que no relatório descritivo citam como meio um iPad. Neste caso o escopo da patente se restringiria aos equivalentes de um iPad, o que possivelmente incluiria um computador mas que talvez não incluísse uma calculadora, ábaco, papel e caneta ou mesmo o cérebro humano, uma vez que as Cortes tendem a não ter uma interpretação ampla da doutrina de equivalentes.[1] Com isto os requerentes tendem a evitar redigir suas patentes na forma de meios mais funções como meio de evitar uma restrição considerada indevida de seu escopo. Em Chicago Board Options Exchange, Inc. v. International Securities Exchange, LLC (Fed. Cir. 2012) a Corte entendeu que a referência na reivindicação a “meios de memória de sistema para armazenamento de parâmetros de alocação” trata de uma especificaão do tipo meios mais funções previstos pela seção 112(f) no entanto neste caso os tais meios de memória de sistema tratam-se meramente de memória de sistema de modo que não seria necessário definir qualquer estrutura definida e específica. [2]

Denis Crouch estima que o percentual de pedidos que utilizam tais reivindicações (com a presença do termo “meios para”) tem declinado gradualmente de 24% em 2001 para cerca de 7% em 2013[3], assim ao invés de “meios para prender” os requerentes preferem utilizar “prendedor” como forma de escapar as restrições da seção 112(f) assim como o risco de ter sua patente invalidada por indefinição dos meios utilizados para alcançar tal funcionalidade. Joseph Root destaca que uma boa técnica de redação de uma reivindicação é se referir diretamente a “meios para” como forma de manifestar claramente a intenção de escrever uma reivindicação do tipo meios mais funções. Sempre que uma estrutura for incluída na reivindicação de forma suficiente para execução da função descrita, a mesma já não será interpretada como uma reivindicação de meios mais funções e desta forma já não pode se enquadrar no 35 US 112 § 6º . Joseph Root recomenda que é importante que ao menos uma estrutura para executar a função definida na reivindicação deve ser descrita no relatório, ainda que de forma sucinta, de modo a atender o critério de suficiência descritiva (enablement).

[1] ALLISON, John; LEMLEY, Mark. The (unnoticed) demise of the doctrine of equivalents, 59, Stanford Law Review, 955, 2007

[2] RANTANEN, Jason. Judge Wallach and Claim Construction, 9/05/2012 http://patentlyo.com/patent/2012/05/judge-wallachs-approach-to-claim-construction.html

[3] http://patentlyo.com/patent/2013/01/means-plus-function-claiming.html

quarta-feira, 27 de janeiro de 2016

Fim do best mode nos Estados Unidos ?

Janice Mueller destaca que o critério de best mode parece desnecessário diante do critério de enablement. Alguns críticos defendiam a eliminação deste critério por ser subjetivo em função dos conhecimentos do inventor. Joseph Root destaca que o enfoque que os juízes do Federal Circuit tem adotado nas decisões mais recentes indicam que uma descrição preferencial no relatório descritivo tende a ser usada para interpretar de forma mais restritiva a reivndicação, o que pode constituir um fator de desestímulo a apresentação do best mode.[1] Em Honeywell Int’l Inc v. ITT Indus a invenção trata a geração de eletricidade estática proporcionada por um material polimérico em um sistema de injeção de combustível de um motor que evita o desgaste de seus componentes. As reivindicações pleiteam a aplicação da invenção em um componente qualquer do sistema de injeção de combustível porém o relatório descritivo restringe a aplicação para o filtro de combustível, sem mencionar outros componentes. Por outro lado, nada no relatório descritivo permite concluir que a invenção se limitaria a aplicação em filtros de combustíveis. A Corte conclui que o fato de citar apenas uma realização, implica que o depositante estava consciente da limitação ao escopo de sua patente.[2] Em SciMed Life Systems, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems Inc[3] a invenção descreve catéteres do tipo balão usados em angioplastia, em formato coaxial. Tal descrição coaxial não é apresentada nas reivindicações mas é descrita de forma preferencial no relatório e por este motivo a Corte conclui que a reivindicação deve ser interpretada com esta limitação.

Outro motivo para crítica ao best mode é o fato de que a maioria das legislações como Europa e Japão não exigem este critério de best mode. Um pedido com prioridade estrangeira, que não atenda este critério em seu pedido de origem não poderá usufruir dos direitos de prioridade unionista conforme 35 USC 119. [4] A falta de best mode não pode ser alegada no caso de reexame (reexamination) da patente.[5] Na proposta de Patent Reform Act 2007 este critério é atenuado na medida em que a ausência da descrição do best mode não poderá ser causa de nulidade da patente. A proposta foi aprovada em setembro de 2011. Embora eliminado como fundamento para se anular uma patente já concedida (já não se pode alegar que o titular agiu de má fé – inequitable conduct – ao não apresentar o best mode em seu pedido), o critério de best mode continua sendo utilizado para concessão da patente nos Estados Unidos, conforme a Seção 15 da Reforma de Patentes.[6]

Com a aprovação do American Inventor Act de setembro de 2011 tornando o best mode unenforceable ou seja, já embora a seção 35 USC 112 exija a presença de um best mmode para concessão da patente, caso venha a se mostrar que o best mode de fato não foi atendido isto não constitui razão para anulação da patente. Jason Rantanen conclui que “para todos os efeitos práticos, a exigência de que um pedido de patente revele um best mode tornou-se efetivamente letra morta”.[7] O fato da exigência de best mode não estar presente em muitas legislações representava uma desvantagem para os inventores norte americanos onde tal exigência estava presente. Jason Rantanem explica que uma patente mais difusa, que não revela o best mode, abre a possibilidade para que este best mode possa receber uma patente posterior pois o genérico não antecipa o específico. Com o best mode relevaldo esta possibilidade se reduz, desta forma a doutrina de best mode coopera com a doutrina de obviedade para proteger o domínio público. Tivesse o best mode sido revelado na patente inicial mas não reivindicado, logo ele entraria em domínio público com a publicação do pedido de patente. A revelação do best mode portanto reduz a possibilidade de patentes futuras em benef´cio do domínio público. Para Jason Rantanen um efeito inesperado do best mode é auxiliar no nívelde inventividade necessário para um sistema de patente ótimo. Ademais o best mode ajuda a construir interpretações mais restritivas do escopo de uma patente.

[1] ROOT, Joseph. E. Rules of Patent Drafting from Federal Circuit Case Law. Oxford University Press, 2011, p.4

[2] ROTT.op.cit.p.7

[3] 242 F.3d 1337, 56 USPQ2d (BNA) 1840 (Fed. Cir. 2001) cf. ROOT, Joseph. E. Rules of Patent Drafting from Federal Circuit Case Law. Oxford University Press, 2011, p.10

[4] MUELLER, Janice. Patent Law. New York:Aspen Publishers, 2009, p.115

[5] MUELLER, Janice. Patent Law. New York:Aspen Publishers, 2009, p. 316

[6] SEC. 15. BEST MODE REQUIREMENT: Section 282 of title 35, United States Code, is amended in the second undesignated paragraph by striking paragraph (3) and inserting the following: (3) Invalidity of the patent or any claim in suit for failure to comply with (A) any requirement of section 112, except that the failure to disclose the best mode shall not be a basis on which any claim of a patent may be canceled or held invalid or otherwise unenforceable; or (B) any requirement of section 251. Cf.LUNDIN, Thomas. America Invents Act eliminates Best mode chalenge to patent validity. Set. 2011 http://www.lexology.com/r.ashx?i=2892512&l=7FUWGRB

[7] RANTANEN, Jason; PETHERBRIDGE, Lee. In Memoriam Best Mode, 25/04/2012 Stanford Law Review http://www.stanfordlawreview.org/online/in-memoriam-best-mode

terça-feira, 26 de janeiro de 2016

Altura inventiva de um modelo de utilidade na Alemanha

Na Alemanha a legislação estabelece que os modelos de utilidade devem ter "erfinderischer Schritt" um nível menor de inventividade que o exigido para patentes de invenção: "erfinderische Tätigkeit“. Iván Poli observa já na década de 1960 que doutrinadores alemães, como Joachim Conrad, criticavam a exigência de mérito inventivo aos modelos de utilidade sugerindo sua eliminação por completo. [1] Geoffrey Lyinfield, escrevendo em 1968 já apontava a subjetividade como estes conceitos vinham sendo utilizados: “Nos últimos anos, o requisito de altura para uma invenção se foi, e nos dias de hoje, há provavelmente pouca diferença entre a patente de invenção e o modelo de utilidade a este respeito”.[2] Na mesma época Alberto Bercovitz alega que a jurisprudência alemã e a generalidade da doutrina entendem que para é preciso uma menor altura inventiva para os modelos de utilidade do que para as patentes. Wilhelm Trüsledt, contudo, argumenta que não faz sentido em se falar de altura inventiva maior ou menor, pois a delimitação do que está dentro das capacidades de um técnico no assunto não é suscetível de graduação: a solução está presente ou não dentro das possibilidades colocadas ao técnico no assunto. [3] Uma Corte Federal alemã em decisão de 2006 conclui que apesar da legislação utilizar qualificadores distintos para o nível de inventividade de uma patente (erfinderischen Tätigkeit - atividade inventiva) e um modelo de utilidade (erfinderischen Schritts – passo inventivo), estes podem ser usados como sinônimos. A decisão da Corte alemã teve o propósito de garantir o mesmo nível de segurança jurídica para modelos de utilidade e patentes. [4]

[1] POLI, Iván Alfredo. El modelo de utilidad. Buenos Aires: Ed. Depalma, 1982, p.60

[2] LYNFIELD, Geoffrey. German utility models. Industrial and Intellectual Property in Australia, Australia, ano v, v.4, 1968 cf. BARBOSA, Antonio Figueira. Sobre a propriedade do trabalho intelectual, UFRJ:Rio de Janeiro, 1999, p.125

[3] BERCOVITZ, Alberto. Consideraciones sobre la novedad y la altura inventiva en las patentes de invención y en los modelos de utilidad, Actas de derecho industrial y derecho de autor, Tomo 1, 1974, p. 269

[4] German Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof, BGH) June 20, 2006, X ZB 27/05, 2006 GRUR 842 – Demonstrationsschran, cf. KONIGER, Karsten. Registration without examination: the utility model – a useful model ? In. Wolrad Prinz zu Waldeck und Pyrmont, Martin J. Adelman, Robert Brauneis, Josef Drexl and Ralph Nack. Patents and Technological Progress in a Globalized World, 2009, p.24 cf. DING, Yuan. Should China Keep the Present Utility Model System? A Look at the Experiences of Germany, Japan, and the United States and the Prospect in China. Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC) Master Thesis (2010/11) p.21 http://ssrn.com/abstract=2135463; http://ipkitten.blogspot.com.br/2016/01/ingres-conference-on-developments-in.html