A eficácia de uma reivindicação na fórmula suíça

Em 2015 em Warner-Lambert Company v Actavis Group [2015] EWHC 72 (Pat)] a Corte inglesa entendeu que a venda de um medicamento genérico para tratamento de dor, ansiedade e epilepsia não constituía contrafação de uma patente UK0932061 de uma reivindicação na fórmula Suíça (uso da pregabalina para preparação de uma composição farmacêutica para o tratamento de dor) pois o farmacêutico ou atacadista não estaria usando este produto para fabricação de um medicamento[1]. O processo de fabricação propriamente dita é realizado na Bulgária. Por ser uma patente de processo e não uma reivindicação de produto seria necessário caracterizar uma contrafação direta segundo a seção 60(1)(c) do Patent Act de 1977 que prevê a contrafação nos casos de produto obtido diretamente por meio de processo patenteado, o que não estaria caracterizado. O fornecimento do medicamento para uso imediato não constitui infração indireta. A Corte conclui que a intenção do paciente ao usar o medicamente não é relevante para a análise de contrafação, o que importa é a intenção do fabricante na época em que a fabricação foi realizada. O juiz sugere que os médicos ao prescreverem suas receitas indiquem o nome de marca quando indicado o medicamento para o uso patenteado, e indiquem o nome genérico do medicamento quando para indicações não patenteadas, evitando-se desta forma qualquer possibilidade de enquadramento em uma situação de contrafação.[2]  

Na Alemanha decisões da Corte de Dusseldorf em 2004[3] concluem que terceiro que comercializem um medicamento com a mesma indicação de uso em sua bula constitui uma infração direta da patente de uso. Em alguns casos a simples informação em material de propaganda não foi considerada suficiente para caracterizar esta contrafação direta. [4] Uma decisão de abril de 2015 da Corte de Hamburgo[5] concluem que as empresas de genéricos devem deixar claro que seus produtos não poderão ser comercializados para usos patenteados na reivindicação do tipo fórmula Suíça. A infração indireta está caracterizada se a substância como tal é oferecida ainda que a bula não indique o uso patenteado, uma vez que na situação em disputa era óbvio que os medicamentos fornecidos seriam utilizados nas indicações de tratamento de doenças patenteadas. O escopo de uma patente na fórmula Suíça é desta forma bastante amplo no entendimento da decisão em Hamburgo, mais amplo daquele encontrado na decisão em Dusseldorf.[6]

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[1] UK: The English Patents Court waxes Lyrica®-l about infringement of Swiss-type patent claims, 17/12/2015 http://www.eversheds.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Healthcare/UK_The_English_Patents_Court_waxes_Lyrica_

[2] ENGLAND, Paul; LUNZE, Anja. Infringement of second medical use patentes, fevereiro 2015 www.taylorwessing.com/synapse/february15.html

[3] Düsseldorf District Court, docket number 4a 0 12/03, 24 February 2004, GRUR-RR 2004, 193 – Ribavirin; Düsseldorf Court of Appeal, docket number 2 U 54/11, 31 January 2013 – Cistus Incanus; Düsseldorf District Court, docket number 4a O 145/12, 14 March 2013 – Chronic Hepatitis C

[4] Düsseldorf Court of Appeal, docket number 2 U 54/11, 31 January 2013 – Cistus Incanus; Düsseldorf District Court, docket number 4a O 145/12, 14 March 2013 – Chronic Hepatitis C.

[5] District Court Hamburg, decisions of 2 April 2015, docket numbers 327 O 67/15, 327 O 132/15, 327 O 140/15, 327 O 143/15 – Pregabalin.

[6] LUNGE, Anja. Infringement of second medical use patents – important developments in Germany, setembro 2015, http://united-kingdom.taylorwessing.com/synapse/ti-infringe2ndmed-ger-sep15.html