Nos Estados Unidos, Albert Walker
observa que “a novidade não é negada por
qualquer patente anterior ou publicação impressa, exceto se a informação
contida nestes documentos seja suficiente e precisa o suficiente para possibilitar
uma pessoa técnica no assunto a qual este documento se refere, em executar o
processo ou fabricar a coisa abrangida pela patente a ser procurada em ser
antecipada [...] uma diferença que consista numa mera omissão de algo que um
mecânico especializado supriria, não é fatal para antecipação. A frase
‘mecânico especialista’ neste caso não inclui os mecânicos que são
especializados somente nos métodos de imitação servil. Ela se refere somente
aos mecânicos que sabem como variar a forma
sem variar a substância, e que, ao
construir uma máquina ou manufatura, a partir de uma descrição escrita, ou a
partir dos desenhos de uma patente, podem prontamente e livremente, alterar
proporções e modificar detalhes de modo a adaptar as restrição a um uso em particular”.[1] Janice
Mueller destaca que um documento citado como anterioridade (prior art) deve apresentar suficiência
descritiva (enablement), ou seja ter
descrição técnica suficiente para que um técnico no assunto possa realizar a
característica descrita na anterioridade, sem experimentação indevida, para que
esta possa ser considerada relevante no exame da invenção em análise. Em
Cephalon Inc. v. Watson Pharms[2]
a Corte entendeu que uma referência ao estado da técnica não poderá antecipar
uma reivindicação se tal anterioridade não for descrita de forma suficiente
para sua implementação (a prior art
reference cannot anticipate a claimed invention if the allegedly anticipatory
disclosures cited as prior art are not enabled).
Nos Estados Unidos o 35 USC § 102(a) exige que para uma
anterioridade ser considerada válida é necessário que a invenção tenha sido
conhecida ou utilizada (known or used)
por terceiros, ou seja, as Cortes tem interpretado este “conhecimento” como algo que tenha sido disponibilizada ao público.
Em Gayler v. Wildder 51 US 477 (1850) a Suprema Corte analisou uma patente que
tratava de um cofre resistente ao fogo cuja invenção residia no material
disposto na parte interna do cofre, de forma que tal característica não era
visível em sua aparência externa. A Suprema Corte entendeu que a mera
disponibilização do cofre no comércio não configura neste caso uma
disponibilização acessível ao público da invenção exigida pelo USC § 102(a) e portanto, não poderia ser
usado como anterioridade.[3]
O Federal Circuit em decisão de
2015 em In re Morsa entendeu que a anterioridade apresentada presumia que a
invenção descrita tinha suficiência. Quando o depositante questiona a suficiência
descritiva de uma anterioridade apresentada contra seu pedido de patente, sendo
este questionamento considerado não frívolo, o ônus se desloca para o USPTO
determinar se a presunção de suficiência foi superada.[4]
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