Modelo de Utilidade na Rússia

Na Rússia os modelos de utilidade são regidos pela Lei nº 3517-I de 23 de setembro de 1992 emendada pela Lei nº 22-FZ de 7 de fevereiro de 2003 segundo a qual os modelos de utilidade não são examinados quanto aos parâmetros de patenteabilidade como novidade e aplicação industrial. [1]O artigo 5º estabelece que uma patente de modelo de utilidade é concedida para qualquer solução técnica relativa a um dispositivo que seja nova e tenha aplicação industrial. O modelo de utilidade será considerado novo se a soma de suas características essenciais não for antecipada pelo estado da técnica. Processos não são protegidos por modelo de utilidade assim como substâncias, cultura de células de plantas ou animais, microorganismos, ou quaisquer outros produtos que sejam enquadrados como aparelhos. Soluções que dizem respeito apenas alcançar necessidades estéticas igualmente não são protegidas. Para aferição da novidade o estado da técnica inclui qualquer informação publicada no mundo tendo o mesmo propósito pretendido pelo modelo de utilidade, assim como qualquer uso do mesmo dentro da Federação Russa. Aos modelos de utilidade cabe atender ao critério de novidade, mas, não o de inventividade, que é exigido apenas para as patentes de invenção. A proteção é de 10 anos, podendo ser estendida por três anos adicionais. O tempo de concessão pelo escritório russo de patentes (Rospatent) é de cerca de seis a oito meses contados do depósito do modelo de utilidade. Modelos de utilidade são usualmente concedidos para objetos tais como dispositivos mecânicos e elétricos, embalagens e garrafas, e móveis[2]

O exame formal de um modelo de utilidade leva em conta apenas a unidade do pedido, verificação da documentação e se a solução técnica pode ser enquadrada como matéria protegida por modelos de utilidade. De acordo com o artigo 1383 do Código Civil da Federação Russa não é permitido a concessão de duas patentes (uma para invenção e uma para modelo de utilidade) tendo o mesmo depositante e mesma prioridade. A segunda patente somente será concedida caso o depositante renuncie a primeira patente. Até a publicação do pedido de patente de invenção, mas não depois da concessão, um pedido de patente de invenção pode ser transformado em um pedido de modelo de utilidade e vice-versa. Se uma reivindicação de uma patente de invenção é rejeitada como não inventiva, o depositante pode dar entrada em um pedido dividido de modelo de utilidade ou converter seu pedido de patente de invenção em modelo de utilidade, desde que isto seja solicitado antes da decisão final de concessão ou indeferimento do pedido.

Existe uma prática de algumas empresas russas em depositarem pedidos de patente de modelos de utilidade para pequenos aperfeiçoamentos de aparelhos protegidos no estrangeiro. Neste caso, se o pedido original, que não é protegido na Rússia, for lançado no país, o titular do modelo de utilidade poderá iniciar uma ação de contrafação contra o produto original. Por isso, um documento preparado pela União Europeia considera recomendável depositar um pedido de patente para este produto original também na Rússia, ao menos dos produtos comercialmente mais promissores. [3]

Esta situação é apontada por vários analistas como abusiva, sendo inclusive denominada como uma forma de patent troll. [4] Eugene Arievich [5] cita como exemplo o modelo de utilidade de Oleg Tikhonenko para um absorvedor de choques usados em diversos modelos de automóveis no mundo. O titular acionou a fabricante japonesa Kayaba Industry solicitando royalties de US$ 30 milhões. O modelo de utilidade terminou anulado pela Câmara de Disputas de Patentes Russa[6].

As patentes de modelo de utilidade são consideradas mais fortes que a patente de invenção porque como estão submetidas apenas ao critério de novidade será necessário encontrar um único documento do estado da técnica que descreva todos os elementos protegidos na reivindicação do modelo de utilidade de modo a invalidar a patente de modelo de utilidade. Ademais as características presentes nas reivindicações dependentes poderão ser usadas para emendar uma reivindicação independente durante os procedimentos de invalidação da patente.[7] Os depósitos de modelos de utilidade na Rússia tem aumentado gradativamente nos últimos anos (Figura 42)

De 2013 a 2014 o depósito de modelos de utilidade descresceu levemente, em torno de 3% sendo de 13952 em 2014. Até outubro de 2014 a principal vantagem dos modelos de utilidade era o tempo de exame reduzido (seis meses contados da data de depósito) no entanto com a reforma na legislação o tempo de exame foi ampliado para 12 a 18 meses com a introdução do exame substantivo e a vigência reduzida de 13 para 10 anos. As reivindicações foram limitadas para apenas uma reivindicação independente. Uma reivindicação com duas alternativas não será considerada como uma reivindicação independente. A maior parte dos depósitos é feita por residentes. Para fins de contrafação todas as características da reivindicação de forma literal devem ser encontradas no objeto acusado de contrafação. No passado trolls de patentes recorriam ao modelo de utilidade por conta da rápida concessão, porém com a reforma reduziu-se o interesse pelos modelos de utilidade por parte dos trolls. [8]

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[1] http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189119

[2] PYLNEV, Yuri. Utility model patents: how to obtain them and how they work. 20 setembro 2010 http://www.internationallawoffice.com/newsletters/detail.aspx?g=c49ed4af-394f-4392-a306-baa6ad01ba71

[3] EUROPEAN UNION, Patent System In Russia, 2010,

http://awapatent.com/filearchive/1/19837/Patent_System_in_Russia.pdf

[4] HANSON, Anders. Playing the system: the annoyances of Russian utility models, 11 agosto 2011 http://www.awapatentipblog.com/playing-the-system-the-annoyances-of-russian-utility-models/

[5] ARIEVICH, Eugene. Patently absurd? Fear of patent trolls drives protective utility model filings, 24 maio 2010 http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=bac1b9ea-d54a-463b-bfce-3fbafcbe2a3c

[6] http://english.pravda.ru/business/companies/08-05-2009/107524-japanese_corporation-0/

[7] PYLNEV, Yuri. Combination of invention and utility model patents offers sound protection 18 junho 2012 http://www.internationallawoffice.com/newsletters/detail.aspx?g=fe42b0c7-145a-454a-b8ec-634fe518740b

[8] ROUSE, Analysis of official statistics relating to IP registration in Russia (2010 – 2014) and the operation of the Intellectual Property Rights Court (2013 – 2014), 2015, www.rouse.com